La présence de commentaires sur Facebook peuvent justifier de l’usage sérieux d’une marque de divertissement.

En l’occurrence, au regard du nombre conséquent de commentaires figurant sur les pages facebook de la marque antérieure faisant suite aux événements musicaux organisés, allant jusqu’à 350, étant souligné que toutes les personnes visualisant ces pages ne laissent pas nécessairement de commentaires, il apparaît que la marque Caribbean dream » avait acquis tant un caractère distinctif qu’une renommée pour ce type d’activités en Martinique.

En conséquence, l’utilisation du nom « caribbean dream » par son titulaire pour la maison de disques qu’il a créée, produisant des musiciens martiniquais et guadeloupéens, soit pour des activités musicales comme celles qu’avait la marque antérieure, était susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

ARRET N°



N° RG 21/00541





N°Portalis DBWA-V-B7F-CIP5

















M. [Z] [C]





C/



M. [T] [V]















COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023





Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01137 ;





APPELANT :



Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS (nom commercial DUNE), avocat plaidant au barreau de PARIS



INTIME :



Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE





COMPOSITION DE LA COUR :



L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :



Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ;





ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [T] [V] a déposé la marque Carribean dream à l’INPI le 20 mai 2008 en classes 35 et 41 sous le numéro national 08/3576207 et l’a renouvelée le 15 mai 2018.



Se prévalant d’une utilisation frauduleuse de sa marque et du rejet de sa demande d’opposition à l’enregistrement de la marque Carribean dream par M. [Z] [C], M. [V] a, par acte du 18 août 2020, fait citer celui-ci devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :



– constater la contrefaçon de la marque ‘Carribean dream’ déposée par lui,

– interdire à M. [C] de poursuivre les actes de contrefaçons sous astreinte de 100 € par jour,

– annuler l’enregistrement de la marque ‘Carribean dream’ déposée par M. [Z] [C],

– condamner M. [Z] [C] lui payer la somme de

100 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Moyens

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 02 décembre 2020, M. [Z] [C] a demandé au juge de la mise en état de :

In limine litis,

– faire sommation à M. [V] d’avoir à :

* rapporter la preuve d’un usage sérieux de l’enseigne ‘Carribean dream’ dans la classe 41 et plus particulièrement dans la catégorie ‘divertissement, activité culturelle” au cours des cinq dernières années précédant le 8 juin 2018, date du dépôt,

* rapporter la preuve qu’à la date du dépôt, soit au 08 juin 2018, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, et qu’à la date du dépôt, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle,







A défaut,



– déclarer irrecevable l’action de M. [V] en application des articles L 716-4-5, L 716-2-3 et L 716-2-4 du code de la propriété intellectuelle,

– condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance contradictoire du 06 septembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment :



– rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir sur le fondement des articles L 716-2-3 et L 716-2-4 du code de la propriété intellectuelle,

– condamné M. [Z] [C] aux dépens de la procédure incidente,

– condamné M. [Z] [C] à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue le 21 octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs d’ordonnance expressément critiqués.



Le 09 novembre 2021, le greffe de la cour a avisé le conseil de l’appelant de la fixation de l’affaire à bref délai.



L’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé par acte d’huissier du 16 novembre 2021.



M. [V] a constitué avocat le 06 décembre 2021.



Aux termes de ses premières conclusions du 19 novembre 2021, et dernières du 10 mars 2023, l’appelant demande de :



– constater l’absence de preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure dans la classe 41 par M. [V], et plus particulièrement dans la catégorie « divertissement, activité culturelle » au cours des cinq années précédant le 8 juin 2018, date du dépôt et au cours des cinq années précédant le 17 août 2020 ;

– constater l’absence de preuve qu’à la date du dépôt de la marque postérieure, soit au 8 juin 2018, la marque antérieure avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, et qu’à la date du dépôt, soit au 8 juin 2018, la marque antérieure avait acquis une renommée ;

– constater l’absence de faits de contrefaçon de la marque antérieure par la marque postérieure ;



– constater que l’ordonnance du 6 septembre 2021 a été exécutée par M. [C],

– débouter M. [V] de sa demande d’astreinte formulée sans fondement juridique,

– débouter M. [V] de sa demande d’annulation de la marque postérieure formulée sans fondement juridique,

– débouter M. [V] de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [C] et de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,



En conséquence,

– infirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 6 septembre 2021 en ce qu’elle a :



*rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir sur le fondement des articles L.716-2-3 et L.716-2-4 du code de la propriété intellectuelle,

*condamné M. [C] aux dépens de la procédure incidente,

*condamné M. [C] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

*rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau,

– faire droit aux fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir sur le fondement des articles L.716-2-3 et L.716-2-4 du code de la propriété intellectuelle,

– prononcer la recevabilité de l’appel de M. [C], de la signification de ses conclusions et pièces, ainsi que l’avis de fixation du 16 novembre 2021,

– prononcer l’irrecevabilité des actions en contrefaçon de marque et en nullité de la marque postérieure de M. [C] formée par M. [V] pour défaut de droit d’agir sur le fondement des articles L.716-2-3 et L.716-2-4 du code de la propriété intellectuelle,

– prononcer l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation formées par M. [V] sur le fondement des articles L.716-4 du code de la propriété intellectuelle et 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [V] à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions du 16 décembre 2022, l’intimé demande de :

– confirmer l’ordonnance attaquée ;

– « condamner M. [C] à 15 000€ au titre de l’article 700 NCPC »

– le condamner aux entiers dépens.



La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mars 2023.



L’affaire a été évoquée le 26 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l’ordonnance déférée.

Motivation

MOTIFS



Le juge de la mise en état, au visa des articles L 716-2-3 et L 716-2-4 du code de la propriété intellectuelle, a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] après avoir relevé que :



– M. [V] avait déposé la marque semi-‘gurative « Caribbean dream » à l’INPI le 20 mai 2008 en classes 35 et 41 sous le numéro national 08/3 576207, enregistrement publié le 19 juin 2008, cette marque étant représentée par un logo ‘Caribbean dream’ et un élément figuratif représentant l’Afrique rompant une chaîne ;

– M. [C] avait déposé une marque semi-‘gurative ‘Caribbean dream’ représentée par un logo du même nom et des feuilles de bananiers multicolores, selon dépôt à l’lNPI le 06 juin 2018, enregistré le 28 septembre 2018, dans les classes 38,41 et 43 ;

– M. [V] justifiait qu’au cours des cinq années précédant le dépôt de la marque postérieure soit entre le 06 juin 2013 et le 06 juin 2018, il avait organisé des soirées en utilisant la marque Caribbean dream, par la production de deux flyers pour des soirées en dates des 7 et 8 juillet 2013 ainsi que 6 et 7 juillet 2014, sur lesquels apparaissaient de manière évidente le logo ‘ Caribbean dream’, sans l’élément figuratif, mais aussi de captures d’écran d’un compte Facebook Caribbean dream 972 publiant des photographies de diverses soirées organisées entre le mois de juillet 2013 et le mois de juillet 2016 ;

– le logo Caribbean dream apparaissait ainsi comme l’élément dominant de la marque semi-figurative, ce que le public voyait en premier, de manière évidente, et caractérisait l’identité de la marque, peu important qu’il ne fût pas accompagné de l’élément figuratif,

– ce logo était utilisé dans le cadre des relations commerciales, avec le public mais aussi les partenaires, ainsi que le démontraient les factures des fournisseurs ; il était utilisé pour faire la publicité de la marque sur les ‘yers, des panneaux mais aussi de manière sonore puisque cette publicité avait notamment utilisé le canal de la radio FM Trace,

– il avait également été utilisé dans le cadre d’un contrat de cession de la marque Caribbean dream signé le 21 novembre 2018 entre M. [V] et [P], représentée par [F] [M] sur les catégories 35 et 41 pour une durée de 30 jours,

– cet usage correspondait aux finalités de la marque ( en classe 41).

Le juge de la mise en état a déduit de ces éléments que M. [V] justifiait d’un usage sérieux de la marque antérieure ; que la marque « Caribbean dream » avait acquis un caractère distinctif suffisant susceptible de justifier l’existence d’une confusion dans l’esprit du public ainsi qu’une renommée, étant connue du public qui participait aux événements ainsi que des partenaires commerciaux.



Il a par ailleurs considéré qu’il ne lui appartenait pas, alors qu’il n’était saisi que de la recevabilité de la demande, de déterminer l’existence ou non de la confusion dans l’esprit du public, cette détermination relevant de la seule appréciation du juge du fond.



L’appelant se prévaut des dispositions des articles L 716-4-3, L 716-4-5 et L 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes desquels le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans sur laquelle est fondée une action en nullité de marque ou contrefaçon doit apporter, sur requête du titulaire de la marque postérieure contestée, la preuve de l’usage sérieux de sa marque (tel que défini par l’ordonnance du 06 septembre 2021) pendant les 5 années qui précèdent son action mais également pendant les 5 années qui précèdent la demande de dépôt du titre contesté.



L’usage sérieux est, dit-il, l’usage conforme à la fonction essentielle de la marque, à savoir permettre l’identification de la provenance commerciale des produits et services désignés par cette dernière ; il doit être public, réel et non fictif ou symbolique.



Il prétend qu’en l’espèce, l’intimé ne rapporte pas la preuve de l’exploitation de la marque antérieure de façon incontestable ; que la marque antérieure n’est pas exploitée conformément à son enregistrement et que l’exploitation qui en est faite altère son caractère distinctif.



L’appelant soutient encore que le titre de l’intimé n’a pas acquis un caractère suffisamment distinctif au jour du dépôt de la marque postérieure pour justifier l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes entraînant la nullité de la marque postérieure, ni que la marque a acquis une renommée.



L’intimé, en réplique, affirme justifier d’une exploitation sérieuse de la marque antérieure.



Si l’appelant soutient que les pièces produites par l’intimé pour justifier de l’usage sérieux de sa marque ne sont pas probantes comme non datées, ou concernant une période antérieure à celle concernée, ou encore en ce que la marque antérieure n’y figure pas, le premier juge a pu à juste titre retenir l’usage sérieux de la marque antérieure sur la période du 06 juin 2013 au 06 juin 2018 à l’examen :



– de flyers annonçant des soirées les 07 et 08 juillet 2013, sur lesquels est mentionné la marque « Caribbean dream », et 06 et 07 juillet 2014 sur lesquels apparaissent non seulement le nom mais aussi le signe de la marque (pièce n° 14 de l’intimé),





– du compte facebook « Caribbean dream 972 » dont les copies de captures d’écran sont versées aux débats, sur lesquelles sont annoncés des événements musicaux, ou publiées des photographies prises à l’occasion de tels événements, au cours des mois de juillet 2013 à juillet 2016.



L’élément figuratif de la marque n’est certes pas systématiquement reproduit, mais le logo de la marque (« Caribbean dream ») l’est de manière très apparente et caractérise, comme l’a relevé le premier juge, l’identité de la marque.



Pour cette même raison, le changement du signe figuratif de la marque antérieure est vainement invoqué par l’appelant en ce que l’usage sérieux d’une marque peut être réalisé dans une forme qui diffère de celle sous laquelle la marque a été déposée, dès lors que ces éléments n’altèrent pas son caractère distinctif. Or, en l’espèce, le nom « Caribbean dream » a toujours été beaucoup plus apparent que le signe utilisé sur les annonces d’événements musicaux organisés sous la marque, et le changement de signe n’a donc pas altéré le caractère distinctif de cette dernière.



Par ailleurs, le fait que la société de M. [V], à laquelle sont adressées certaines des factures relatives aux supports publicitaires annonçant les soirées organisées, ait un nom (K-ebene) distinct de celui de la marque est sans incidence, dès lors que la marque elle-même est utilisée de façon publique et réelle. Ces mêmes factures sont par ailleurs relatives à l’exécution graphique ou à l’impression de la revue « Caribbean dream » dont l’activité relève ainsi des activités culturelles, soit un service de la classe 41.



S’agissant des moyens tirés de l’absence de preuve du caractère distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ou de renommée de la marque antérieure invoqués par l’appelant, l’article L 716-2-4, 2° et 3° du code de la propriété intellectuelle énonce qu’ est irrecevable :



– la demande en nullité fondée sur le b du 1° du I de l’article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis un caractère suffisamment distinctif susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public,

– la demande en nullité fondée sur le 2° du I de l’article L. 711-3 lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de cette disposition.



Au regard du nombre conséquent de commentaires figurant sur les pages facebook de la marque antérieure faisant suite aux événements musicaux organisés, allant jusqu’à 350, étant souligné que toutes les personnes visualisant ces pages ne laissent pas nécessairement de commentaires, il apparaît que la marque Caribbean dream » avait acquis tant un caractère distinctif qu’une renommée pour ce type d’activités en Martinique.



En conséquence, l’utilisation du nom « caribbean dream » par M. [C] pour la maison de disques qu’il a créée, produisant des musiciens martiniquais et guadeloupéens, soit pour des activités musicales comme celles qu’avait la marque antérieure, était susceptible de justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.



L’ordonnance sera donc confirmée quant à la recevabilité de l’action, mais aussi quant aux dépens de la procédure d’incident et aux frais irrépétibles.



Succombant en son recours, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.



Le sens de la décision et l’équité justifient la condamnation de l’appelant à payer à l’intimé la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,



CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort de France du 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;



Et y ajoutant,



CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens d’appel ;



CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à M. [T] [V] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.





Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,