République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 28/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/02257 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQS

Décision rendue le 07 janvier 2022

par l’ Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie

APPELANTE

La SAS Produits Berger

prise en la personne de son représentant légal, la SAS Groupe Berger, elle-même représentée par son représentant légal la société Berger international, elle-même représentée par son président Monsieur [G] [K]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Frédéric Fournier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

La SARL Château Berger cosmétiques

prise en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 1]

défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er juin 2022 à l’étude de l’huissier

En présence de :

L’Institut National de la Propriété Industrielle

prise en la personne de son Directeur

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Madame [S] [I] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

———————

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2023, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 21 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 13 décembre 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023

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Vu la décision du directeur général de l’INPI DC-21 011 du 7 janvier 2022,

Vu la déclaration de recours de la société Produits Berger contre la décision DC 21-011, reçue au greffe le 7 février 2022,

Vu la déclaration de recours de la société Produits Berger contre la décision DC 21-011 reçue au greffe le 06 mai 2022,

Vu l’ordonnance de jonction rendu par le conseiller de la mise en état le 23 mai 2022,

Vu les conclusions de la société Produits Berger déposées au greffe le 28 mars 2022,

Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 31 octobre 2022,

Vu les observations du ministère public reçues au greffe le 13 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2023,

SUR CE

Disjonction et jonction

Le 31 décembre 2013, la société Produits Berger a déposé la marque verbale : PARFUM BERGER enregistrée sous le n° 13 4 057 870 pour les produits des classes : 3, 4, et 11.

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie ; pot pourri ;

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles. Bois de feu ; gaz d’éclairage.

Classe 11 : Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées diffuseurs électriques de désodorisants ; lampes à catalyse ;

Le 7 janvier 2021, la société Château Berger cosmétiques a présenté au directeur général de l’INPI une demande en déchéance de la marque portant sur la totalité de la marque contestée.

Par décision du 7 janvier 2022, DC 21-011, le directeur général de l’INPI a dit que :

la demande en déchéance [DC21-0011] est partiellement justifiée ;

la société Produits Berger est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 13 4 057 870 à compter du 7 janvier 2021 pour les produits suivants :

« tous produits détachants, produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;

Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber arroser, lier la poussière ; combustibles (Y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches pour l’éclairage ; cires pour l’éclairage ; Bois de feu ; gaz d’éclairage» ;

la marque n° 13 4 057 870 est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 3 : Produits de parfumerie, pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; pots pourri ;

Classe 4 : Bougies et chandelles ;

les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.

***

Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 28 mars 2023, la société Produits Berger demande à la cour de :

la dire et juger est recevable en ses recours ;

En conséquence,

annuler ou réformer la décision du directeur de l’INPI du 7 janvier 2022 (DC 21-0011) en ce qu’elle a prononcé la déchéance de ses produits sur la marque PARFUM BERGER n° 134057870 en ce qu’elle désigne les produits suivants : « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Produits pour absorber, arroser , lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches pour l’éclairage ; cires pour l’éclairage» ;

dire que la marque verbale française PARFUM BERGER n° 134057870 demeure enregistrée pour identifier les produits suivants :

Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie ; pots pourri ;

Classe 4 : Produits pour absorber, arroser , lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; mèches pour l’éclairage ; cires pour l’éclairage» ;

Classe 11 : Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées diffuseurs électriques de désodorisants ; lampes à catalyse ; »

condamner la société Château Berger cosmétiques à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Château Berger cosmétiques aux entiers dépens ;

dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par Mme ou M. le Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tant à la société Château Berger cosmétiques ainsi qu’à M. le Directeur général de l’INPI.

Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle justifie d’un usage sérieux de la marque pour les produits des classes 3 et 4 en ce que :

Elle exploite la marque PARFUM BERGER à titre de marque sous une forme n’altérant pas le caractère distinctif de la marque, ainsi que l’a considéré le directeur de l’INPI,

Elle apporte la preuve de l’usage effectif et important de sa marque pour les produits visés à son libellé, elle produit à ce titre de nombreuses pièces notamment des bons de commandes, bons à tirer pour des étiquettes de flacons avec la mentions PARFUM BERGER Paris, catalogues, brochures ‘(19 pièces),

Les produits visés par la marque enregistrée ne correspondent pas à une sous-catégorie de produits pouvant être protégés :

s’agissant des produits identifiés en classe 3 : les produits qu’elle commercialise ont la même finalité que les autres produits de parfumerie, c’est à dire de diffuser une odeur agréable et parfumer que ce soit des intérieurs ou des corps.

La déchoir de la protection de la marque lui interdit de diversifier son offre de produit et lui porte préjudice et ne prend pas en considération, alors qu’elle est titulaire d’une marque antérieure, son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits.

Concernant les produits de classe 4, elle demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’usage de bougies et chandelles mais conteste l’exclusion des combustibles et matières éclairantes. Elle indique que la cire pour éclairage peut être utilisée comme combustible pour les bougies, de même elle soutient que les diffuseurs de parfums contiennent une mèche et que l’appréciation de l’usage sérieux doit porter sur l’ensemble des produits, il en est de même des produits destinés à absorber, arroser, lier la poussière, ces produits étant identiques à ceux utilisés dans les lampes à catalyses, il ne est de même pour les combustibles et matières éclairantes utilisées dans les lampes à catalyse

Aux termes de ses écritures reçue au greffe le 31 octobre 2022, le directeur de l’INPI sollicite le rejet du recours estimant sa décision bien fondée en ce que la société Produits Berger ne justifie pas d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits de classe 3 et 4, de sorte que la déchéance partielle est justifiée.

La déclaration de recours et les conclusions de la société Produits Berger ont été signifiés par acte d’huissier de justice, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à la société Château Berger cosmétiques n’a pas constitué avocat.

Le ministère public a formulé un avis écrit reçu au greffe le 13 décembre 2022, tendant à la réformation de la décision rendue le 7 février 2022 et l’enregistrement de la marque « pour l’ensemble des produits définis aux classes 1,3, 5, 11 et 21 ».

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

DÉCISION

Conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

L’article L.714-5 précité précise qu”est assimilé à un usage [sérieux] (‘.) :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

(‘)

3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée’.

En application de l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

L’article L.716-3-1 prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

Enfin, l’article R.716-6 1° du même code précise : ‘(…) Pour les demandes en déchéance fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance’.

La marque verbale PARFUM BERGER n° 134057870 a été enregistrée le 31 décembre 2013, le recours a été déposé le 07 janvier 2021, soit plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque.

Le recours en déchéance formé par la société Château Berger auprès du directeur de l’INPI porte sur une partie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée, à savoir les produits de classes 3 et 4 . La société a renoncé à une partie de ses demandes en déchéance de la marque pour la limiter aux produits suivants :

-classe 3 tous produits détachants, produits de parfumerie,

classe 4 huiles et graisses industrielles, lubrifiants produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, mèches pour l’éclairage, cire pour l’éclairage. Bois de feu gaz d’éclairage.

La société contestant l’usage sérieux de la marque par la société Produits Berger.

Il n’est pas contesté que la société Produits Berger doit prouver l’usage sérieux de sa marque au cours des cinq années qui ont précédé le recours en déchéance intervenu le 07 janvier 2021, soit entre le 07 janvier 2016 et le 07 janvier 2021.

La cour observe que le directeur de l’INPI a, à juste titre, relevé que la plupart des éléments produits par la société Produits Berger pour justifier de l’exploitation de sa marque datent de la période pertinente entre 2016 et 2021, la circonstance que certaines pièces ne soient pas datées ne sauraient conduire à les exclure dès lors qu’elles constituent des indices d’une exploitation continue de la marque et doivent être prises en compte dans l’appréciation globale de l’usage de cette marque.

Le directeur de l’INPI a également considéré que la société Produits Berger exploite la marque verbale LAMPE BERGER à titre de marque sous des formes modifiées n’altérant pas le caractère distinctif de la marque, ainsi en est il de l’usage des termes LAMPE BERGER-PARIS, les éléments LAMPE BERGER ayant un caractère dominant et distinctif, ce que soutenait la société Produit Berger.

La société Produits Berger conteste la décision du directeur de l’INPI qui a considéré que l’exploitation faite de la marque relève d’une sous-catégorie pouvant être isolée de la classe de produits protégés.

Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de détermination d’une sous-catégorie autonome de produits (CJUE 16 juillet 2020 aff C 714/18 P CJUE 22 octobre 2020 Ferrari SPA C-720/18) .

Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits. Ce n’est que dans l’hypothèse où n’est pas possible d’opérer de distinction à l’intérieur de la catégorie concernée que l’on doit considérer que l’usage sérieux de la marque couvre toute une catégorie.

Sur l’usage sérieux de la marque

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Sur l’usage sérieux pour les produits de parfumerie (classe 3)

Il ressort de l’extrait du BOPI produit que la marque a été enregistrée en classe 3 pour les produits suivants : « produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants produits de parfumerie ; pot pourri. »

Pour justifier de l’exploitation de la marque et de son usage sérieux, la société Produits Berger a communiqué (annexes à la pièce 13 de la société Produits Berger) des bons de commande et de livraison de produits entre 2016 et 2021, des bons à tirer pour des étiquettes de produits commercialisés sous la marque PARFUM BERGER, des catalogues édités entre 2016 et 2018, des photographies de produits, le mode d’emploi des bougies odorantes et désodorisantes, des photographies de diffuseurs de parfum d’ambiance et de bougies parfumées, des captures d’écran de plate-formes de vente, des photographies de salon professionnels où étaient exposés les produits, tous ces éléments justifient d’une exploitation de la marque et d’un usage sérieux et continu de la marque.

Il est de jurisprudence constante que le titulaire de la marque doit justifier d’un usage sérieux de la marque et son utilisation sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt et non des produits ou services similaires. (Cass Com 09 mars 2010 -09-13 231).

C’est en comparant les produits définis lors de l’enregistrement de la marque aux preuves d’usage présentées que l’on peut apprécier l’exercice par le titulaire de la marque de ses droits et apprécier les conditions de son exploitation commerciale.

En l’espèce, ainsi que l’a relevé le directeur de l’INPI, l’ensemble des éléments de preuve d’usage produits par la société Produits Berger, conformes aux produits définis au titre de la marque enregistrée, se rapportent à l’utilisation des lampes et produits de la marque dans des dispositifs destinés à la désinfection, l’assainissement ou la purification de l’atmosphère et la purification de l’atmosphère et la neutralisation des odeurs en intérieur.

En revanche il n’est pas justifié de la commercialisation de produits de parfumerie pour le corps et les personnes, pas plus que de produits détachants, et la parfumerie d’intérieur ne peut être assimilée à la parfumerie corporelle.

Dès lors, il apparaît bien que les produits enregistrés par leur finalité ne concernent qu’une partie des produits déclarés ; partant de la finalité des produits définis à l’enregistrement il est possible de déterminer que ceux-ci constituent une sous-catégorie au sein de la classe 3 : les parfums d’intérieurs cette sous-catégorie se distinguant sans difficulté des produits de cosmétologie et de parfumerie à usage corporel.

C’est d’ailleurs de l’invention de la lampe à catalyse par Maurice Berger il y a 120 ans, que la société Produits Berger tire sa notoriété et à laquelle elle se réfère dans ses catalogues concernant les diffuseurs de parfum et de bougies parfumées (pièce 13, annexe 5).

La circonstance que les produits commercialisés sous la marque PARFUM BERGER ne puissent faire l’objet de confusion avec les produits commercialisés sous la marque Château Berger est inopérante dans le cadre de la procédure en déchéance pour non usage de la marque.

La société Produits Berger critique la décision du directeur de l’INPI en ce qu’elle la prive de développer de nouveaux produits relevant de la classe 3.

La société Produits Berger revendique elle-même dans ses catalogue une spécialité de parfums d’intérieurs, aucune preuve de commercialisation de produits ayant d’autres finalités n’est démontrée, il n’est dès lors pas rapporté la preuve d’une limitation excessive de l’usage par la société Produits Berger de ses marques. Si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait commercialiser mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser des signes identiques ou similaires.

La décision de déchéance partielle au regard des preuve de l’usage de la marque ne constitue pas une entrave à l’usage par la société Produits Berger de la marque PARFUM BERGER.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du directeur de l’INPI concernant la déchéance partielle prononcée à l’égard des produits enregistrés en classe 3.

Sur l’usage sérieux des produits de classe 4

La société Produits Berger a enregistré la marque verbale PARFUM BERGER pour les produits suivants :

Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles. Bois de feu ; gaz d’éclairage.

Il ressort des pièces de la société Produits Berger que les produits commercialisés sous la marque PARFUM BERGER consistent en diffuseur de parfum et désodorisant huiles pour ces diffuseurs, et en bougies parfumées désodorisantes, les pièces communiquées et analysées ci-avant, justifient de cet usage continu et important pour la période pertinente

La société Produits Berger a renoncé en cours de procédure à l’usage de la marque pour les produits suivants « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; bois de feu ; gaz d’éclairage »

C’est à juste titre que le directeur de l’INPI a retenu s’agissant des diffuseurs de parfum qu’ils n’impliquaient aucun produit destiné à absorber, arroser ou lier les poussières, la circonstance que ces produits aient une visée désinfectante et assainissante est sans rapport avec une action sur les poussières, la décision du directeur de l’INPI ne peut qu’être confirmée sur ce point.

De même les recharges de parfum ne sauraient être assimilées à des combustibles ou essence utilisé comme combustible, c’est justement que le directeur de l’INPI a retenu que ces produits ne répondaient pas à la définition du combustible dont la finalité est de dégager de la chaleur, s’agissant des produits de la marque PARFUM BERGER, leur finalité n’est pas le chauffage, la décision sera confirmée en ce qui concerne la déchéance de la marque pour les combustibles (y compris les essences pour moteurs).

S’agissant des produits présentés dans les pièces pour justifier d’un usage sérieux de la marque, la société Produits Berger ne saurait faire référence aux lampes à catalyse qui ne sont pas commercialisées sous la marque PARFUM BERGER, laquelle ne commercialise que des produits destinés à des diffuseurs n’impliquant aucune combustion.

En revanche, il ressort des pièces produites qu’il est justifié de l’usage sérieux de la marque pour commercialiser des bougies odorantes produits utilisant la combustion de cire avec des mèches pouvant être rattachées à la sous-catégorie des matières éclairantes ; la décision du directeur de l’INPI sera partiellement infirmée concernant les matières éclairantes, mèches pour l’éclairage, cire pour l’éclairage.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité de procédure ni sur les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision du Directeur de l’INPI DC 21-011 du 07 janvier 2022 en ce qu’elle a constaté la déchéance partielle de la société Produits Berger sur la marque n° 134057870, sauf pour les produits suivants : matières éclairantes, mèches et cires d’éclairage,

Déboute la société Produits Berger de sa demande d’indemnité de procédure

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété intellectuelle.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille