Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

(n°19, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/01185 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFBOP

Décision déférée à la Cour : décision du 08 décembre 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : NL20-0087 / NG

REQUERANTE

Société MOONGY, anciennement dénommée HIQ CONSULTING CONSULTADORIA E ENGENHARIA Public Limited Company, société de droit portugais, agissant en la personne de son président en exercice, M. [E] [D] [Y] [T], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 2]

PORTUGAL

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistée de Me Anne-Laure MOYA-PLANA, avocate au barreau de PARIS, toque C 176

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. WELIOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Nantes sous le numéro 537 734 485

Représentée par Me Fanny CROSNIER, avocate au barreau de PARIS, toque D 1027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d’audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le depôt de la marque verbale BEE CONSULTING effectué auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 12 avril 2017 et publiée sous le numéro n°17 4353982 par la société française Verso Groupe et sa transmision au profit de la société Weliom selon acte inscrit au registre national des marques le 20 juillet 2020 sous le n°790904 pour désigner les services de ‘conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information’ en classe 42,

Vu la demande en nullité formée le 2 novembre 2020 auprès de l’INPI par la société portuguaise HIQ Consulting-Consultadoria e Engenharia à l’encontre de la marque BEE CONSULTING invoquant un risque de confusion au regard de sa marque antérieure complexe de l’Union européenne déposée le 6 mai 2010 et enregistrée le 8 décembre 2010 sous le numéro n° 9085382 se présentant comme suit :

pour désigner les produits et services de ‘Programmes informatiques et programmes d’ordinateurs, services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels’ en classes 9 et 42,

Vu la décision rendue le 8 décembre 2021 par le directeur général de l’INPI qui a déclaré irrecevable au sens de l’article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle la demande en nullité,

Vu le recours contre cette décision formé le 10 janvier 2022 par la société HIQ Consulting-Consultadoria e Engenharia indiquant être nouvellement dénommée Moongy,

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022 et régulièrement notifiées à l’INPI par la société Moongy, requérante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 juin 2022 et régulièrement notifiées à l’INPI par la société Weliom, défenderesse au recours,

Vu les observations de l’INPI parvenues au greffe le 15 juillet 2022 pour l’audience du 17 novembre 2022,

Le Ministère Public avisé de la date d’audience.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande en nullité de marque formée par la société Moongy

Dans ses observations en réponse devant l’INPI, le titulaire de la marque contestée a sollicité que l’opposant démontre, par la production d’éléments objectifs, que la marque antérieure qu’il invoque a fait l’objet d’un usage sérieux et régulier sur le territoire français au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, et ce pour chaque produit ou service invoqué dans l’opposition.

L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« Est irrecevable :

1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ;

2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.

Aux fins de l’examen de la demande de nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrées que pour les produits ou services pour lesquels un usage serieux a été prouvé ou de justes motifs établis».

Le directeur général de l’INPI a indiqué, par une exacte application de cet article à l’espèce qui lui était soumise, que le demandeur devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 2 novembre 2015 au 2 novembre 2020 inclus, mais également au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 12 avril 2012 au 12 avril 2017, et ce pour l’ensemble des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir :

– en classe 9 : Programmes informatiques et programmes d’ordinateurs ;

– en classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et

développement d’ordinateurs et de logiciels.

Il a par ailleurs constaté que le demandeur ne motivait pas la preuve de l’usage en lien avec les pièces qu’il produisait et considéré, au vu de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 5 de la décision n°2020-35 de l’INPI relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque que la demande en nullité présentée devait être déclarée irrecevable.

La société Moongy a produit devant la cour des pièces nouvelles et argumenté en droit et en fait par les conclusions produites à l’appui de son recours, en dernier lieu le 4 octobre 2022, l’existence de l’usage sérieux qu’elle considère avoir effectué en France sur l’intégralité des deux périodes concernées allant du 12 avril 2012 au 2 novembre 2020.

Elle demande à la cour de réformer la décision rendue le 8 décembre 2021 et ainsi statuant à nouveau :

– la déclarer recevable en son action en nullité de la marque BEE CONSULTING en ce qu’elle a démontré l’usage sérieux de la marque invoquée

– déclarer recevable la demande en nullité,

– prononcer la nullité de la marque BEE CONSULTING n°17/4353982 déposée le 12 avril 2017 pour motif relatif, à savoir l’atteinte aux droits de la marque antérieure n°9085382 BEE ENGINEERING déposée le 6 mai 2010, et partant, sa radiation du Registre national des marques de l’INPI,

– condamner la société Weliom à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

– débouter la société Weliom de l’ensemble de ses demandes,

– condamner la société Weliom aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Weliom demande à la cour à titre principal de confirmer intégralement la décision attaquée et de déclarer la société Moongy irrecevable en son action et subsidiairement de la débouter de toutes ses demandes. Elle sollicite en tout état de cause sa condamnation aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues par le jugement (sic) à intervenir, et dans l’hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire, la charge définitive de l’intégralité des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.

Le directeur général de l’INPI soutient que sa décision était justifiée au vu de la procédure qui lui était soumise mais s’en rapporte à l’appréciation de la cour au vu de tous les éléments produits par les parties et des motifs invoqués à l’appui devant elle.

Le recours dont est saisie la cour à l’encontre d’une décision du directeur général de l’INPI statuant sur une demande de nullité de marque est, en application du second alinéa de l’article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, un recours en réformation et celle-ci doit connaître de l’entier litige afin de statuer sur le recours en fait et en droit.

Dès lors, la cour n’a pas à apprécier le bien ou le mal fondé de la décision prise par le directeur général de l’INPI mais doit statuer, au regard des pièces et conclusions échangées devant elle par les parties, sur la recevabilité et le cas échéant le bien fondé de la demande de nullité présentée par la société Moongy de la marque BEE CONSULTING appartenant à la société Weliom au regard de sa marque antérieure BEE ENGINEERING BUILD TOGETHER.

La société Moongy expose qu’elle préside une société par actions simplifiée à associé unique dénommée Bee Engineering immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre depuis le 16 août 2010 appartenant au même groupe qu’elle et spécialisée dans le conseil aux entreprises dans les métiers de l’ingénierie et l’IT (nouvelles technologies) ; elle indique qu’il a été fait un usage sérieux du signe sous sa forme déposée de la marque antérieure BEE ENGINEERING BUILD TOGETHER par cette société jusqu’à la fin de l’année 2016.

La société Bee Engineering a ensuite fait usage d’un logo modifié dans ses caractéritiques figuratives et reprenant l’expression BEE ENGINEERING sans l’ajout BUILD TOGETHER se présentant comme suit :

Elle justifie l’usage de la marque première, non modifiée, sur les années 2012 à 2016 par la production :

– des ‘propositions d’assistance techniques’ fournies par la société Bee Engineering à ses clients (pièces 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.14, 2.16, 3.1, 3.2, 3.4) reproduisant la marque,

– des factures et avoirs de la société Bee Engineering (pièces 3.8, 3.9, 3.10, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10), reproduisant la marque non modifiée,

– des courriels émanant de salariés de la société Bee Engineering reproduisant la marque sous la signature, (pièces 1.2, 2.4 à 2.13, 4.4),

– des numéros de la gazette éditée par la société Bee Engineering présentant la société et son activité (pièces 2.17, 3.6, 4.2, 4.3),

– le site internet de Bee Engineering présentant ses activités (pièces 2.18, 3.7, 4.6, 5.6),

– un mémoire technique (pièce 3.5),

– des présentations et des communications émanant de la société Bee Engineering ( pièces 4.4, 4.5, 4.8).

Les éléments ainsi communiqués et explicités par la société Moongy devant la cour d’appel justifient d’un usage sérieux de la marque première, non modifiée, par la société Bee Engineering avec l’accord du titulaire de la marque sur le marché français pour les années 2012 à 2016.

Cet usage vaut, compte tenu de l’activité de la société Bee Engineering, pour l’intégralité des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité et couverts par la marque à savoir les programmes informatiques et programmes d’ordinateurs de la classe 9 et les services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels de la classe 42.

En effet, la société Bee Engineering est une société d’ingénierie et de conseil opérationnel [‘] composée d’ingénieurs d’étude, d’experts et de responsables techniques de projets intervenant dans divers domaines technologiques, notamment en matière de conseil, de gestion, d’assistance technique, de maintenance. Elle réalise pour ses clients des prestations d’analyse et de recherche dans des domaines techniques complexes. Afin de fournir ces services visés en classe 42, la société Bee Engineering développe et commercialise des programmes informatiques et programmes d’ordinateurs de la classe 9.

Dès lors, la société Moongy prouve à suffisance l’usage sérieux de sa marque antérieure BEE ENGINEERING BUILD TOGETHER au cours tant de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 2 novembre 2015 au 2 novembre 2020 inclus, que de celle de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 12 avril 2012 au 12 avril 2017, et ce pour l’ensemble des produits et services invoqués à l’appui de la demande.

L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle n’impose pas,s’agissant de la recevabilité d’une demande en nullité, qu’il soit justifié de cet usage sérieux sur l’intégralité des périodes visées et dès lors il n’est nullement nécessaire de déterminer si le nouveau logo utilisé à compter de la fin 2016 à la place du signe de la marque première, ci-dessus reproduit, constitue ou non un usage sérieux sur les années 2017 à 2020, ni si cet usage de ce logo sous une forme modifiée altère le caractère distinctif du signe.

Ainsi, la demande de nullité de marque présentée par la société Moongy doit être, au vu des éléments régulièrement produits devant la cour, déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande en nullité de marque formée par la société Moongy

L’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que:

«I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

[‘]

b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».

Sur la comparaison des produits

La marque verbale BEE CONSULTING dont la validité est contestée a été déposée pour désigner les services de ‘conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information’.

C’est à juste titre que la société Moongy expose que ces services sont similaires aux produits et services de ‘programmes informatiques et programmes d’ordinateurs, services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels’ visés par la marque première dès lors qu’ils sont fournis dans le cadre d’opérations en lien avec l’informatique, sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle et d’être dispensés par les mêmes prestataires de services à savoir des informaticiens, consultants ou ingénieurs.

Sur la comparaison des signes

La marque verbale contestée BEE CONSULTING et la marque semi-figurative antérieure BEE ENGINEERING BUILD TOGETHER telle que déposée n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Les signes en cause ont pour élément commun BEE en position d’attaque qui constitue pour les deux marques l’élément dominant et distinctif. Les autres termes, à savoir ENGINEERING BUILD TOGETHER pour la marque première et CONSULTING pour la marque contestée, sont descriptifs au regard des services visés aux enregistrements, de sorte qu’ils ne seront pas déterminants pour la comparaison dès lors que le public pertinent ne les gardera pas en mémoire.

Visuellement et phonétiquement le terme d’attaque BEE d’attaque sera le plus prégnant et essentiellement perçu par le public pertinent.

Conceptuellement, le terme BEE signifie «abeille» en anglais et renvoie au concept de l’abeille ouvrière. Il sera compris comme tel par le public pertinent recherchant des produits liés à l’informatique et ayant une certaine connaissance de l’anglais auquel s’adressent les deux marques.

La présence respective, immédiatement après le terme distinctif et dominant des deux marques (BEE), des termes « engineering » et « consulting », terminant par la même syllabe « ing » et faisant référence à des services complémentaires (les services rendus par des ingénieurs et des consultants ayant tous pour objet de développer des projets), ne fait qu’accentuer la similarité entre elles.

Ainsi, la marque contestée sera appréhendée par le public pertinent comme une déclinaison de la marque antérieure.

Les quelques différences entre les deux marques liées notamment à la présence d’éléments figuratifs et de la mention BUID TOGETHER dans la marque première sont insuffisantes à atténuer la similarité des signes dès lors que le public pertinent percevra la marque seconde comme une déclinaison de la marque antérieure.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité formée le 2 novembre 2020 auprès de l’INPI par la société HIQ Consulting-Consultadoria e Engenharia, devenue Moongy, à l’encontre de la marque BEE CONSULTING déposée le 12 avril 2017 sous le numéro n°17 4353982.

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision rendue le 8 décembre 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déclare recevable et bien fondée l’action en nullité formée par la société HIQ Consulting-Consultadoria e Engenharia, devenue société Moongy, en nullité de la marque BEE CONSULTING,

Annule la marque verbale BEE CONSULTING déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 12 avril 2017 et publiée le 12 avril 2017 sous le numéro n°17 4353982 pour désigner les service de ‘conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information’ en classe 42, et dit qu’elle sera radiée du registre national des marques,

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,

Dit n’y avoir lieu à dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les

soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente