Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 20 MAI 2011

(n° 123, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08597.

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2007 – 3ème Chambre 3ème Section (RG n° 06/12588) – Ordonnance du juge de la mise en état du 07 Mai 2009 – 3ème Chambre 2ème Section (RG n° 08/01981) – Tribunal de Grande Instance de PARIS

APPELANTS :

– S.A.R.L. RMS NETWORK

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1],

– Monsieur [N] [U]

demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour,

assistés de Maître Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque E 2038.

INTIMÉE :

S.A. ILIAD

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2],

représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assistée de Maître Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 2186.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ, conseillère,

Madame NEROT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société ILIAD est titulaire de droits sur la marque dénominative ANNU n° 1752039 déposée le 9 mai 1989 (régulièrement renouvelée) pour désigner les ‘banques de données et services de vidéotexte’ ainsi que sur la marque semi-figurative ANNU n° 97/661 (le A y est représenté en blanc sur fond noir) déposée le 30 janvier 1997 (régulièrement renouvelée) pour désigner notamment la ‘publicité, gestion de fichiers informatiques, la location de temps d’accès à un centre serveur de base de données’.

Elle dispose également de codes télématiques, 3617 ANNU pour exploiter un service de ‘recherche d’une personne à partir de son numéro de téléphone, recherche inversée, recherche à l’envers, recherche d’une personne à partir de son nom, multicritères’ et du service audiovisuel ANNU pour un service de recherche d’abonnés par téléphone, par télécopie et par nom.

Elle est également titulaire depuis le 20 février 1997 du nom de domaine ‘annu.com’.

Ayant pris connaissance de l’existence d’un site internet ‘LOVEANNU’ édité par la société RMS NETWORK qui proposait ‘un portail de la rencontre, des dialogues et des soirées’ avec des rubriques comportant notamment des annuaires (des meilleurs sites de rencontre, sites rencontre et annuaire X) et de la marque semi figurative ‘L’veannu’ déposée le 9 avril 2004 par son gérant, Monsieur [N] [U], pour désigner notamment la ‘gestion de fichiers informatiques, publicité en ligne sur un réseau informatique, entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement, traitement et stockage des données personnelles à caractère nominatif’ la société ILIAD a mis en demeure la société RMS NETWORK, par lettre recommandée avec AR du 14 février 2005, de ne plus utiliser le signe ‘Loveannu’ déposé à titre de marque et exploité par la société RMS NETWORK comme code d’accès internet, nom de domaine acquis le 31 décembre 2002.

Après réponse de ces derniers indiquant qu’à leur sens il n’existait pas de risque de confusion et qu’ils étaient ouvert à toute discussion, et ne recevant aucune réponse de la société ILIAD, la société RMS a assigné devant le tribunal de commerce la société ILIAD, par acte du 28 octobre 2005 qui s’est dessaisi par jugement du 22 décembre 2006 au profit du tribunal de grande instance de Paris (voir pièce n° 63). Cette dernière a, par acte du 20 janvier 2006 assigné la société RMS et Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.

Par jugement du 21 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la société RMS NETWORK en exploitant le nom de domaine ‘loveannu.com’ pour accéder à un site internet de rencontres et de référencement, sans l’autorisation de la société ILIAD a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque ANNU N° 1 752 029 au détriment de sa titulaire, dit que par ces mêmes actes, la société RMS NETWORK en usurpant les codes télématiques et internet dont la société ILIAD est titulaire a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, dit que Monsieur [U] en déposant la marque LOVEANNU enregistrée sous le n° 04 3 285 106, sans l’autorisation de la société ILIAD a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque ANNU n° 1 752 029 et a porté atteinte à la renommée de cette marque au détriment de sa titulaire, interdit la poursuite de ces actes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la présente procédure, prononcé la nullité de la marque n° 04 3 285 106 pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement, dit que la décision devenue définitive sera transmise à l’INPI pour inscription sur le registre national des marques, condamné la société RMS NETWORK à transférer à ses frais à la société ILIAD le nom de domaine ‘loveannu’, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai de deux mois après la signification de la décision, dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, en temps que de besoin, autorisé la société ILIAD à faire procéder directement aux formalités de transfert auprès de l’unité d’enregistrement NETWORK SOLUTIONS, condamné Monsieur [U] à payer à la société ILIAD la somme de 10 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la société RMS NETWORK à payer la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Postérieurement à ce jugement et par acte du 29 janvier 2008, la société RMS a assigné la société ILIAD devant le tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité des marques n° 1 752 029 et 97 661 680 et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance des droits de la société ILIAD sur ces deux marques. Par ordonnance du 7 mai 2009, le juge de la mise en état s’est dessaisi au profit de la présente cour.

C’est dans ces circonstances que les deux affaires ont été jointes.

Par leurs dernières conclusions du 3 mars 2011, les appelants prient la cour de réformer la décision et de :

– à titre principal, prononcer la nullité des marques ANNU n° 1 752 029 et semi-figurative n° 97 661 680,

– à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de ces deux marques,

– en tout état de cause, débouter la société ILIAD de l’ensemble de ses demandes,

-condamner la société ILIAD à restituer à la société RMS NETWORK l’URL ‘L’ veannu’ et à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 955 891,66 euros TTC au titre du préjudice financier, 24 714 euros au titre de la perte d’investissement, celle de 30 933,06 euros au titre du préjudice lié aux pertes financières, celle de 486 000 euros au titre du préjudice lié à la perte d’inscriptions, celle de 150 000 euros au titre du préjudice lié à la perte d’affiliations, celle de 25 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de marchés, celle de 15 000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’image, celle de 18 544,09 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, toutes ces sommes étant à parfaire,

– condamner la société ILIAD à payer à Monsieur [U] la somme de 1 681,50 euros à parfaire en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

– ordonner la publication judiciaire de la décision sur les sites WWW.ANNU.COM, dans les journaux ’20 minutes’, ‘la tribune’ et les ‘échos’ aux frais de la société ILIAD, sous astreinte,

– condamner la société ILIAD à payer à la société RMS NETWORK et à Monsieur [U] la somme de 7500 euros à chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures du 11 févier 2011, la société ILIAD conclut à la confirmation du jugement sauf en ce que sa demande en contrefaçon de la marque ANNU n° 97 661 680 a été rejetée et sur le montant des dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs, demande à la cour de juger que les actes litigieux constituent également la contrefaçon de la marque ‘ANNU’ n° 97 661 680 en ce qu’elle désigne les services de ‘publicité, gestion de fichiers informatiques, location de temps d’accès à un centre serveur de base de données’, de condamner in solidum la société RMS NETWORK et Monsieur [U] au paiement d’une somme complémentaire de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, autoriser la société ILIAD à rendre accessible le dispositif de la décision à partir du nom de domaine LOVEANNU.COM et ce pendant une durée de trois mois, autoriser des mesures de publication pour une somme globale de 20 000 euros HT aux frais des appelants, prononcer l’intégralité des condamnations financières in solidum, rejeter l’intégralité des demandes et ajoutant condamner in solidum Monsieur [U] et la société RMS NETWORK au paiement d’une somme supplémentaire de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 10 mars 2011.

Par conclusions du 11 mars 2011 la société ILIAD demande d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer un nouveau calendrier, cela principalement en raison du décès de la mère du conseil de l’intimée.

Par conclusions du 18 mars 2011 les appelants s’opposent à cette demande, faisant valoir qu’il avait été sollicité le report de la date des plaidoiries et non pas de la date de clôture et qu’en outre, les conclusions déposées en dernier lieu le 3 mars 2011 par eux ne contiennent pas de moyens nouveaux.

SUR CE, LA COUR :

SUR LA PROCÉDURE :

Considérant que selon les dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; qu’en l’espèce, ainsi que le font observer les appelants, la cause grave invoquée (le décès de la mère du conseil de l’intimée) était connue antérieurement au prononcé de la clôture et a justifié le report de la date des plaidoiries ; que le report de la clôture n’a pas été demandé lors de l’audience de mise en état ; qu’en outre, les conclusions du 3 mars 2011 ne comportent aucun moyen nouveau ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de la clôture ;

SUR LE FOND :

Considérant que les appelants exposent sans en tirer de conséquence sur la recevabilité que la demande relative à la marque semi figurative est une demande nouvelle ; que néanmoins, il ressort de la lecture du jugement que la marque en cause était invoquée ; que cet argument sera écarté ;

Sur la demande en nullité des marques de la société ILIAD :

Considérant que les appelants font essentiellement valoir par de longs développements qu’alors que les marques sont exploitées pour des services d’annuaire, elles ont été déposées pour des services autres, soutenant que les dépôts n’auraient pas été acceptés, le terme ‘annu’ étant générique pour des annuaires ; que la société ILIAD a ainsi tenté de contourner les dispositions du Code de la propriété intellectuelle sur l’interdiction de déposer des termes génériques ;

Considérant qu’il convient de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être faite à la date de son dépôt, par rapport aux produits et services visés et non pas par rapport à l’exploitation qui peut en être faite ;

Considérant en conséquence que l’argumentation liée au défaut de distinctivité du terme ‘annu’ par rapport à des services d’annuaire n’est pas pertinente, n’étant au surplus pas démontré qu’à la date des dépôts c’est à dire pour la marque verbale le 9 mai 19889 et pour la marque semi-figurative le terme ‘annu’ le 30 janvier 1997 aurait été générique pour désigner de tels services ;

Considérant qu’en outre, bien qu’évocateur du mot ‘annuaire’, ce signe n’en constitue pas pour autant l’abréviation générique ; qu’il ne se trouve dans aucun dictionnaire ; qu’il n’est versé aux débats aucun article de presse ni aucun autre document dans lequel ce terme serait utilisé pour désigner des annuaires ; que l’usage invoqué par les appelants de la présence de cette abréviation dans des noms de domaine ne détruit pas le caractère distinctif des marques en cause, la société ILIAD faisant valoir de manière pertinente qu’elle agit le plus souvent contre les titulaires de ces sites utilisateurs de noms comportant le terme ‘ANNU’ ; que ce signe est donc de nature à remplir la fonction essentielle de la marque, les consommateurs le percevant comme indiquant la provenance des services en cause ;

Que la demande en nullité des deux marques invoquées sera rejetée ;

Sur la demande en déchéance :

Considérant que les appelants font valoir que les marques en cause invoquées selon les actes de cession versées aux débats que lors de leur acquisition par la société ILIAD, respectivement le 19 juillet 1999 et le 18 décembre 2000, elles n’étaient pas exploitées alors que les services 3617 ANNU et ANNU.COM existaient, qu’ainsi les investissements publicitaires concernaient d’autres marques et non les marques ANNU qui leur sont opposées et que la société ILIAD ne justifie d’aucun investissement publicitaire après 2001 ; qu’elles exposent encore que la société ILIAD dispose de nombreuses autres marques contenant le terme ANNU et qu’elle doit donc rapporter la preuve de l’exploitation sérieuse et non équivoque de chacune des marques pour les produits et services déposés, à titre de marque et non pas à titre de nom de domaine ; qu’ils soutiennent encore essentiellement que la société ILIAD ne rapporte pas la preuve d’un usage du terme pour des services de télécommunication et que, selon eux l’exploitation d’un annuaire n’est pas similaire à une base de données, laquelle est commune à tout site internet ; qu’en outre, la marque semi-figurative n’est pas exploitée telle que déposée ;

Considérant que la société ILIAD soutient en premier lieu que la demande en déchéance est irrecevable en ce qu’elle vise tous les services désignés dans les dépôts alors qu’elle n’oppose les marques que pour certains ; que sur le fond, elle estime apporter des éléments de nature à prouver l’exploitation sérieuse et non équivoque dans la période de cinq ans précédent la demande, soit durant la période du 29 janvier 2003 au 29 janvier 2008 ;

Considérant qu’en effet, la société ILIAD oppose sa marque dénominative ANNU pour les ‘banques de données et services de vidéotexte’ et sa marque semi-figurative pour ‘la publicité, gestion de fichiers informatiques, la location de temps d’accès à un centre serveur de base de données’ ; que dès lors les appelants ne sont recevables à en solliciter la déchéance que pour les services qui leur sont opposés, seuls ceux-ci présentant avec la demande principale un lien suffisant au sens de l’article 70 du Code de procédure civile, que l’argumentation relative aux services de télécommunication sera donc écartée ;

Considérant que selon les dispositions de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits ; qu’il importe donc peu que les marques n’aient pas été exploitées dès l’origine ;

Considérant que pour rapporter la preuve de l’exploitation de la marque semi-figurative ANNU, pour la ‘publicité, gestion de fichiers informatiques, la location d’accès à un centre serveur de bases de données’, la société ILIAD se réfère à des extraits d’écran du site internet ‘annu.com’ de septembre 2004 à janvier 2008 (pièces n° 26) qui portent mention de ce terme pour accéder à des banques de données et qui de ce fait est relative à un service de gestion de fichiers informatiques, les différents renseignements recherchés sur le service ANNU étant contenus dans des fichiers informatiques gérés par ce service, que ce service concerne également la location d’accès à un centre serveur de bases de données puisque l’utilisateur doit payer la connexion au serveur où est installée la base de données du service ; que sur ces pages écrans figurent également des publicités de sorte que le service de publicité est également exploité ; que ces documents sont confortés par un constat d’huissier du 21 janvier 2008 sur le service Annu et par le rapport d’expert de janvier 2008 établi dans le cadre d’une autre procédure sur les chiffres d’utilisation des données annuaires et de renseignements téléphoniques relatifs aux connexions et appels sur les services annu pour la période de mars 2004 à août 2007 ;

Qu’il est opposé que la marque exploitée ne serait pas celle déposée en ce qu’il lui est adjoint le signe ® ; que toutefois, cette adjonction ne modifie nullement la marque elle-même ; qu’en conséquence, la société ILIAD a rapporté la preuve d’un usage sérieux et non équivoque durant la période litigieuse de la marque pour les services susvisés ;

Considérant que cette preuve est également rapportée pour la marque verbale ‘ANNU’ qui est selon les impressions d’écran 3617 ANNU du 24 janvier 2008, complétées par les constatations relevées par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 19 mai 2005 soit durant la période litigieuse, exploitée de manière sérieuse pour désigner un service de base de données et un service de vidéotexte ;

Considérant que les demandes en déchéance pour défaut d’exploitation seront donc rejetées ;

Sur la déchéance sur le fondement de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle :

Considérant que les appelants se prévalent de la reprise du terme ‘annu’ dans de nombreux sites pour en conclure que la marque serait devenue du fait de la société ILIAD la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; qu’en l’espèce, le terme ‘ANNU’ est utilisé fréquemment pour désigner un annuaire ; que les marques n’ont été utilisées qu’à partir de 2004 sur ANNU.Com alors que le terme était déjà usuel ; que des sites gouvernementaux l’utilisent dans leur URL pour désigner des annuaires et que la société ILIAD l’utilise également dans ses métatags et par l’intermédiaire de la marque ‘AnnuTel’ ; que seul le code télématique 3617 ANNU était connu ;

Considérant que selon les dispositions de l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, ‘encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service’ ;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est nullement démontré que le terme ‘annu’ serait devenu une désignation usuelle pour les services opposés ; qu’il se trouve certes, ainsi que l’avancent les appelants dans des noms de domaine internet ; que toutefois, il n’est pas prouvé que cet usage serait généralisé et utilisé par l’ensemble du public pour les services de banque de données, de gestion de fichiers informatiques, services de vidéotexte, de publicité et de location de temps d’accès à des centres serveurs ;

Considérant, par ailleurs, que pour que la déchéance pour dégénérescence puisse être acquise, il est nécessaire qu’elle résulte du comportement du titulaire de la marque ;

Or considérant qu’en l’espèce, la société ILIAD démontre s’être à de nombreuses reprises opposée à l’usage du terme ‘annu’ par des tiers ; qu’elle a, ainsi que le montrent les nombreuses décisions mises aux débats (pièces 123 à 127, 41 à 43, 110 de la société ILIAD), engagé des procédures judiciaires; qu’il lui est d’ailleurs fait reproche d’avoir une telle attitude d’obstruction, ainsi que cela ressort des contestations relatives à ses actions (pièces 114 à 123 de la société ILIAD) ;

Qu’en conséquence, il n’existe aucune abstention de la part de la société ILIAD dans la défense de ses marques ; que cette demande sera rejetée ;

Sur la renommée du terme ‘Annu’ :

Considérant que les appelants contestent la notoriété des marques déposées, faisant valoir que tous les documents mis aux débats (notamment les investissement publicitaires, les spots publicitaires) par la société ILIAD afin de prouver cette notoriété sont relatifs au code télématique 3617 ANNU et quelque fois ANNU.COM mais jamais à ANNU seul ; qu’ils soutiennent que le sondage commandé par la société ILIAD à la société TNS DIRECT relatif à la notoriété du service ANNU est contestable dans ses résultats, la question ‘Connaissez-vous ANNU, service d’annuaire inversé ne serait-ce que de nom ”, étant formulée d’une manière orientée et trompeuse qui induisait une seule réponse, ou affirmative ou négative, ce qui restreignait considérablement la portée de l’enquête ; que ce sondage ne donne pas davantage de précision sur le panel de population consulté alors que les sondages doivent être réalisés auprès d’un échantillon représentatif du public ; qu’ils font encore observer que leur bonne foi est totale dans la mesure où cette enquête a été effectuée deux ans après la création du site et huit mois après le dépôt de la marque L’veannu ; qu’enfin, à chacun des signes correspondent des logos différents de sorte que le consommateur moyen ne peut leur trouver une origine commune;

Considérant que ce dernier argument ne peut prospérer dans la mesure où chacun des signes comporte l’élément ANNU qui est l’élément commun essentiel, signe de ralliement de la clientèle ;

Considérant que s’il est constant que la société ILIAD a, avant le dépôt de la marque, exploité le code télématique 3617 ANNU, il ne peut être soutenu avec pertinence que le public était attaché au service en raison de l’énoncé du chiffre (3617), code d’accès à un service minitel également attribué à d’autres sites ; que l’enquête de la société TNS DIRECT réalisée en 2004 a été effectuée, en déterminant contrairement à ce que soutient les appelants un panel représentatif du public (échantillon de 1000 personnes suivant les quotas de répartition de lieux, d’âge, de sexe et de répartition professionnelle) ; qu’il a été posé deux questions, la première de manière générale sur l’usage d’un annuaire inversé, la seconde axée sur la connaissance du terme Annu pour un annuaire inversé ; que ce sondage qui a été pratiquée suivant des méthodes définies ne peut être écarté ; que les réponses apportées aux questions ne sont pas remises en cause par les critiques faites par les appelants dès lors qu’il n’apparaît pas que les réponses auraient été dirigées ;

Considérant que ce sondage met en évidence qu’en 2004 le terme ‘ANNU’ est connu pour un annuaire inversé par 53 % du ‘grand public’, et par 72 % des utilisateurs de ce type de services ;

Qu’il est en outre versé aux débats un rapport de Monsieur [K], établi dans le cadre d’une autre procédure, qui a mis en évidence un ‘usage global important’ de l’ensemble des connexions réalisées avec le terme Annu pour la période de mars 2004 à août 2007, représentant une moyenne mensuelle de 3 600 000 clients par mois ;

Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ILIAD soutient à juste titre que les marques qu’elle invoque sont connues d’une large partie du public ; qu’elle sont renommées dans les configurations qu’elles adoptent respectivement et en ce qu’elles comprennent le terme ANNU à l’exclusion de tout autre signe dénominatif ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que les appelants soutiennent que la société ILIAD a acquis les marques en 1999 et 2000 et n’a commencé leur exploitation qu’à compter de 2004 alors que la société RMS exploitait depuis 2002 le site, soit antérieurement à la société ILIAD, ce qui exclut tout grief de contrefaçon à son égard ; qu’ils insistent sur le fait que les premiers juges ont commis une méprise sur la dénomination L’veannu, en l’écrivant en deux mots ;

Qu’ils exposent essentiellement que le contenu du site ‘loveannu.com’ exploité ne recoupe aucun des services de la société ILIAD et que les signes en cause ne peuvent être confondus ; qu’ils ne font aucune argumentation spécifique au titre des produits et services visés par la marque déposée par Monsieur [U] ;

Considérant que pour la société ILIAD, contrairement à ce qu’a dit le tribunal, la marque semi-figurative est également contrefaite par l’usage qui est fait du terme Annu sur le site ‘loveannu’ et par le dépôt de la marque ;

Considérant qu’il sera rappelé que la marque semi-figurative contestée ‘L’veannu’ comporte en dehors de ce terme, un L dont la branche inférieure se prolonge sur toute la longueur de ce vocable et une stylisation de papillon, à côté de la finale ‘nu’ ; que si les représentations exactes du signe ne peuvent être transcrites avec fidélité, il ne peut toutefois être fait reproche aux premiers juges d’avoir estimé dans leur analyse que le vocable comportait deux termes séparés ;

Considérant que cette marque n° 04 3 285 106 a été déposée le 9 avril 2004 par Monsieur [U] pour désigner les produits et services des classes 35, 39 et 41 suivants : ‘diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, cartes de visite, échantillons), reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques, organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication notamment via internet, publications de textes publicitaires, locations d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, relations publiques, traitement et stockage des données personnelles à caractère nominatif, organisation de voyages, d’activités culturelles, réservation de places de voyage, entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement, services de billetterie, à savoir réservation de places de voyage, réservation de places pour spectacles, activités culturelles et artistiques, publication de photographies, organisation d’exposition à but culturel ou éducatif, organisation de colloques, de conférences, productions de films, organisation de concours en matière de divertissement, services de jeux en ligne à partir d’un réseau informatique, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, services de loisirs, organisations de soirées, à savoir service de discothèque, de bar’ ;

Considérant que cette marque est exploitée par la société RMS sous le nom de domaine www.loveannu.com et, ainsi qu’il a été relevé par un constat de Maître [R], huissier de justice en date du 16 novembre 2005, il est proposé aux internautes : un ‘annuaire des meilleurs sites de rencontres’ comportant diverses catégories (adultes sites classés X, bisexuels, sites spécialisés bisexuels, gays sites spécialisés gay, lesbiens, sites spécialisés lesbiens, libertins sites coquins, et tous publics), un classement des pages les plus lues, des rubriques d’actualité sur des sujets liés au sexe, des sites labellisés, des produits dans la ‘sexy boutique’ offerts à la vente, un forum de discussion, et aux annonceurs, un service de régie publicitaire ;

Considérant que comme l’a relevé exactement le tribunal, les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle qu’il convient de déterminer si l’exploitation du site sous le nom de loveannu constitue la contrefaçon des deux marques opposées et s’il en est de même de la marque déposée par Monsieur [U] ;

Sur l’identité et la similarité des produits et services :

– sur l’exploitation du site internet :

Considérant que les appelants font principalement valoir que l’exploitation qui est faite du signe LOVEANNU sur le site internet ne peut porter atteinte aux deux marques qui lui sont opposées ; que selon eux, leur site est un site de rencontres et d’échanges ‘libres et sans tabou’ et ne présente aucune similarité avec des services de télécommunications réservés aux seuls prestataires techniques, d’autant que la charte graphique des portails est totalement différente ; que le tribunal a inexactement qualifié leur site ‘d’annuaires de sites de rencontre’ alors qu’il est exclusivement un portail de rencontres offrant une multitude de services ;

Qu’ils soulèvent encore que la société ILIAD a elle-même commis des infractions pour lesquelles elle a été condamnée, poursuivie par la société FRANCE TELECOM qui se plaignait d’un piratage de banque de données ;

Qu’ils soutiennent encore que le langage et les codes internet sont particulièrement précis et rigoureux de sorte qu’en tapant le signe loveannu, le public n’est nullement dirigé sur le terme annu ;

Considérant cela exposé que les poursuites qui ont pu être menées à l’encontre de la société ILIAD sont inopérantes en l’espèce pour apprécier l’existence d’actes de contrefaçon à son encontre ; qu’il est également indifférent que les utilisateurs qui tapent le terme ‘loveannu’ ne soit pas dirigés sur les sites annu, les actes de contrefaçon reprochés tenant à la reprise du vocable annu dans celui de loveannu ;

Considérant que l’argumentation des appelants selon laquelle les services exploités ne seraient pas les mêmes ne saurait être retenue, le tribunal ayant très exactement dit qu’il est proposé sur ce site un annuaire de sites de rencontres, ainsi que l’a mis en évidence le constat susvisé ; qu’il s’en déduit que les renseignements relatifs aux divers sites rassemblés sont inscrits sur des bases de données, activité qui est identique à celle protégée par la marque figurative ; que la marque semi-figurative en ce qu’elle protège la gestion de fichiers informatiques et la location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; que c’est toutefois à juste titre que les premiers juges ont retenu que les activités de régie publicitaire du site et de publicité de la marque semi figurative n’étaient ni identiques ni similaires ;

– sur la marque déposée :

Considérant que le tribunal a exactement dit que les produits désignés par la marque Loveannu sont soit identiques soit similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques opposées qui visent des banques de données, services de vidéotexte, la publicité, la location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données, à l’exception des services ‘d’organisation de voyages, d’activités culturelles, service de billetterie à savoir réservation de places de voyage, réservation de places pour spectacles, activités culturelles et artistiques, publication de photographies, production de films, organisation de concours et divertissement, services de loisirs, organisation de soirées, à savoir service de discothèque, de bar’ ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant en ce qui concerne la comparaison des signes, qui pour la marque de Monsieur [U] comporte les éléments figuratifs ci-dessus décrits accompagnant le terme ‘L’veannu’, le tribunal a de manière pertinente, après avoir fait une exacte approche visuelle, phonétique et conceptuelle, et en tenant compte des différents facteurs (notamment la proximité des produits et services et la notoriété du terme annu) retenu que dans l’impression globale des signes, il existait un risque de confusion pour un consommateur moyennement attentif en raison de la prédominance du terme annu qui subsiste malgré l’adjonction en accroche du terme love qui par sa signification immédiatement comprise dans la langue française par le terme ‘amour’ n’est que faiblement distinctif, les éléments figuratifs ne suffisant pas à éviter tout risque de confusion ou d’association entre les signes pour un consommateur moyennement attentif ;

Qu’il sera seulement ajouté que l’atteinte ainsi portée par la marque de Monsieur [U] et l’exploitation qui en est faite l’est à l’encontre des deux marques ANNU opposées par la société ILIAD et non seulement à la marque verbale ANNU ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu’il n’avait pas retenu la contrefaçon de la marque n° 97/661 ; qu’il n’y a toutefois pas lieu d’allouer des dommages supplémentaires à la société ILIAD, son préjudice étant exactement réparé par les sommes allouées par les premiers juges ;

Sur l’atteinte à la marque de renommée :

Considérant que l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 11 décembre 2008, dispose que ‘l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour les produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée’ ;

Considérant qu’il a été ci-dessus dit que la marque était une marque de renommée car connue d’une partie significative du public concerné, soit l’utilisateur de sites internet ;

Considérant que la société ILIADE doit rapporter la preuve de ce que l’exploitation faite pour des services non similaires est une exploitation injustifiée ou qui lui porte préjudice ;

Considérant que l’exploitation d’un site qui comporte notamment une rubrique constituée de sites de rencontre, même s’il ne présente pas de caractère pornographique, laisse croire à tout le moins que la société ILIAD titulaire des marques ‘annu’ invoquées accepte le développement de rencontres ‘légères’ ; que les appelants ne peuvent valablement opposer à la société ILIAD le fait qu’elle exploiterait elle-même des sites également pornographiques alors que les sites invoqués ne sont pas exploités sous les marques en cause ; qu’il ne peut être davantage opposé à la société ILIAD qu’elle était connue pour exploiter des minitel rose, ce fait n’étant pas démontré et les marques ANNU n’étant pas attachées à un tel contenu ;

Qu’il ressort de ces éléments que la société ILIAD apporte la preuve que l’exploitation faite pour des services non similaires à ceux visés par les marques dans une perspective de rencontres légères ou érotiques lui porte préjudice ;

Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont dit que le dépôt de la marque Loveannu et l’usage qui en est fait pour désigner les produits et services non similaires à ceux des marques ANNU (parmi lesquels figurent les services culturels, de distraction, l’organisation d’exposition..etc.) portait atteinte à leur renommée ; que le jugement sera confirmé ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que les appelants soutiennent que la demande fondée sur la concurrence déloyale n’est pas justifiée dans la mesure où il n’est pas démontré un préjudice distinct de celui qui résulterait de la contrefaçon et qu’il n’existe aucune tentative de détournement de clientèle ;

Mais considérant que cette demande est fondée sur l’usage du terme loveannu sur le site internet qui par la reprise du terme annu porte préjudice aux sites exploités sous le nom de Annu.Com ou 3617 Annu ; qu’il s’agit donc d’un acte distinct de ceux retenus au titre de la contrefaçon, constituée pour l’atteinte à la marque ;

Considérant que pour les raisons ci-dessus mentionnées, si la présentation de ces sites est totalement distinct, la reprise du terme ANNU dans la désignation loveannu est suffisante à constituer un acte déloyal par le risque de confusion qu’il engendre auprès le public qui est susceptible de croire que ce site est une déclinaison du site ‘annu’ ; que le jugement sera encore confirmé ;

Sur la demande en dommages et intérêts des appelants :

Considérant que la société RMS soutient que la ‘faute de la société ILIAD dans son procédé commercial est incontestable’, qu’elle a laissé croire que la société RMS avait adopté des procédés commerciaux déloyaux en s’attribuant la marque d’autrui et qu’en jetant ainsi le discrédit sur le site internet, son attitude a eu forcément pour conséquence de restreindre le nombre de partenaires commerciaux potentiels, ce qui lui a causé un préjudice certain ;

Considérant qu’en appel, les appelants se plaignent du comportement de la société ILIAD depuis le jugement et notamment lors du transfert du nom de domaine ; qu’elle a en effet, selon eux, eu un comportement de mauvaise foi, en prétendant que le nécessaire n’avait pas été fait pour le transfert ; que ce comportement de mauvaise foi s’est manifesté tout au long de la procédure en ne répondant pas à leurs courriers, et en les laissant poursuivre leur activité sans les mettre en garde sur le risque encouru, en transcrivant de manière erronée le signe en deux mots alors qu’il s’agit d’un tout indivisible ; que l’ensemble de ces agissements ont porté atteinte à l’image de la société RMS de sorte que cette dernière sera contrainte pour rétablir son image auprès des internautes d’engager des investissements publicitaires substantiels ;

Mais considérant que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande dans la mesure où il a été fait droit aux demandes en contrefaçon de la société ILIAD ; que même si la société ILIAD ne s’est pas montrée très bienveillante à l’égard de la société RMS, en ne répondant notamment pas au courrier par lequel la société RMS disait être prête à la discussion, il n’est pas démontré que la société ILIAD aurait, tant avant l’introduction de l’instance que postérieurement au jugement, outrepassé ses droits et jeté le discrédit sur la société RMS ; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que Monsieur [U] reproche à la société ILIAD d’avoir publié la décision de première instance (pièce n° 93) avec l’indication non seulement de son nom mais également de son adresse personnelle et de lui avoir ainsi causé un préjudice moral ;

Considérant que le jugement n’avait pas prononcé de mesure de publication ; qu’ainsi en prenant l’initiative d’une publication sur un site internet en donnant des indications sur Monsieur [U], la société ILIAD a commis une faute au préjudice de ce dernier ; qu’il convient d’allouer à Monsieur [U] afin de réparer son préjudice la somme de 1 000 euros ;

Considérant que la société ILIAD demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il avait rejeté les mesures de publication ; que toutefois, celles-ci ne sont pas nécessaires, que le jugement sera de ce chef confirmé ;

Que les autres mesures d’interdiction, de nullité, de transfert et de publication à l’INPI seront confirmées ;

Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à la société ILIAD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon fondée sur la marque semi-figurative n° 97/661,

Infirmant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que Monsieur [U] et la société RMS ont commis des actes de contrefaçon de cette marque,

Dit n’y avoir lieu d’allouer de dommages et intérêts supplémentaires,

Rejette la demande en nullité des marques n° 1752039 et 97/661,

Rejette la demande en déchéance des marques n° 1752039 et 97/661,

Condamne la société ILIAD à payer à Monsieur [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la publication de la décision de première instance,

Condamne in solidum Monsieur [U] et la société RMS à payer à la société ILIAD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société RMS et Monsieur [U] aux entiers dépens,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,