Le dépôt, par la société Passat, de la marque verbale française FESTILIGHT n’est pas en lui-même constitutif de contrefaçon et ne peut donc ouvrir droit à une indemnisation de ce chef .

En revanche, le manquement par la société Passat à son engagement, contracté aux termes du protocole transactionnel, de faire procéder, dans un délai de huit jours maximum à compter de la signature du dit protocole, au retrait de cette marque en demande accélérée, engage sa responsabilité contractuelle et ouvre droit, sur ce fondement, à une indemnisation du préjudice qui en est résulté pour la société Festilight.

Il est en effet constant que la société Passat a attendu le 12 février 2019 pour retirer la marque litigieuse, accusant ainsi un retard de près de quinze mois dans l’exécution de son obligation contractuelle. L’indemnité de 5.000 euros allouée par le tribunal à la société Festilight procède d’une juste appréciation des circonstances de la cause et suffit à réparer le préjudice subi de ce chef

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/06373 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBYBP

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°19/01969

APPELANTE

S.A. PASSAT, agissant en la personne de son directeur général et président du conseil d’administration et/ou de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Immatriculée au rcs de Versailles sous le numéro 342 721 107

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Sandrine BOUVIER-RAVON plaidant pour l’association COUSIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 159

INTIMEE

S.A.S. FESTILIGHT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Troyes sous le numéro 414 314 898

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240

Assistée de Me Thomas LANGE plaidant pour la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X Y, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme X Y a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme X Y, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme X Y, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

— dit sans objet les demandes de la société Festilight tendant au retrait et à la cessation d’exploitation de la marque française FESTILIGHT n°4 359 431,

— dit que, en tardant à demander le retrait de la marque n°4 359 431 et en commercialisant postérieurement au 30 juin 2018 des projecteurs d’images LED dans un emballage reproduisant la marque FESTILIGHT simplement recouverte d’un autocollant, la société Passat a manqué à ses obligations contractuelles selon protocole d’accord du 7 novembre 2017 et commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne FESTILIGHT n° 3 866 217 dont la société Festilight est titulaire,

En conséquence :

— condamné la société Passat à verser à la société Festilight les sommes de 150.000 (cent cinquante mille) euros en réparation de la contrefaçon de marque, et de 5.000 (cinq mille) euros au titre du non-respect de l’obligation de demander dans les 8 jours, de manière accélérée, le retrait de la marque française n°4 359 431,

— fait interdiction à la société Passat d’utiliser dans la vie des affaires la dénomination FESTILIGHT pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne FESTILIGHT n°3 866 217, et notamment de commercialiser, directement ou indirectement, des projecteurs d’images LED dans un conditionnement marqué FESTILIGHT même après apposition sur cette marque d’un autocollant portant une autre dénomination, sous astreinte de 500 euros par produit vendu passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant sur six mois,

— ordonné le retrait de l’intégralité des produits litigieux encore en stock, où qu’ils se trouvent, et la destruction, aux frais de la société Passat, de tous les emballages contrefaisants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant sur six mois,

— ordonné à la société Passat de cesser ou faire cesser la diffusion,en ligne ou dans les magasins, de toute vidéo représentant un projecteur d’image LED dans un conditionnement marqué FESTILIGHT de manière visible,

— s’est réservé la liquidation des astreintes,

— débouté la société Festilight de sa demande tendant à la publication judiciaire de la décision,

— condamné la société Passat à verser à la société Festilight la somme de 5.000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Passat aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 15 mai 2020 par la société Passat (SA) .

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021 par la société Passat, appelante, qui demande à la cour, de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

— débouter la société Festilight de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Passat fondées sur un manquement contractuel,

— débouter la société Festilight de l’intégralité de ses demandes en contrefaçon,

A titre subsidiaire,

— réduire le montant des condamnations mises à la charge de la société Passat à une somme qui ne saurait être supérieure à celle de 6.500 euros,

— condamner la société Festilight à réparer les conséquences dommageables de l’exécution du jugement à laquelle s’est livrée la société Passat, et en particulier, rembourser à la société Passat le trop-versé avec intérêt au taux légal, et condamner la société Festilight à rembourser à la société Passat les conséquences dommageables de la destruction du stock de produits, à savoir, la somme de 23.772 euros,

En tout état de cause,

— rejeter toutes les demandes de la société Festilight y compris les demandes de liquidation d’astreinte et/ou d’expertise,

— condamner la société Festilight à payer à la société Passat la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Festilight à payer à la société Passat les entiers dépens de première instance et d’appel dont recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021 par la société Festilight (SAS), intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Passat à lui verser les sommes de 150.000 euros en réparation de la contrefaçon de marque et 5.000 euros au titre du non-respect de l’obligation de demander dans les 8 jours, de manière accélérée, le retrait de la marque verbale française n°4359431, et, statuant à nouveau, de :

— dire et juger que la société Passat a manqué à ses obligations contractuelles découlant du protocole du 7 novembre 2017 en :

— s’abstenant de procéder au retrait de la marque française FESTILIGHT n°4359431 du 5 mai 2017, en demande accélérée, dans un délai de 8 jours suivant la conclusion du protocole transactionnel,

— s’abstenant de récupérer les Produits Litigieux détenus en stock par ses clients au plus tard le 30 juin 2018, afin qu’aucun produit litigieux ne demeure proposé à la vente, quel que soit le canal de distribution concerné, au-delà du 30 juin 2018, afin de cesser toute commercialisation ou distribution des produits litigieux,

— s’abstenant de procéder à la destruction des Produits litigieux détenus en stock ou récupérés par la société Passat à la date du 30 juin 2018,

— ne limitant pas le nombre de produits litigieux qu’elle a mis sur le marché à 40.000 exemplaires,

— effectuant une fausse déclaration affirmant qu’elle n’avait passé aucune commande de produits litigieux au-delà de 50.000 produits,

— s’abstenant de supprimer de toute copie de la vidéo litigieuse en circulation,

— dire et juger que la société Passat a commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits de la société Festilight sur la marque de l’Union européenne FESTILIGHT n°3866217 du 11 juin 2004 en :

— maintenant en vigueur la marque FESTILIGHTn°4359431postérieurement au 30 juin 2018, jusqu’au 12 février 2019,

— offrant à la vente, postérieurement au 30 juin 2018, des produits litigieux dans leur emballage initial revêtu du signe FESTILIGHT simplement recouvert d’un sticker,

— reproduisant le signe postérieurement au 30 juin 2018 sur les stickers censés masquer le signe FESTILIGHT initialement apposé sur les Produits Litigieux,

— offrant à la vente, postérieurement au 30 juin 2018, des produits litigieux dans leur emballage initial reproduisant un nouveau signe sur le sticker apposé par la société Passat,

— offrant à la vente, postérieurement au 30 juin 2018, des produits litigieux sous emballage et dénomination FESTILIGHT le 7 août 2018, notamment via le site Amazon, Jardicom ou ManoMano,

— offrant à la vente, postérieurement au 30 juin 2018, des produits litigieux sous emballage et dénomination FESTILIGHT et/ou reproduisant le signe FESTILIGHT dans le descriptif du produit et dans l’URL, notamment via les sites Amazon et TV Caddy,

— diffusant la vidéo de promotion des produits litigieux sur Internet postérieurement au 30 juin 2018,

— facilitant la diffusion d’une vidéo promotionnelle des Produits Litigieux mis en vente par la société CPC, reproduisant le signe litigieux FESTILIGHT, sur Youtube,

— condamner la société Passat à payer à la société Festilight la somme de 1.524.280 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement de la société Passat à ses engagements contractuels et en réparation de l’atteinte portée aux droits de la société Festilight sur la marque de l’Union européenne FESTILIGHTn°3866217 du 11 juin 2004,

— rejeter toutes les demandes de la société Passat,

— liquider les astreintes ordonnées en première instance et au besoin, désigner un expert aux frais de la société Passat, afin de déterminer avec exactitude les quantités de Produits litigieux commandés, vendus, retirés du marché, détruits, et notamment :

— le nombre de projecteurs d’images LED commercialisés, directement ou indirectement par la société Passat dans un conditionnement marqué FESTILIGHT même après apposition sur cette marque d’un autocollant portant une autre dénomination, afin de calculer le montant de l’astreinte de 500 euros par produit vendu passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision du tribunal judiciaire, l’astreinte courant sur six mois,

— le nombre d’emballages contrefaisants non détruits par la société Passat passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision du tribunal judiciaire, afin de déterminer le montant de l’astreinte de 50 euros par jour de retard courant sur six mois,

— condamner la société Passat à verser la somme de dix mille (10.000) euros à la société Festilight au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à la somme de cinq mille (5.000) euros allouée par le tribunal,

— condamner la société Passat aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de Me Legrain, huissier de justice, ayant procédé à la réalisation du constat en date du 7 août 2018, et dire qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2021.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, précédemment visées, des parties.

Il suffit de rappeler que la société Festilight, spécialisée dans la conception et la commercialisation de décorations lumineuses et festives, est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne FESTILIGHT n°3 866 217 enregistrée le 11 juin 2004 dans les classes 9, 11 et 28, tandis que la société Passat, ayant pour activité la vente assistée par l’image, a déposé le 5 mai 2017 la marque verbale française FESTILIGHT n°4 359 431 dans les mêmes classes et l’a utilisée pour la commercialisation d’un projecteur d’images LED destiné à produire des effets lumineux, notamment sur les façades des habitations, afin de les décorer.

Les deux parties se sont rapprochées et ont signé, le 7 novembre 2017, un protocole d’accord transactionnel par lequel la société Passat s’est engagée à retirer, sous huitaine en demande accélérée, la marque FESTILIGHT litigieuse et, pour le 30 juin 2018 au plus tard, à en cesser toute exploitation, à récupérer et détruire les ‘produits litigieux’ encore en stock et à supprimer toute copie de la vidéo promotionnelle diffusée sur Internet représentant les ‘produits litigieux.

Ayant constaté le 7 août 2018 que la société Passat avait manqué à l’exécution de ses obligations, la société Festilight, suivant acte d’huissier de justice du 8 février 2019, a fait délivrer assignation à la société Passat devant le tribunal de grande instance de Paris pour répondre des griefs de violation du protocole d’accord transactionnel du 7 novembre 2017 et de contrefaçon de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne FESTILIGHT n°3 866 217.

La société Passat a, en définitive, retiré la marque FESTILIGHT litigieuse, le 12 février 2019.

Le tribunal a retenu les griefs invoqués par la société Festilight sans toutefois lui allouer l’intégralité des dommages-intérêts demandés. Le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, la société Passsat persistant à contester les demandes formées à son encontre tandis que la société Festilight les maintient, faisant en outre valoir que la société Passat n’aurait pas exécuté les mesures, notamment d’interdiction, prononcées par les premiers juges et demandant à ce titre à la cour de liquider, au besoin après expertise, l’astreinte prononcée par le tribunal.

Ceci posé, il importe d’observer que, selon le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 7 novembre 2017, qui définit, en son préambule, le ‘Produit Litigieux’ comme désignant ‘un produit dénommé FESTILIGHT-projecteur d’images LED Intérieur-Extérieur’, la société Passat a contracté les engagements suivants :

— ’procéder auprès de l’INPI et à ses frais, dans un délai de huit (8) jours maximum à compter de la signature du présent Protocole, au retrait de la marque française ‘FESTILIGHT’ n°4359431 du 5 mai 2017, en demande accélérée, et à justifier auprès du conseil de la société Festilight (i) du dépôt de la demande de retrait de la Marque Litigieuse, (ii) et de la notification du retrait effectif de la marque litigieuse par l’INPI’;

— ’renoncer définitivement et sans réserve, à proposer, présenter et/ou distribuer à titre gratuit ou onéreux tout produit ou service qui reproduirait ou imiterait la marque verbale de l’Union européenne FESTILIGHT n°3866217 du 11 juin 2004 visée en préambule, notamment sur ses produits, brochures commerciales et/ou publicitaires, sites Internet, enseigne, et/ou plus généralement à quelque titre que ce soit dans le cadre de son activité, au plus tard le 30 juin 2018″ ;

— ’cesser toute exploitation de la marque litigieuse et cesser toute commercialisation ou distribution, par quelque moyen et dans quelque pays que ce soit, des Produits Litigieux, au plus tard à compter du 30 juin 2018, et à répercuter cette obligation auprès des sociétés du groupe auquel elle appartient, de ses fournisseurs, et de ses clients (notamment grossistes et distributeurs)’;

— ’récupérer les Produits litigieux détenus en stock par ses clients au plus tard le 30 juin 2018, afin qu’aucun Produit Litigieux ne demeure proposé à la vente, quel que soit le canal de distribution concerné, au-delà du 30 juin 2018″ et ‘procéder à la destruction de tous les Produits Litigieux qu’elle détiendrait en stock ou aurait récupéré à la date du 30 juin 2018″ étant précisé que ‘jusqu’à cette date, la société Passat s’engage à ne mettre sur le marché que les produits litigieux fabriqués à la date du 21 septembre 2017, dans la limite de 40.000 produits au maximum. En tant que de besoin, la société Passat déclare n’avoir passé aucune commande et/ou aucune demande de réapprovisionnement de Produits Litigieux (directement ou par personne interposée) auprès de son fournisseur postérieurement au 21 septembre 2017, et s’engage pour l’avenir à ne passer aucune nouvelle commande ou demande de réapprovisionnement de produits litigieux (directement ou par personne interposée) auprès de son fournisseur’.

— ’au plus tard le 30 juin 2018, supprimer ou faire supprimer toute copie de la Vidéo Litigieuse en sa possession, diffusée sur Internet, et/ou diffusée notamment dans les magasins afin de promouvoir le Produit Litigieux’ ;

La société Festilight s’est quant à elle engagée ‘moyennant le strict respect par la société Passat de ses engagements (…) à renoncer à son encontre à toute instance, action, réclamation et prétention de quelque nature qu’elle soit, relative au litige exposé au préambule’.

Il découle des termes du protocole que, dans l’hypothèse où la société Passat ne le respecterait pas, la société Festilight recouvrirait le droit d’agir à son encontre, en particulier au fondement de la contrefaçon de ses droits de marque, à raison de l’exploitation par la société Passat de la dénomination FESTILIGHT pour la commercialisation des ‘Produits Litigieux’ à savoir des projecteurs d’images lumineux.

Ainsi, et contrairement à ce que parait soutenir la société Passat dans les motifs mais non pas dans le dispositif de ses écritures, la société Festilight est recevable à invoquer les manquements de la société Passat à l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 7 novembre 2017 qui, s’ils sont avérés, lui ouvrent le droit d’agir à l’encontre de la société Passat au fondement de la contrefaçon de ses droits de marque.

Sur les manquements par la société Passat à ses engagements contractuels,

Pour contester avoir manqué à l’exécution du protocole d’accord transactionnel, la société Passat fait valoir que c’est dans le parfait respect de ses engagements contractuels qu’elle a apposé, à compter du 30 juin 2018, sur les emballages de ses projecteurs lumineux, qu’ils soient détenus en stock ou exposés à la vente, un auto-collant masquant totalement la marque FESTILIGHT et portant la mention ‘Nightstars’. Elle souligne qu’il n’est pas contesté que la dénomination critiquée n’était apposée que sur l’emballage extérieur du projecteur et non pas sur le projecteur lui-même, en conséquence de quoi, cette dénomination, masquée par un auto-collant, n’était plus visible sur aucun produit vendu. Concernant la vidéo relative à un ‘projecteur d’images LED Festilight’ accessible en ligne sur le site internet Youtube, la société Passat soutient qu’elle ne permet pas la vente du produit mais seulement sa présentation et qu’il n’y a donc pas d’usage de la dénomination litigieuse dans la vie des affaires. Elle ajoute que les usages de cette dénomination, rencontrés sur différents sites marchands, ne sont pas de son fait, et relève en particulier, sur le site Amazon, que le projecteur d’images incriminé y est proposé à la vente par une société tierce non identifiable.

Or, ainsi qu’il est exactement constaté par la société Festilight, le nouveau conditionnement des projecteurs d’images de la société Passat, constitué d’un emballage en carton dont il est versé aux débats un exemplaire original ( pièce n°12 de la société Passat), présente, certes, sur une des faces rectangulaires de l’emballage, la mention ‘Nightstars’ apposée sur un auto-collant recouvrant la mention FESTILIGHT qui y était apposée à l’origine, mais laisse apparaître, sur la face opposée, la dénomination FESTILIGHT. C’est en vain que la société Passat prétend que cette dénomination serait à peine visible alors qu’elle ressort distinctement en jaune sur un fond bleu nuit et qu’elle figure en partie supérieure de l’emballage. C’est encore en vain que la société Passat observe que cette dénomination incluse dans l’ensemble ‘Festilight Projettore d’immagini LED’ ne serait pas perceptible par le public français. Si l’emballage carton comporte la désignation du produit dans différentes langues de l’Union Européenne, il n’est pas contesté, que le produit, tel que conditionné, est destiné au public français auquel il est proposé à la vente, en conséquence, la dénomination litigieuse FESTILIGHT qui apparait sur l’emballage, dans les conditions précédemment évoquées, est parfaitement accessible à ce public.

Il résulte de ces observations que la société Passat a failli à son engagement contractuel de ‘ renoncer définitivement et sans réserve’ à reproduire et à exploiter la dénomination FESTILIGHT pour la commercialisation de ses produits.

Au surplus, il est établi , par un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 janvier 2019, que la vidéo promotionnelle consacrée au ‘projecteur d’images LED FESTILIGHT’ demeurait disponible sur le site internet Youtube. La société Passat est mal fondée à prétendre que l’objet de cette vidéo est de présenter le produit et non pas de le vendre dès lors qu’elle s’est engagée, en toute hypothèse, selon le protocole, à ‘supprimer ou faire supprimer toute copie de la vidéo litigieuse diffusée sur Internet’, au plus tard le 30 juin 2018. La société Passat ne saurait utilement arguer ne pas être à l’origine de la diffusion qui lui est reprochée dès lors qu’il lui incombait, ainsi qu’elle s’y était engagée, de supprimer ou faire supprimer, le 30 juin 2018 au plus tard, toute diffusion de la vidéo litigieuse et qu’elle ne justifie pas, au demeurant, ainsi qu’il a été relevé par les premiers juges, avoir mis en oeuvre, auprès du site Youtube, les moyens propres à obtenir le retrait de cette vidéo.

Il est enfin montré, par un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 août 2019, qu’un produit désigné ‘Projecteur LED Festilight 6 ambiances avec télécommande’ était offert à la vente sur le site marchand Amazon. La société Passat n’est pas pertinente à soutenir, non sans mauvaise foi, que l’offre en vente de ce produit ne lui serait pas imputable, le vendeur identifié sous le nom de ‘TasPasMieux’, se révélant être, au vu des ‘Informations vendeur détaillées’ fournies par le site, la société Passat dont le numéro d’immatriculation au registre du commerce et l’adresse du siège social sont également renseignés. Ainsi, la société Passat a encore manqué à son engagement de cesser toute utilisation de la dénomination FESTILIGHT pour la commercialisation et la distribution de ses produits par quelque moyen que ce soit y compris en ligne.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu à la charge de la société Passat la violation du protocole d’accord transactionnel conclu le 7 novembre 2017.

La société Passat ayant failli dans l’exécution du protocole transactionnel, la société Festilight est en droit d’agir à son encontre en contrefaçon de ses droits de marque, sans que puisse lui être opposé le renoncement à agir auquel elle n’a consenti, aux termes du dit protocole, que ‘moyennant le strict respect par la société Passat de ses engagements’.

Sur la contrefaçon des droits de marque de la société Festilight,

Force est pour la cour de constater que si la société Passat demande, dans le dispositif de ses écritures, de ‘débouter la société Festilight de l’intégralité de ses demandes en contrefaçon’ , elle ne développe aucune critique des motifs énoncés par le tribunal pour retenir à sa charge des actes de contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne n° 3 866 217 FESTILIGHT dont est titulaire la société Festilight et se limite à contester tout manquement au protocole d’accord transactionnel du 7 novembre 2017.

Il ressort du jugement que le tribunal, ayant à bon droit rappelé les dispositions de l’artticle 9 du règlement (UE) n°2017 /1001 du 14 juin 2017 et de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, a exactement retenu, par une juste appréciation des faits de la cause, que la société Passat s’est livrée à une exploitation contrefaisante de la marque verbale de l’Union européenne n° 3 866 217 FESTILIGHT appartenant à la société Festilight, qu’elle a reproduite, sans autorisation, pour désigner des projecteurs d’images LED, produits identiques à ceux couverts par la marque, qu’elle commercialise en magasins et sur Internet.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu à l’encontre de la société Passat des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société Festilight.

Sur les mesures réparatrices,

La société Passat n’est pas fondée à prétendre que la société Festilight poursuit une double indemnisation du chef de l’inexécution contractuelle et du chef de la contrefaçon.

Les premiers juges ont à juste titre observé que le dépôt, par la société Passat, de la marque verbale française FESTILIGHT n° 4 359 431 n’est pas en lui-même constitutif de contrefaçon et ne peut donc ouvrir droit à une indemnisation de ce chef . En revanche, le manquement par la société Passat à son engagement, contracté aux termes du protocole transactionnel, de faire procéder, dans un délai de huit jours maximum à compter de la signature du dit protocole, au retrait de cette marque en demande accélérée, engage sa responsabilité contractuelle et ouvre droit, sur ce fondement, à une indemnisation du préjudice qui en est résulté pour la société Festilight. Il est en effet constant que la société Passat a attendu le 12 février 2019 pour retirer la marque litigieuse, accusant ainsi un retard de près de quinze mois dans l’exécution de son obligation contractuelle. L’indemnité de 5.000 euros allouée par le tribunal à la société Festilight procède d’une juste appréciation des circonstances de la cause et suffit à réparer le préjudice subi de ce chef . Le jugement est confirmé sur ce point.

Quant au préjudice de contrefaçon, l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’il est tenu compte, pour fixer les dommages-intérêts, des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Pour demander par voie d’appel incident l’octroi d’une indemnité de 1.524.280 euros, la société Festilight expose que cette somme correspond à la marge de 40 euros par produit dont elle a été privée à raison des 38.107 produits vendus ou restant à vendre par la société Passat après le 30 juin 2018 ( 40 x 38.107 = 1.524.280 ).

Au regard des éléments dont dispose la cour et en particulier des informations contenues dans le protocole d’accord transactionnel du 7 novembre 2017, la société Passat a fait fabriquer, à la date du 18 octobre 2017, un nombre total de 50.000 projecteurs marqués Festilight, dont, à la même date, 40.000 étaient mis sur le marché et 10.000 détenus en stock, soit par la société Passat soit par une société du même groupe.

Il a été exactement relevé par le tribunal, et il n’est pas contesté, que la société Festilight, dans le cadre du protocole d’accord transactionnel précité, a autorisé la société Passat à écouler les 40.000 produits d’ores et déjà mis sur le marché sauf à ce qu’elle prenne ses dispositions ‘afin qu’aucun Produit Litigieux ne demeure proposé à la vente, quelque soit le canal de distribution concerné, au-delà du 30 juin 2018″.

Il doit être en outre constaté que les parties sont convenues d’une ‘indemnité transactionnelle globale, ferme et définitive’ de 20.000 euros qui a été réglée par la société Passat à la société Festilight à la signature du protocole d’accord.

Le tribunal, qui n’est pas critiqué sur ce point, a retenu que l’indemnité ainsi convenue couvre les produits écoulés avant la signature du protocole d’accord, dont le nombre non contesté est de 7.776, mais également les 40.000 produits supplémentaires que la société Passat était autorisée à commercialiser jusqu’au 30 juin 2018.

La société Passat indique avoir vendu, à la date du 30 juin 2018, un nombre total de 26.836 projecteurs et, après le 30 uin 2018, 7.759 projecteurs dont le conditionnement a été modifié par l’apposition d’un auto-collant . Ainsi qu’il a été précédemment observé, elle est mal fondée à prétendre que ces produits ne seraient pas contrefaisants, dès lors que le conditionnement modifié laisse apparente, sur l’une de ses faces, la dénomination FESTILIGHT.

La société Passat prétend que sa marge moyenne unitaire serait de 1,75 euros et que le tribunal aurait commis une erreur en l’estimant à 16,75 euros, chiffre qui correspond en réalité au prix moyen unitaire du produit. Force est toutefois de constater que ses allégations sont démenties par les comptes, certifiés conformes par son commissaire aux comptes, qu’elle verse aux débats ( pièces n°8 et n°15) et d’où il ressort qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 807.398 euros au titre de la vente des produits litigieux entre le 1er janvier 2017 et le 10 avril 2019 pour une quantité de 28.636

exemplaires, ce qui établit, en moyenne, le prix unitaire à 28,19 euros HT (pièce n°8) et d’où il ressort encore qu’elle a réalisé, sur la même période, sur la quantité vendue, une marge brute de 402.540 euros (pièce n°15). .

Le tribunal n’est donc pas critiquable pour avoir retenu une marge unitaire de 16,75 euros pour la société Passat, ce qui établit le bénéfice indû du contrefacteur à la somme de 116.385 euros. Il doit être tenu compte par ailleurs du gain manqué pour la société Festilight qui ne saurait excéder le montant maximum de 310.360 euros sur la base d’une marge unitaire alléguée, mais dont il n’est pas justifié, de 40 euros. Il doit être tenu compte enfin de l’atteinte portée à la marque qui se trouve banalisée et partant, dévalorisée, raison de sa reproduction contrefaisante.

En l’état de l’ensemble de ces éléments d’appréciation le préjudice de contrefaçon a été justement fixé par le tribunal, qui est approuvé de ce chef, à la somme de 150.000 euros.

Sur les autres demandes,

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions sur les mesures accessoires d’interdiction, de retrait et de destruction ainsi qu’en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

La société Festilight demande à la cour de liquider les astreintes ordonnées en première instance et, au besoin, de désigner un expert, aux frais de la société Passat, afin de déterminer avec exactitude les quantités de Produits Litigieux commandés, vendus, retirés du marché, détruits, et notamment :

— le nombre de projecteurs d’images LED commercialisés, directement ou indirectement par la société Passat dans un conditionnement marqué FESTILIGHT même après apposition sur

cette marque d’un autocollant portant une autre dénomination, afin de calculer le montant de l’astreinte de 500 euros par produit vendu passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision du tribunal judiciaire, l’astreinte courant sur six mois,

— le nombre d’emballages contrefaisants non détruits par la société Passat passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision du tribunal judiciaire, afin de calculer le montant de l’astreinte de 50 euros par jour de retard courant sur six mois.

Il importe de rappeler que selon les dispositions du jugement déféré, le tribunal a :

— fait interdiction à la société Passat d’utiliser dans la vie des affaires la dénomination FESTILIGHT pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne FESTILIGHT n°3 866 217, et notamment de commercialiser, directement ou indirectement, des projecteurs d’images LED dans un conditionnement marqué FESTILIGHT même après apposition sur cette marque d’un autocollant portant une autre dénomination, sous astreinte de 500 euros par produit vendu passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant sur six mois,

— ordonné le retrait de l’intégralité des produits litigieux encore en stock, où qu’ils se trouvent, et la destruction, aux frais de la société Passat, de tous les emballages contrefaisants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant sur six mois,

— ordonné à la société Passat de cesser ou faire cesser la diffusion en ligne ou dans les magasins, de toute vidéo représentant un projecteur d’image LED dans un conditionnement marqué FESTILIGHT de manière visible.

La société Passat conclut, dans le dispositif de ses écritures, au rejet des demandes en liquidation des astreintes mais ne développe pas de motifs sur le fond. Elle n’oppose pas, en particulier, d’objection à la compétence de la cour pour connaître des demandes.

En l’espèce, le tribunal, ainsi qu’il en a la faculté, s’est expressément réservé le pouvoir de liquider les astreintes qu’il a ordonnées. Il résulte de l’effet dévolutif de l’appel que la cour, qui confirme par le présent arrêt le jugement en toutes ses dispositions, est compétente pour connaître des demandes tendant à voir liquider ces astreintes.

Il importe d’observer qu’il incombe à la société Festilight de rapporter la preuve de l’inexécution par la société Passat de la disposition du jugement lui interdisant d’utiliser dans la vie des affaires la dénomination FESTILIGHT pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne FESTILIGHT n°3 866 217 et de commercialiser, directement ou indirectement, des projecteurs d’images LED dans un conditionnement marqué FESTILIGHT même après apposition sur cette marque d’un autocollant portant une autre dénomination. Force est de constater qu’elle ne rapporte pas cette preuve et qu’elle demande à la cour, pour pallier cette carence, l’organisation d’une expertise judiciaire.

Or, l’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et ne saurait être ordonnée.

Il s’ensuit que la société Festilight doit être déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte assortissant la mesure d’interdiction prononcée à l’encontre de la société Passat.

Il incombe en revanche à la société Passat de rapporter la preuve de ce qu’elle a exécuté l’obligation, mise à sa charge, de retirer et de détruire l’intégralité des produits litigieux encore en stock, où qu’ils se trouvent. Il s’agit en effet d’une obligation de faire dont il lui appartient de justifier de l’exécution.

Force étant de constater que selon les énonciations du protocole d’accord transactionnel du 7 novembre 2017, 10.000 produits litigieux se trouvaient à la date du 18 octobre 2017 détenus en stock soit par la société Passat soit par une société du même groupe et que la société Passat ne justifie avoir, conformément au jugement, retiré et détruit l’intégralité des produits litigieux encore en stock, où qu’ils se trouvent, détenus en stock, l’astreinte assortissant l’obligation non exécutée doit être liquidée.

Cette astreinte, courant sur six mois, a été fixée à 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Il convient dès lors de la liquider à la somme de 9.000 euros (50 euros x 30 jours x 6 mois).

Il y a lieu d’observer enfin que la société Festilight ne demande pas d’astreinte au titre d’un manquement, qu’elle n’invoque pas, de la société Passat à la disposition du jugement lui ordonnant ‘de cesser ou faire cesser la diffusion, en ligne ou dans les magasins, de toute vidéo représentant un projecteur d’image LED dans un conditionnement marqué FESTILIGHTde manière visible’.

Le sens de l’arrêt conduit à débouter la société Passat de sa demande, mal fondée, tendant à voir la société Festilight condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables dont elle aurait souffert à raison de l’exécution du jugement étant en outre observé que la dépense de 23.772 euros, dont elle demande le remboursement, ne correspond pas, ainsi qu’elle le prétend, à des frais de destruction de produits litigieux, mais aux frais exposés pour voir apposer sur les produits litigieux les auto-collants précédemment évoqués, lesquels ont été inutiles, ainsi qu’il résulte des motifs de l’arrêt, à faire disparaître des produits litigieux toutes mentions de la dénomination FESTILIGHT.

L’équité commande de condamner la société Passat à payer à la société Festilight la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel qui comprennent les frais de constat par huissier de justice et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.

Succombant à l’appel la société Passat en supportera les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société Passat à payer à la société Festilight la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant la disposition du jugement ordonnant à la société Passat ‘le retrait de l’intégralité des produits litigieux encore en stock, où qu’ils se trouvent, et la destruction, aux frais de la société Passat, de tous les emballages contrefaisants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte courant sur six mois’,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires aux motifs de l’arrêt,

Condamne la société Passat à payer à la société Festilight la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel qui comprennent les frais de constat par huissier de justice et la déboute de sa demande formée à ce même titre,

Condamne la société Passat aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente