COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 411

Rôle N° 11/17430

SARL EXPERTIMA

[E] [Y]

C/

Société ION ENTERPRISES LTD

Grosse délivrée

le :

à :

BOISSONNET ROUSSEAU

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1057.

APPELANTS

SARL EXPERTIMA,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean pierre GASNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [Y] exerçant sous le nom commercial PG CONSEIL EAU-ECONOMIE ENVIRONNEMENT

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean pierre GASNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société ION ENTERPRISES LTD,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sylvie BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

Le 23 janvier 1989 la S.A.R.L. EXPERTIMA s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés avec pour gérant Monsieur [L] [Y].

La société britannique ION ENTERPRISES LTD a déposé auprès de l’OFFICE EUROPEEN DES BREVETS le 24 janvier 1994 un brevet européen d’invention ayant pour titre par réacteur, qui lui a été délivré le 16 ou 26 mars 1997 sous le n° EP 0 680 457 B2. Les caractéristiques de cette invention sont définies en particulier dans la 1ère des 30 revendications :

‘Dispositif et traitement de fluides comportant :

‘. une entrée de fluide (moyen [tube] A);

‘. une sortie de fluide (moyen B);

‘. un moyen de définition d’une cavité (moyen C) s’étendant entre ladite entrée et ladite sortie;

‘. un moyen diélectrique [du plastique qui est mauvais conducteur de l’électricité] de définition des canaux (moyen D) se composant d’un matériau diélectrique situé dans ladite cavité entre ladite entrée et ladite sortie et s’étendant sur une partie de la longueur de ladite cavité dans la direction d’écoulement depuis ladite entrée vers ladite sortie, ledit moyen diélectrique de définition de canaux divisant ladite cavité en une multiplicité de premiers canaux allongés qui s’étendent mutuellement sur une même distance sur au moins une partie de leur longueur dans ladite direction d’écoulement et qui sont délimités, au moins partiellement, par un matériau diélectrique;

‘. un moyen métallique de définition de canaux (moyen E) se composant d’un métal destiné à former une anode sacrificielle, le moyen métallique de définition de canaux étant situé dans ladite cavité, soit en amont, soit en aval dudit moyen diélectrique de définition de canaux, s’étendant sur une autre partie de ladite cavité dans ladite direction d’écoulement et définissant au moins un autre canal allongé;

‘. une chambre (moyen F) formée entre ledit moyen diélectrique de définition de canaux et ledit moyen métallique de définition de canaux, destinée, lors de son utilisation, à promouvoir un mouvement turbulent de fluide s’écoulant dans le dispositif et un mélange de fluide en provenance de canaux respectifs’.

Selon ce brevet l’eau s’écoule successivement dans les canaux du moyen diélectrique, puis dans la chambre, et dans les canaux du moyen métallique, tantôt divisée à travers ces 2 canaux, tantôt rassemblée en un flux unique dans cette chambre; cette succession favorise un mouvement turbulent de l’eau et génère des changements de pression, d’où la formation de petites bulles provoquant une précipitation de colloïde et de sels, laquelle évite la croissance de formations cristallines dures d’aragonite et de calcite dans les systèmes de canalisation; ce dispositif, qui permet de lutter contre la formation de tartre dans les canalisations d’eau, présente l’avantage de ne pas faire appel à une source externe d’électricité ou de chaleur.

Le 19 décembre 1995 a été conclu entre la société ION et la société EXPERTIMA un c’est-à-dire un accord de distribution concernant des produits ION de diverses dimensions.

L’acronyme correspond à .

La société ION a déposé la marque verbale :

– française le 6 novembre 1998 sous le n° 98 758 194 en classe 11;

– communautaire le 20 avril 1999 sous le n° 1 151 125 en classes 11 et 37.

Le contrat de distribution précité du 19 décembre 1995 a été résilié début 1999 par la société ION.

La société EXPERTIMA a déposé le 23 juin 1999 la marque semi-figurative sous le n° 99 799 763 en classes 11, 37 et 40.

Monsieur [E] [Y] s’est immatriculé le 28 mai 2003 au R.C.S. avec pour nom commercial .

La société ION a fait établir par Huissier de Justice des procès-verbaux de constats sur internet :

– les 25 octobre 2006 et 12 janvier 2007 pour le site ;

– le 11 décembre 2006 pour le site .

Autorisée par ordonnances du 5 décembre 2006 la société ION a fait établir le 15 janvier 2007 deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon :

– dans les locaux où Monsieur [E] [Y] exerce son activité commerciale sous le nom de PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT;

– au siège de la société EXPERTIMA.

Les 25 et 26 janvier 2007 la société ION a fait assigner la société EXPERTIMA et en contrefaçon de brevet, interdiction et provision sur dommages et intérêts, en concurrence déloyale et provision sur dommages et intérêts, en expertise et en publication du jugement, puis également en interdiction d’utiliser et en dommages et intérêts pour contrefaçon de marque; le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 8 septembre 2011 a :

* dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité [demandée par la société EXPERTIMA et Monsieur [Y]] des procès-verbaux de saisie contrefaçon et des procès-verbaux de constat versés par la société ION;

* débouté la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] de leur demande en nullité du brevet pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive;

* débouté la société ION de son action en contrefaçon de brevet;

* rejeté l’action en nullité de la marque ISB pour dépôt frauduleux introduite par la société EXPERTIMA et Monsieur [Y];

* fait défense à la société EXPERTIMA et à Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classes 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194, sous peine d’astreinte provisoire de 100 € 00 par infraction constatée à compter de la signification du jugement;

* condamné la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT in solidum à verser à la société ION la somme de 20 000 € 00 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque;

* dit qu’en créant une confusion entre ses (sic) produits et ceux fabriqués par la société ION, la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale;

* condamné la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT in solidum à verser à la société ION la somme de 50 000 € 00 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale;

* débouté les parties de leurs demandes respectives en publication du jugement;

* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;

* condamné la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT in solidum à verser à la société ION la somme de 5 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

* mis les dépens à la charge de la société EXPERTIMA et Monsieur [Y], exception faite des procès-verbaux de saisie contrefaçon qui resteront à la charge de la société ION.

La S.A.R.L. EXPERTIMA et Monsieur [E] [Y] ont régulièrement interjeté le 13 octobre 2011 un appel limité aux dispositions du jugement ayant :

– ayant rejeté leur action en nullité de la marque ISB pour dépôt frauduleux;

– leur ayant fait défense de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classes 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194, sous peine d’astreinte;

– les ayant condamnés in solidum à verser à la société ION la somme de 20 000 € 00 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque;

– les ayant condamnés in solidum à verser à la société ION la somme de 50 000 € 00 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.

Concluant le 8 septembre 2014 ils soutiennent notamment que :

– le rejet de leur demande en nullité de la marque n° 98 758 194 de la société ION est fondé sur une lettre de celle-ci du 4 mars 1993 utilisant ce sigle, alors qu’il est fait réponse à une lettre de la société EXPERTIMA du 26 février faisant elle-même usage du même;

– avant 1998 il y a défaut d’usage du signe par la société ION qui utilise comme seul signe distinctif SCALE BUSTER : contrat de distribution exclusive du 19 décembre 1995; courrier de cette société du 8 juillet 1992 à la société EXPERTIMA; factures de la même d’avril 1992 à novembre 1995; courrier de la société ION à la société EXPERTIMA du 13 décembre 1993; instructions des 7 février et 31 octobre 1995 ainsi que 24 juin 1996; document publicitaire daté de janvier 1994 adressé le 13 décembre 1993; publicités et articles de presse; documents de certification des produits des 5 septembre 1990, 12 juillet 1995 et 4 juillet 2005; factures émises par la société ION entre 1999 et 2005;

– il y a usage manifeste et constant du signe par la société EXPERTIMA : lettres à la société ION des 26 et 27 octobre ainsi que 14 décembre 1992; extrait k bis; stand le 6 juin 1994; brochures réalisées par les sociétés HORIZON et CYPRES BLEU en 1993, et par la société APPROCHE en 1995; courrier à la société ION le 4 octobre 1993; études par Monsieur [S] de 1993 à 1995;

– est frauduleux le dépôt de la marque le 6 novembre 1998 sous le n° 98 758 194 par la société ION, quelques mois avant la résiliation (mai 1999) du contrat de distribution; n’est pas l’acronyme naturel de Ion Scale Buster; la société EXPERTIMA a été la première à utiliser ce sigle, ce que savait la société ION qui ne l’a jamais utilisé dans son développement commercial;

– à titre subsidiaire il y a absence de contrefaçon d’eux-mêmes : le 20 mai 1999 la société ION avait une parfaite connaissance de l’utilisation du signe >ISB> par la société EXPERTIMA qu’elle fournissait en produits SCALE BUSTER;

– il y a absence de concurrence déloyale et de parasitisme :

. la société EXPERTIMA par ses investissements a fait naître et a développé la notoriété du produit depuis 1992; même après la rupture du contrat de distribution elle a continué d’être livrée en produits SCALE BUSTER par la société ION jusqu’en janvier 2005, et a donc fait apparaître ses produits sur ses divers supports; la société EXPERTIMA ne s’adresse nullement à des consommateurs mais à des professionnels installateurs ou utilisateurs finaux, ce qui rend inexistant le risque de confusion;

. il n’y a pas faute de la société EXPERTIMA qui a obtenu la notoriété de la marque , ni démonstration par la société ION de ses propres investissements financiers et commerciaux contribuant à la connaissance par le public de cette marque;

. la société ION fonde ses demandes au titre du parasitisme ou de la concurrence déloyale sur des faits non distincts de ceux de la contrefaçon de la marque;

– la partie française du brevet EP 0 680 457 B2 est nulle :

. il a été déposé le 24 janvier 1994 sous priorités anglaises des 25 janvier, 15 novembre et 24 décembre 1993; la première écarte l’utilisation d’un moyen métallique et ne décrit pas l’invention brevetée; la deuxième tout comme le brevet ne prévoient pas d’effet technique particulier à l’association des moyens diélectriques de définition de canaux avec les moyens métalliques, chacun d’eux ayant des effets qui subsistent, ce qui fait que la date de priorité est ce 15 novembre 1993;

. la société ION a tenté d’obtenir une protection pour l’utilisation seule de matériau diélectrique dans un écoulement de type canaux allongés, mais les autres caractéristiques du brevet n’ont jamais démontré un quelconque apport inventif; la nouvelle caractéristique du brevet de cette société est une chambre destinée à promouvoir un mouvement turbulent de fluide s’écoulant dans le dispositif et un mélange de fluide en provenance de canaux respectifs, c’est-à-dire un espace ou une chambre de turbulence formée dans la cavité entre le moyen diélectrique et le moyen métallique de définition de canaux;

– pour l’état de la technique :

. le document D1 décrit un moyen diélectrique de définition des canaux qui augmentent la surface de contact de l’eau avec le matériau les constituant et assurent en outre une turbulence de l’écoulement de l’eau;

. le document D2 décrit un dispositif de traitement d’eau qui permet de lutter contre les dépôts calcaires et la corrosion dans les canalisations et qui comporte une entrée, une sortie de fluide, un moyen de définition d’une cavité dans laquelle on trouve un moyen de définition diélectrique de définition de canal;

. le document D3 connaît la fonction d’augmenter la surface d’une anode sacrificielle en y pratiquant des trous formant des canaux;

. le document D4 divulgue la fonction de mettre de l’eau en contact avec d’une surface diélectrique et d’une surface métallique dans un contexte d’écoulement turbulent;

. le document D5 comprend, pour réguler un écoulement turbulent, des moyens de définition de canaux allongés semblables à ceux utilisés dans le brevet;

. le document D6 décrit la fonction de mettre de l’eau au contact de canaux diélectriques et de canaux métalliques;

– les revendications 1 et 2 sont nulles pour absence d’activité inventive, car aucun de leurs moyens ne coopère avec les autres afin de produire une fonction qui aille au-delà de l’addition des fonctions produites par chacun pris isolément; l’utilisation d’une chambre pour permettre l’existence de turbulences dans l’écoulement est déduite automatiquement par l’homme du métier (selon tant le théorème de BERNOULLI de 1738 que l’effet VENTURI le fait de donner à un écoulement une section plus large a pour résultat de contrer l’effet de régulation et d’étranglement de canaux allongés et de permettre l’apparition de turbulences), qui sait qu’il est nécessaire de créer un espace-séparation divergent entre 2 moyens (métalliques et diélectriques) convergent afin de permettre un écoulement du fluide sans perte de charge c’est-à-dire de pression et donc de débit; la chambre de la société ION n’est qu’un autre terme de l’espace convergent/divergent de ces théorème et effet, et sa présence est totalement indissociable et obligatoire de la structure particulière du dispositif breveté; cette société ne peut revendiquer une protection pour l’association d’éléments diélectriques et métalliques dans un écoulement turbulent pour lutter contre le calcaire;

– il n’y a pas contrefaçon des revendications 1 à 8, 10 à 13, 18 à 21, 23, 25 et 26 à 30 du brevet européen par les dispositifs de traitement d’eau détenus et commercialisés par la société EXPERTIMA : ces appareils authentiques de la société ION ont été régulièrement achetés à elle jusqu’en 2005, avec des factures de 1992 à octobre 2004 sans utilisation de la marque ; la société EXPERTIMA n’a jamais fabriqué ni fait fabriquer des réacteurs selon les caractéristiques des dispositifs de la société ION; ces achats réguliers épuisent les droits découlant du brevet européen;

– il n’y a pas contrefaçon des revendications 1 à 7, 10, 18 à 21, 23, 25, 26 et 30 du brevet européen par les dispositifs ISB-NT ; ceux-ci ne mettent pas en oeuvre la revendication 1 car la pluralité de disques diélectriques perforés et la pluralités de disques métalliques perforés sont dépourvues de disques allongés auxquels ne peuvent être assimilées ces perforations, lesquelles n’ont aucune fonction de conduction de fluide dans le dispositif; dans le brevet existe une chambre délimitée par les moyens diélectrique et métallique de définition de canaux, alors que celle-ci n’existe pas dans le dispositif de la société EXPERTIMA non plus que le contact des disques avec le corps du dispositif; dans cette chambre le fluide se mélange dans un mouvement turbulent, tandis que les disques de la société EXPERTIMA présentent sur les bords extérieurs des échancrures laissant passer le fluide;

– il n’y a pas contrefaçon par équivalence : la fonction commune réalisée n’est pas nouvelle; la chambre de turbulence de la société ION est obligatoire sur le plan hydraulique;

– la contrefaçon n’est pas prouvée par le procès-verbal de saisie, dont la description ne fait état d’aucun moyen de définition de canaux allongés diélectriques et métalliques, ni de la présence d’une chambre de turbulence entre de tels moyens de définition de canaux; les brochures commerciales saisies sont tout aussi muettes;

– la société ION ne justifie pas exploiter le brevet en FRANCE pour en avoir concédé l’exploitation à la société ISB WATER, ce qui exclut son préjudice commercial;

– la même répand largement le bruit selon lequel la société EXPERTIMA serait contrefactrice, d’où une détérioration dramatique du chiffre d’affaires de la seconde en 2005 et 2006.

Les appelants demandent à la Cour de :

Sur l’appel principal :

* réformer le jugement en ce qu’il :

– a rejeté leur action reconventionnelle en nullité de la marque ISB;

– leur a fait défense de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classes 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194, sous peine d’astreinte provisoire;

– les a condamnés in solidum à verser à la société ION la somme de 20 000 € 00 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque;

– a dit qu’en créant une confusion entre ses (sic) produits et ceux fabriqués par la société ION, eux-mêmes se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale;

– les a condamnés in solidum à verser à la société ION la somme de 50 000 € 00 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale;

– les a condamnés in solidum à verser à la société ION la somme de 5 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

– a mis les dépens à leur charge;

* en conséquence :

– faire droit à leurs demandes en prononçant la nullité de la marque ISB n° 98 758 194;

– faire interdiction à la société ION de faire usage de ladite marque pour les produits ou services visés dans l’acte de dépôt de celle-ci;

– plus généralement enjoindre à la société ION de s’abstenir de tout usage d’une marque susceptible de porter atteinte aux droits de la société EXPERTIMA sur le signe ISB;

– débouter la société ION de toutes ses demandes contraires au dispositif de l’arrêt que la Cour prendra, et notamment de celles en condamnation d’eux-mêmes pour contrefaçon de la marque susmentionnée;

* à titre subsidiaire sur la contrefaçon de marque, si la Cour ne faisait pas droit à leurs demandes relatives à la nullité de la marque : réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés en contrefaçon de marque, et dire et juger que la contrefaçon ne saurait être retenue du fait de la forclusion par tolérance de la société ION en application des dispositions de l’article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle;

* à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour retiendrait des actes de contrefaçon de marque à leur encontre : réformer le jugement en ce qu’il a également retenu des actes de concurrence déloyale et/ou de parasitisme, pour des faits non distincts;

* en tout hypothèse : réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et :

– condamner la société ION au paiement d’une somme de 80 000 € 00 à chacun d’eux en réparation de leur préjudice;

– ordonner la publication de tout ou partie de l’arrêt dans 3 journaux professionnels au choix de la société EXPERTIMA, ainsi que sur la page d’accueil du site de la société ISB Water, le coût de chaque insertion ne dépassant pas la somme de

5 000 € 00 H.T.;

Sur l’appel incident :

* à titre principal :

– réformer le jugement et faire droit à la demande de nullité du brevet de la société ION;

– débouter celle-ci de ses demandes tendant à leur condamnation pour contrefaçon de brevet;

* à titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ION de ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de brevets;

* condamner la société ION au paiement d’une somme de 8 500 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 17 juin 2014 la société ION ENTERPRISES LTD répond notamment que :

– elle utilisait le sigle antérieurement à 1992 et l’a utilisé continuellement depuis;

– la société EXPERTIMA a toléré pendant plus de 5 ans l’usage de la marque d’où la forclusion de son action; la même n’a pas de droits antérieurs sur , acronyme qui se déduit à l’évidence du nom du produit Ion Scale Buster, avec utilisation par elle-même dès le 12 décembre 1992; la marque déposée le 6 novembre 1998 l’a été de bonne foi; l’usage de par la société EXPERTIMA jusqu’en 1995 est précaire faute de contrat; le contrat du 19 décembre 1995 accorde à cette société, distributeur/importateur, un droit d’usage sur qui a disparu à la fin du contrat en avril 1999; la marque concerne exclusivement des produits commercialisés par la société ION;

– son action en contrefaçon n’est pas atteinte par la forclusion par tolérance, car la société EXPERTIMA ne démontre pas cette dernière, et elle-même n’a eu connaissance de l’utilisation frauduleuse de sa marque que par les constats des 25 octobre et 11 décembre 2006 ainsi que 12 janvier 2007, qui démontrent la réalité de cette contrefaçon;

– ses 2 adversaires cherchent à entretenir la confusion entre les produits d’elle-même et leurs réacteurs, en reprenant schémas et textes;

– le dispositif breveté est nouveau vis-à-vis de :

. D1 qui comprend un unique moyen de définition de canaux;

. D2 qui est dans la même situation;

. D3 qui comprend un unique moyen de définition métallique de canaux;

. D4 qui est dans la même situation et en outre nécessite un apport en énergie;

. D5 qui ne divulgue pas un dispositif de traitement de l’eau et de plus comprend un unique moyen de définition de canaux;

. D6 qui ne divulgue pas un moyen diélectrique de définition de canaux et un moyen métallique de définition de canaux, et utilise une source d’énergie électrique;

– son dispositif breveté implique une activité inventive : l’homme du métier n’aurait trouvé dans les documents précités ainsi que dans le théorème de BERNOULLI et l’effet VENTURI aucune incitation à les combiner, et dans le cas contraire n’aurait pas abouti à la revendication 1 du brevet, en l’absence de chambre; cette dernière a un effet technique, et a été reproduite par ses adversaires dans leurs propres dispositifs;

– les réacteurs ISB-NT sont contrefaisants car ils reprennent précisément les caractéristiques du brevet; perfectionner son invention brevetée comme l’ont fait ses adversaires c’est la contrefaire; les espaces ménagés par les mêmes entre les moyens diélectriques et les moyens métalliques constituent des chambres favorisant l’apparition de turbulences dans l’eau qui circule, tout comme son brevet; en l’absence de ces espaces il ne pourrait y avoir de turbulences ni de mélange de fluide;

– les canaux des disques perforés de ses adversaires remplissent la même fonction que les canaux allongés d’elle-même, c’est-à-dire diviser le flux d’eau s’écoulant en vue de générer des changements de pression dans cette eau;

– la société EXPERTIMA a vendu des rédacteurs non fournis par elle-même (ISB 20), et un ION12 voisin du sien mais avec des différences (tube extérieur en 2 pièces au lieu de 3; pas de numéro de série ni d’hologramme);

– la société EXPERTIMA ne respecte pas ses droits de propriété intellectuelle, et cherche à créer la confusion entre [avec ‘] les produits protégés par le brevet européen et la marque .

L’intimée demande à la Cour, visant les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 615-1, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code Civil, de :

* confirmer le jugement en ce qu’il a :

– fait défense à la société EXPERTIMA et à Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT de faire usage de la dénomination ISB pour désigner les produits de classes 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194 d’elle-même, sous peine d’astreinte provisoire;

– condamné les mêmes in solidum en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque ISB;

– dit que la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale;

* réformer le jugement et :

– condamner la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT conjointement et solidairement, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque ISB, au paiement de la somme de 100 000 € 00;

– condamner les mêmes conjointement et solidairement, en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale, au paiement de la somme de

100 000 € 00;

– la recevoir en son action en contrefaçon du brevet européen et la dire bien fondée;

– dire et juger que les réacteurs EXPERTIMA ou ISB-NT reproduisent les revendications 1 à 7, 10, 18 à 21, 23, 25 et 26 à 30 de ce brevet;

– dire et juger que les réacteurs ISB non fournis par elle-même reproduisent les mêmes revendications du brevet;

– dire et juger que les actes de fabrication, détention, vente, offre en vente et livraison des réacteurs EXPERTIMA ou ISB-NT et des réacteurs ISB non fournis par elle-même, commis en France par la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT, constituent des actes de contrefaçon;

– faire défense à la société EXPERTIMA et à Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT de fabriquer, détenir, mettre dans le commerce, offrir à la vente, vendre directement et/ou par l’intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, tout dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet, sous astreinte de 10 000 € 00 par dispositif offert, livré ou vendu à compter de la signification ;

– condamner conjointement et solidairement la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT, en réparation du préjudice subi depuis le début des actes de contrefaçon du brevet, à des dommages et intérêts à fixer à dire d’expert, et d’ores et déjà par provision à la somme de 300 000 € 00;

– désigner un expert pour chiffrer le préjudice résultant de la contrefaçon du brevet jusqu’à cessation définitive des actes de contrefaçon, et de la concurrence déloyale;

– ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication aux frais de la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT dans 3 revues ou périodiques au choix d’elle-même, sans que le coût de chaque insertion n’excède

12 000 € 00;

– ordonner le remboursement de l’intégralité des frais de saisie contrefaçon;

– débouter la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] de toutes leurs demandes;

– condamner la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne PG CONSEILS EAU-ECONOMIE-ENVIRONNEMENT à lui payer la société ION la somme de 50 € 000, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience le 11 septembre 2014.

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M O T I F S D E L ‘ A R R E T :

Sur les procès-verbaux de saisies-contrefaçons et de constats :

Les appelants la société EXPERTIMA et Monsieur [Y], qui avaient demandé au Tribunal de Grande Instance la nullité de ces procès-verbaux établis les 25 octobre et 11 décembre 2006 ainsi que les 12 et 15 janvier 2007, ne réclament pas en appel l’infirmation du jugement qui les avait déboutés de ces réclamations. Ces actes d’Huissier de Justice sont donc aujourd’hui incontestés.

Sur la marque :

Celle-ci qui signifie a été déposée :

– telle quelle les 6 novembre 1998 et 20 avril 1999 par la société ION;

– suivie de le 23 juin 1999 par la société EXPERTIMA.

De nombreuses lettres et/ou factures ont été envoyées :

– par la société EXPERTIMA à la société ION :

. avec la mention les 16 octobre 1992;

. avec les mentions les 26-27 suivants et 8 octobre 1993, les 14 décembre 1992 et 18 mai 1999;

. avec la mention :

– par la société ION à la société EXPERTIMA :

. avec la mention en mars 1991, ainsi que les 4 mars 1993, 20 mai 1999;

. avec l’expression les 13 avril 1992, 10 avril-16 novembre 1993, 25 janvier 1994 et 20 mai 1999;

. avec l’expression les 5 mai-8 juillet-25 septembre-12 octobre 1992, 21 janvier-22 février-21 avril-13 décembre 1993, 21 novembre-12 décembre 1994, 5 avril-22 mai-4 juillet-3 octobre-29 novembre 1995, 4 août-16 octobre 2003, 2 mars-7 et 8 avril-25 octobre 2004;

. avec l’expression le 19 janvier 2005.

En outre la société EXPERTIMA a rédigé :

. une publicité non datée de 6 pages sur , mention qui figure sur les photographies de ses produits;

. une publicité en mars 1999 sur 12 pages intitulé avec des photographies de ses produits comportant la mention , et une publicité en mars 2003 sur 2 pages avec la même mention.

Et de son côté la société ION a en outre :

. reçu les 5 septembre 1990 un certificat d’un organisme anglais en matière d’eau pour ;

. obtenu le 15 mai 1992 la parution d’un dossier sur dans l’annuel TECHNIQUES édité par LE MONITEUR;

. fait paraître en janvier 1994 un article de 3 pages sur ;

. organisé les 15-16-17-18 décembre 1995 une conférence internationale réunissant les distributeurs de dont la société EXPERTIMA;

. à une date inconnue rédigé une publicité de 8 pages sur , mention qui figure sur les photographies de ses produits

Il est exact que la société ION ENTERPRISES LTD a plusieurs fois utilisé suivi d’un numéro correspond à la taille du produit, mais ce faisant elle n’a aucunement renoncé à l’usage de ou ou .

Tous les documents précités s’inscrivent dans une relation contractuelle entre ces 2 sociétés commencée en 1991, bien que formalisée seulement à compter du 19 décembre 1995, aux termes de laquelle la société EXPERTIMA est le distributeur en FRANCE des produits fabriqués par la société ION et diffusés par celle-ci sous diverses dénominations qui sont ou ou ou ; à aucun moment la société EXPERTIMA ne rapporte la preuve qu’elle a utilisé ces dénominations en-dehors de sa qualité de distributeur de la société ION, ni même avant de connaître celle-ci; en outre n’est l’acronyme que de .

C’est donc à bon droit que le Tribunal d’une part a rejeté l’action en nullité de la marque de la société ION pour dépôt frauduleux introduite par la société EXPERTIMA et Monsieur [Y], et d’autre part a fait défense à ceux-ci de faire usage de la dénomination pour désigner les produits de classes 11 et 37 protégés par la marque française 98 758 194, sous peine d’astreinte provisoire de 100 € 00 par infraction constatée à compter de la signification du jugement.

La société EXPERTIMA et Monsieur [Y], parce que la première a perdu début 1999 sa qualité de distributeur de la société ION, n’a plus le droit de faire usage de l’acronyme qui est l’intitulé de la marque déposée par cette dernière. Or la société ION a fait constater par Huissier de Justice la violation de cette perte du droit à :

– par la société EXPERTIMA les 25 octobre 2006 ainsi que 12 et 15 janvier 2007;

– par Monsieur [Y] les 11 décembre 2006 et 15 janvier 2007;

ce qui est évidemment de nature à créer une confusion dans l’esprit des acheteurs des appareils évitant la formation de tartre dans les canalisations d’eau, qui croiront à tort que les appareils proposés par la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] sont ceux fabriqués par la société ION.

Cette dernière démontre avoir fait un usage sérieux de sa marque française [signifiant ] depuis son dépôt sous le n° 98 758 194 le 6 novembre 1998, vu ses écrits précités des 20 mai 1999, 4 août-16 octobre 2003, 2 mars-7 et 8 avril-25 octobre 2004 et 19 janvier 2005. Par ailleurs elle a assigné la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] les 25-26 janvier 2007. Ce faisant le délai de 5 ans de l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’a pas pu exister.

En déposant le 23 juin 1999 sa marque , alors que son contrat de distributeur de la société ION fabriquant de produits avait été rompu quelques mois auparavant, la société EXPERTIMA a tenté de faire échec aux droits de son ex-contractant sur la dénomination dont elle-même n’a plus le droit de faire usage. Il n’est pas démontré par la société EXPERTIMA que le dépôt litigieux de ce 23 juin 1999 a été connu de la société ION avant les procès-verbaux des 25 octobre et 11 décembre 2006 ainsi que des 12 et 15 janvier 2007, alors que le délai de 5 ans entre ceux-ci et les assignations des 25-26 janvier 2007 n’a évidemment pas existé. Par suite la société EXPERTIMA n’est pas fondée à invoquer l’irrecevabilité de l’action engagée par la société ION pour tolérance pendant 5 ans.

Le jugement sera par suite également confirmé pour avoir à bon droit condamné la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] in solidum à verser à la société ION la somme de 20 000 € 00 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque, la perte de marge sur le chiffre d’affaires de la clientèle perdue correspondant à cette somme et non à celle de 100 000 € 00 invoquée en appel par la société ION.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

Celle-ci est invoquée par la société ION sans pour autant se fonder sur des éléments distincts (risque de confusion par imitation) de ceux ayant permis de retenir la contrefaçon de marque, d’autant que sont invoqués les mêmes procès-verbaux que ceux précités des 25 octobre et 11 décembre 2006 ainsi que des 12 et 15 janvier 2007 concernant la seule contrefaçon de marque.

Il en résulte que le jugement sera infirmé pour avoir condamné la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] pour concurrence déloyale au préjudice de la société ION.

Le parasitisme ne fait l’objet d’aucune demande de la société ION dans le dispositif de ses conclusions du 17 juin 2014, et conformément à l’article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ne peut être examiné par la Cour.

Sur le brevet de la société ION :

Les dispositifs tubulaires [D] destinés, dans les éléments techniques des antériorités à ce brevet, à générer des turbulences dans l’eau circulant dans eux-mêmes afin de prévenir la formation de calcaire sont :

– pour le D1 numéro GB 2 127 581 A un seul moyen de canaux sans chambre;

– pour le D2 ou brochure un seul moyen de canaux sans chambre;

– pour le D3 numéro US 3 486 999 une absence de chambre;

– pour le D4 numéro EP 0 194 012 une absence de chambre;

– pour le D5 numéro GB 1 469 648 une absence de chambre;

– pour le D6 numéro EP 0 467 505 A2 des électrodes sans chambre.

Aucun de ces éléments ne permet de retenir une similitude ni même une ressemblance avec les revendications du brevet déposé par la société ION, lequel innove et invente par rapport aux antériorités puisqu’il ajoute une chambre de turbulence entre les moyens diélectriques de canaux et les moyens métalliques de canaux.

Le théorème de Daniel BERNOULLI (1700-1782) prolongé par l’effet de Giovanni Battista VENTURI (1746-1822) aboutissent en résumé aux lois physiques suivantes : si un liquide s’écoule dans une canalisation son débit est constant; l’élargissement de la canalisation fait diminuer sa vitesse mais la pression augmente; à l’inverse si la canalisation se rétrécit, le liquide accélère et sa pression diminue. Ces lois sont évidemment connues de tout hydraulicien, mais ne font aucunement intervenir la spécificité du brevet de la société ION qui est la chambre de turbulence séparative n’étant pas une évidence pour l’homme du métier.

Par suite le jugement est confirmé pour avoir débouté la société EXPERTIMA et Monsieur [Y] de leur demande en nullité du brevet de la société ION pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive.

Sur la contrefaçon du brevet :

Cette contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, et consiste à reproduire les caractères essentiels de l’invention.

Le dispositif breveté par la société ION comprend dans un tube 3 moyens diélectriques (canaux percés dans leur longueur de petits trous) alternés avec 2 moyens métalliques (canaux percés de gros trous), tous contigus à la paroi interne, tandis que chacun des 4 parties séparant 2 moyens différents est un volume vide appelé chambre.

De son côté le dispositif de la société EXPERTIMA est constitué d’un tube avec dans le sens de la longueur une tige, autour de laquelle sont fixés en nombre (15 dans le tube communiqué par cette société, mais 25 dans le dessin appuyant la demande de brevet déposée le 9 février 2006 par Monsieur [Y]) et en alternance des disques diélectriques et des disques métalliques, percés à la fois de trous, et d’échancrures au niveau de leurs bords extérieurs, lesquels ne sont pas en contact serré avec la paroi interne du tube. Pour autant il existe entre chacun de ces disques un réel espace vide qui crée des turbulences dans l’écoulement du fluide, ce qui signifie nécessairement qu’il fait office de chambre.

L’invention de la société ION a donc été imitée dans son principe, dans sa technique et dans son résultat. Par suite c’est à tort que le Tribunal de Grande a débouté la société ION de son action en contrefaçon de son brevet européen déposé le 24 janvier 1994 avec pour titre , qui lui a été délivré le 16 ou 26 mars 1997 sous le n° EP 0 680 457 B2, et sur ce point le jugement est infirmé.

La société ION ne fournit en appel aucun justificatif comptable concernant son préjudice, et de ce fait est déboutée de sa demande tant de provision que d’expertise, car la Cour ne peut suppléer la carence de cette partie dans la charge pesant sur elle de prouver le préjudice qu’elle invoque.

La demande de publication de l’arrêt formée par la société ION n’est pas fondée, et la Cour la rejette après avoir confirmé la décision du Tribunal ayant également écarté la demande de publication du jugement.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société EXPERTIMA et de Monsieur [Y], ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la société ION adversaire au titre des frais irrépétibles d’appel.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 8 septembre 2011 pour avoir :

* dit qu’en créant une confusion entre ses (sic) produits et ceux fabriqués par la société ION ENTERPRISES LTD, la S.A.R.L. EXPERTIMA et Monsieur [E] [Y] se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale;

* condamné la S.A.R.L. EXPERTIMA et Monsieur [E] [Y] in solidum à verser à la société ION ENTERPRISES LTD la somme de 50 000 € 00 de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale;

* débouté la société ION ENTERPRISES LTD de son action en contrefaçon de brevet;

* mis à la charge de la société ION ENTERPRISES LTD les procès-verbaux de saisie contrefaçon.

Confirme tout le surplus du jugement et en outre :

Juge que les réacteurs EXPERTIMA ou ISB-NT de la S.A.R.L. EXPERTIMA reproduisent les revendications 1 à 7, 10, 18 à 21, 23, 25 et 26 à 30 du brevet européen déposé par la société ION ENTERPRISES LTD le 24 janvier 1994 avec pour titre , et délivré le 16 ou 26 mars 1997 sous le n° EP 0 680 457 B2.

Juge que les réacteurs ISB non fournis par la société ION ENTERPRISES LTD reproduisent les mêmes revendications du brevet.

Juge que les actes de fabrication, détention, vente, offre en vente et livraison des réacteurs EXPERTIMA ou ISB-NT et des réacteurs ISB non fournis par elle-même, commis en France par la S.A.R.L. EXPERTIMA et par Monsieur [E] [Y], constituent des actes de contrefaçon.

Fait défense à la S.A.R.L. EXPERTIMA et à Monsieur [E] [Y] de fabriquer, détenir, mettre dans le commerce, offrir à la vente, vendre directement et/ou par l’intermédiaire de quelque distributeur que ce soit, tout dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet précité, sous astreinte provisoire de 10 000 € 00 par dispositif offert, livré ou vendu à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne in solidum la S.A.R.L. EXPERTIMA et Monsieur [E] [Y] à payer à la société ION ENTERPRISES LTD une indemnité de 10 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamne in solidum la S.A.R.L. EXPERTIMA et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens d’appel qui incluront les procès-verbaux de saisie contrefaçon, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.