Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 14 OCTOBRE 2016

(n°182, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00441

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°14/16439

APPELANTE

S.A.S. INFOLEGALE, agissant en la personne de son président en exercice, M. [E] [K], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Lyon sous le numéro B 503 207 896

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistée de Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1925

INTIMEE

S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090

Assistée de Me Casey JOLY plaidant pour la SELARL IPSO, avocat au barreau de PARIS, toque L 52

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Colette PERRIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société Hachette Filipacchi Presse (ci-après désignée la société HFP), filiale du groupe Lagardère Active, est titulaire de la marque verbale communautaire MATCH enregistrée le 14 août 2006 sous le numéro 004483061 en classes 9, 16, 35, 38 et 41 pour désigner notamment les ‘logiciels et programmes d’ordinateur, bases de données (logiciels), publications électroniques téléchargeables’.

La société Infolégale est titulaire de la marque française verbale MATCH-EXPERT déposée le 7 mai 2009 et enregistrée le 9 octobre 2009 sous le numéro 3 649 017, en classes 35, 36 et 42 pour désigner notamment les services suivants : ‘gestion de fichiers informatiques, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateurs ; consultation en matière d’ordinateurs, conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de ou documents d’un support physique vers un support électronique’.

Reprochant à la société Infolégale le dépôt de ladite marque et son usage sur son site internet pour désigner une application logicielle, la société HFP, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, a, selon acte d’huissier en date du 7 octobre 2014, fait assigner la société Infolégale en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

– dit qu’en usant de la dénomination MATCH-EXPERT déposée et enregistrée par elle, la société Infolégale s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon de marque MATCH dont la société Hachette Filipacchi Presse est titulaire,

– dit que la marque (MATCH) EXPERT n°3649017, enregistrée (en réalité déposée) le 7 mai 2009, porte atteinte à la marque antérieure ‘MATCH’ n°4 483 061 enregistrée le 7 août 2006 à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, marque dont la société Hachette Filipacchi Presse est titulaire,

– interdit à la société Infolégale la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois après la signification du présent jugement et ce pendant un délai de quatre mois,

– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

– prononcé la nullité de la marque MATCH-EXPERT, n°3649017, déposée le 7 mai 2009,

– ordonne la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente,

– condamne la société Infolégale à payer à la société Hachette Filipacchi Presse une indemnité de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre,

– condamné Infolégale à verser à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Infolégale aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Casey Joly, dans les conditions de l’article 699 du même code.

La société Infolégale a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2015.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Infolégale demande à la cour de :

– la juger recevable et bien fondé en son appel,

– juger forclos(e) la demande de la société Hachette Filipacchi Presse,

Subsidiairement,

– déclarer nulle pour défaut de distinctivité la marque MATCH pour les produits et services ‘logiciels, bases de données’,

Très Subsidiairement,

– constater l’absence de tout risque de confusion entre les produits et services en causes,

en conséquence,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

– débouter la société Hachette Filipacchi Presse de l’ensemble de ces moyens fins et prétentions

– condamner la société Hachette Filipacchi Presse au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société Hachette Filipacchi Presse aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Hachette Filipacchi Presse demande à la cour, en ces termes, de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter l’appelante de toutes ses prétentions,

En conséquence,

– la dire recevable à agir à l’encontre de l’usage et de l’enregistrement de la marque MATCH-EXPERT,

– dire que 1’usage dans la vie des affaires de la marque MATCH-EXPERT constitue une

imitation de la marque MATCH,

– condamner la société Infolégale, sur le fondement de l’article 9. 1. b) du Règlement Communautaire n° 40/94 du 20 décembre 1993 et des articles L717-1, L 71 1-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

Y ajoutant :

– condamner la société Infolégale aux dépens, dont distraction au bénéfice de son conseil dans les conditions de 1’Artic1e 699 du code de procédure civile,

– condamner la société Infolégale à lui verser la somme de 5 000 euros en application de

1’artic1e 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion par tolérance

Considérant que la société Infolégale, se fondant sur les dispositions de l’article

L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, fait valoir que la marque dont elle est titulaire a été déposée le 7 mai 2009 et l’assignation délivrée en octobre 2014, de sorte que l’intimée a toléré en connaissance de cause, pendant plus de cinq ans, l’usage du signe incriminé ;

Considérant, toutefois, outre le fait que l’appelante, qui procède par simple affirmation, ne démontre aucunement dans ses dernières écritures l’usage du signe MATCH- EXPERT, qu’il y a lieu de constater, au vu des mentions portées sur le certificat

d’immatriculation versé aux débats, que l’enregistrement de la marque MATCH-EXPERT n°3 649 017 a été publié au BOPI 2009-41 le 9 octobre 2009 et que l’assignation a été délivrée le 7 octobre 2014 ; qu’en conséquence, la société Hachette Filipacchi Presse n’a pu tolérer en connaissance de cause l’usage du signe incriminé au sens des dispositions susvisées ;

Sur la nullité de la marque MATCH pour désigner les logiciels et base de données

Considérant qu’après avoir contesté la notoriété de la marque opposée en matière de logiciels et de bases de données, l’appelante conteste la distinctivité de la marque MATCH pour désigner ces mêmes produits et fait valoir que dans le secteur informatique, le terme ‘match’décrit une fonction algorithmique et informatique standard, utilisé ‘depuis les débuts de l’informatique’, donnée à une opération de comparaison entre deux fichiers ou bases de données hétérogènes afin, par exemple, de détecter les doublons ou d’enrichir par des données complémentaires, et que les langages de développement informatique capables de gérer des systèmes de données disposent, souvent depuis leur date de conception même, d’une fonction désignée ‘ MATCH’ qui consiste en l’appariement de données et d’informations, que dans le secteur précis des bases de données d’informations économiques, tous ses concurrents utilisent également le terme ‘MATCH’ pour décrire leurs propres services de comparaison de bases de données, que l’utilisation de ce terme a rapidement dépassé le cercle des utilisateurs des logiciels informatiques et des services d’informations sur les entreprises pour être utilisé dans les services grand public si bien que, ‘depuis plusieurs années’, le terme ‘MATCH’ entre dans le langage courant et a définitivement remplacé le terme ‘appariement’, que les publications du groupe Hachette Filipacchi Presse utilisent eux-mêmes régulièrement les termes ‘match’ et ‘matcher’ dans leurs articles grand public comme synonyme d’appariement, que l’Académie Française elle-même a constaté la fréquence d’utilisation dans le lange courant de ce terme et enfin qu’il existe plus de 200 marques françaises en classe 42, en vigueur, contenant le terme ‘MATCH’ ;

Que l’intimée réplique que les quelques usages d’anglicismes produits ne suffisent pas à démontrer que le terme MATCH est devenu exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle pour indiquer l’appariement de données et encore moins pour désigner des logiciels ou des bases de données ;

Considérant ceci exposé, qu’il est constant qu’une marque a un caractère distinctif si elle permet d’identifier le produit ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises ;

Considérant en l’espèce, que la marque verbale communautaire en cause n°004483061 a été enregistrée le 14 août 2006 en classes 9, 16, 35, 38 et 41 pour désigner notamment les ‘logiciels et bases de données (logiciels)’ ;

Que la distinctivité de cette marque doit donc être appréciée au jour du dépôt, soit en août 2006, et eu égard à la perception que pouvait en avoir tant les professionnels spécialisés dans le domaine considéré de l’informatique que le consommateur ou l’utilisateur final auquel sont destinés les produits ou les services visés à l’enregistrement et concernés par la demande de nullité de la marque ;

Considérant que l’appelante n’indique pas dans ses dernières écritures sur quel fondement juridique elle fonde son action reconventionnelle en nullité ; que, néanmoins, elle n’invoque pas la déchéance de la marque communautaire MATCH mais bien son défaut de caractère distinctif et ses arguments, ainsi que les éléments de réponse de l’intimée, non contestés, conduisent à apprécier la demande en nullité de ladite marque au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 selon lesquelles sont refusées à l’enregistrement, b) les marques qui sont dépourvus de caractère distinctif, d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

Qu’il appartient, dès lors, à la société Infolégale de démontrer que le terme ‘MATCH’ était, au jour du dépôt de la marque, exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle des produits et services concernés par le présent litige, soit des logiciels et des bases de données, et partant descriptif ;

Considérant, cependant, que l’ensemble des pièces produites par l’appelante sont soit non datées, soit postérieures au mois d’août 2006, soit encore étrangères au domaine considéré des logiciels et des bases de données ou concernent des usages à titre de marques, à l’exception toutefois de la pièce communiquée sous le n°3 constituée d’un extrait du site UKO qui comporte un copyright 2000-2016 et qui indique que ‘il faudra utiliser les classes pattern et Matcher du package java.util.regex, le classe matcher représentant le moteur de recherche d’un motif dans une chaîne’ ;

Que ce seul élément, qui certes concerne un logiciel et/ou une base de données, se rapporte toutefois au terme ‘matcher’, différent de la marque contestée, et n’est pas suffisant à démontrer que le terme ‘match’ était exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle d’un logiciel et/ou d’une base de données en août 2006 ;

Que si le substantif anglais ‘match’ peut évoquer pour le public anglophone l’idée ‘d’être bien assortis, de faire la paire’ il signifiera également, y compris pour le public français, une idée d’affront, de rivalité et en premier lieu de compétition, notamment sportive ;

Qu’il n’est donc pas démontré que le terme ‘MATCH’ était au jour du dépôt exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle d’un logiciel et/ou d’une base de données et partant qu’il ne confère pas à la marque opposée sa fonction de garantie d’origine des produits et services visés par l’enregistrement et concernés par le présent litige ;

Que dans ces conditions la demande de nullité de la marque MATCH pour désigner les logiciels et base de données doit être rejetée ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu’aux termes de l’article 9 § 1 du règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009, ‘la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque’ ;

Considérant que l’appelante ne conteste pas la similarité des produits et services visés par les marques en litige mais fait valoir, pour s’opposer à l’action en contrefaçon et conclure à l’infirmation du jugement, que l’impression d’ensemble entre MATCH et MATCH-EXPERT conduit à une absence de similarité entre les signes et qu’aucune confusion n’est possible dès lors qu’elle n’utilise la marque dont elle est titulaire qu’associée à ses autres produits et services commercialisés sous le nom ‘Infolégale’ et s’adresse exclusivement à un public de professionnels avertis en matière de données économiques sur les entreprises ; qu’elle ajoute que la société intimée ne commercialise aucun produit ou services dans les classes visées par son propre enregistrement mais exploite, sous la dénomination ‘MATCH, un fonds photographique et un catalogue,

mais en aucune manière un logiciel de base de données ou une base de données ;

Que pour conclure au contraire à la confirmation du jugement, la société Hachette Filipacchi Presse s’en approprie les motifs ;

Considérant que la marque antérieure est composée du terme unique ‘MATCH’ écrit en caractères d’imprimerie majuscules noirs et gras et la marque seconde des mots MATCH et EXPERT séparés par un tiret, également écrits en caractères d’imprimerie majuscules noirs et gras ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement, les signes en présence ont en commun le mot MATCH, placé en position d’attaque ; que ce mot, qui peut certes évoquer une idée d’association pour le public anglophone n’en reste pas moins arbitraire et distinctif pour désigner les logiciels et bases de données tels que visés à l’enregistrement de la marque première, et non pas tels qu’exploités ; que le mot EXPERT de la marque seconde renvoie à la notion d’expertise et est purement descriptif, ce qui n’est pas contesté par la société Infolégale ;

Que, phonétiquement, si les marques MATCH et MATCH-EXPERT ont des rythmes différents les signes ont en commun la syllabe d’attaque [MATCH] qui se prononce de la même manière et qui présente un caractère dominant ;

Que, conceptuellement, les deux signes peuvent évoquer une idée de correspondance mais renvoient en premier lieu à celle de rivalité et de compétition, à laquelle la marque seconde ajoute la notion d’expertise;

Qu’il suit que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe MATCH -EXPERT est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l’ensemble de ces éléments, combiné à la similitude des produits et services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure, ce d’autant que la société HFP, qui certes ne propose pas de démontrer la notoriété de la marque MATCH dans le domaine considéré, n’en reste pas moins titulaire d’une famille de marques composées du mot MATCH ;

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la contrefaçon de la marque MATCH n°004483061 par le dépôt et l’usage de la marque MATCH-EXPERT n° 093 649 017 ;

Que la société Infolégale ne demandant pas que l’annulation soit cantonnée aux produits des classes 35 et 42, il y a lieu de prononcer la nullité de l’enregistrement tel que requis, et ce par application combinée des articles L 711-4 a) et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Considérant, enfin, que l’atteinte portée à la marque communautaire MATCH a été justement réparé par les premiers juges par l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à la société Hachette Filipacchi Presse, laquelle sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la confirmation du jugement dont appel, en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société Infolégale, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Qu’en outre, il serait inéquitable de laisser à la société HFP la totalité des frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Infolégale de l’ensemble de ses demandes.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 4 décembre 2015.

Y ajoutant,

Condamne la société Infolégale à payer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Infolégale aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente