Annulation de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 5 novembre 2018 portant rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque So green n°18 4 428 885. Il s’infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence ( So Presse / So green) et en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une impression d’ensemble suffisamment différente pour exclure, même si le signe contesté reprend le premier terme ‘SO’ de la marque antérieure, un risque de confusion pour des produits similaires dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas fondé à considérer la marque seconde comme une déclinaison de la marque première, et attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune, ni à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 11 OCTOBRE 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/27444 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B63N3

Décision déférée à la Cour : décision du 05 novembre 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n°OPP 18-1990

DECLARANTE AU RECOURS

S.A.R.L. SOCRI LIMITED, société de droit luxembourgeois, représentée par son conseil de gérance domicilié en cette qualité au siège social situé

[…]

L – 1660 Luxembourg

LUXEMBOURG

Ayant élu domicile

C/O SCP JEANNE BAECHLIN

Me Jeanne BAECHLIN

Avocat à la Cour

[…]

[…]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de Me Anne SENDRA plaidant pour la SELARL EY SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE, toque Ernst & Young

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[…]

[…]

[…]

Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. SO PRESS, prise en la personne de son président, M. X Y, domicilié en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Représentée par Me Armelle FOURLON, avocate au barreau de PARIS, toque C 277

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la décision du 5 novembre 2018, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition n° 18-1990 formée le 9 mai 2018 par la société So Press à la demande d’enregistrement de la marque verbale SO GREEN n° 18 4 428 885 de la société Socri Limited (Socri),

Vu le recours formé le 5 décembre 2018 par la société Socri,

Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours et le mémoire récapitulatif déposé au greffe par le requérant le 20 juin 2019,

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe par la société So Press le 7 juin 2019, puis ses observations en réponse déposées le 25 juin 2019,

Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 29 mai 2019,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu’aux écritures et observations susvisées, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience permettant un débat contradictoire.

Sur la recevabilité du recours formé par la société Socri et les pièces 45 à 47

La société So Press prétend que le recours serait irrecevable en ce que la requérante ne serait pas la déposante et aurait dû indiquer le nom et l’adresse du titulaire de la demande en application de l’article R 411-21 3°. Elle demande le rejet des pièces produites par la société Socri en réponse au moyen d’irrecevabilité du recours aux motifs qu’elles n’ont pas été produites lors de la procédure d’opposition devant l’INPI et qu’elles ont été versées tardivement à la procédure.

La cour observe que pour justifier de la recevabilité de son recours, contestée par la société So Press dans son premier mémoire déposé le 7 juin 2019, la société Socri a notamment communiqué les pièces 45 à 47 qui sont respectivement deux extraits K BIS du registre du commerce et une demande d’inscription de modification du KBIS au registre des marques. S’agissant de pièces communiquées au soutien de la défense relative à l’irrecevabilité alléguée du présent recours, elles sont recevables dans la présente instance, outre qu’elles ne sont pas tardives en ce qu’elles ont été produites en réponse au mémoire du 7 juin 2019 de la société So Press laquelle a pu utilement en prendre connaissance et y répondre. Les pièces 45 à 47 sont donc recevables et il n’y a pas lieu de les écarter des débats.

La cour constate en outre que si le déposant de la marque SO GREEN est la société Socri Limited domiciliée […], et que le requérant à la présente instance est la société Socri Limited domiciliée […], il est justifié par la production desdits extraits KBIS qu’il s’agit de la même société ayant le même numéro d’immatriculation B204653, laquelle a procédé avant la présente instance au transfert de son siège social qui a été inscrit au registre des marques le 18 juin 2019, de sorte qu’elle est bien à la fois le déposant de la marque et le requérant à l’instance, et que les dispositions de l’article R 411-21 3° invoquées relatives au cas où le requérant n’est pas le déposant sont inapplicables.

La demande de dire le recours de la société Socri irrecevable de ce chef sera donc rejetée.

Sur le mémoire du 20 juin 2019 et les pièces 15 à 27, 31 à 44, 48 et 49 de la société Socri

La société So Press demande de rejeter le mémoire déposé par la société Socri le 20 juin 2019 en raison de sa communication tardive.

La cour observe qu’à la suite du mémoire déposé le 4 janvier 2019 par la société Socri, la société So Press a communiqué ses écritures plus de cinq mois après, le 7 juin 2019, en soulevant notamment des irrecevabilités auxquelles la société Socri a répondu par mémoire déposé le 20 juin 2019, et que la société So Press a pu utilement se défendre en produisant ses dernières observations en réponse le 25 juin 2019, lesquelles ont été soutenues contradictoirement à l’audience, de sorte que la demande de rejet du mémoire sera écartée.

La société So Press demande également d’écarter les pièces 15 à 27, 31 à 44, 48 et 49 aux motifs qu’elles n’ont pas été produites dans le cadre de l’opposition.

Les pièces 48 et 49 n’existent pas de sorte que cette demande est sans objet. Les pièces 15 à 17, 21 à 27 et 32 à 44 constituent des décisions de jurisprudence qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats. En revanche, les pièces 18 à 20 et 31, non précédemment communiquées par la requérante sont irrecevables dans le cadre du présent recours qui n’a pas d’effet dévolutif et il n’en sera dès lors pas tenu compte par la cour.

Sur le fond

La demande d’enregistrement n° 18 4 428 885 de la marque française verbale SO GREEN a été déposée le 15 février 2018 par la société Socri pour désigner divers produits et services des classes 16 et 35.

La société So Press oppose sa marque française verbale SO FOOT déposée le 7 février 2008 et enregistrée sous le n°3554985 pour désigner divers produits et services des classes 35 et 41.

Par décision du 5 novembre 2018, le directeur de l’INPI a fait partiellement droit à l’opposition en rejetant la demande d’enregistrement de la société Socri pour les produits et services suivants en classes 16 et 35 : ‘produits de l’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires’.

La décision contestée de l’INPI relevait notamment que lesdits produits et services sont similaires, et qu’en raison de cette similarité et de l’imitation de la marque antérieure, le signe SO GREEN pouvant être perçu par le public concerné comme une déclinaison de la marque opposée, il existe un risque de confusion.

Au soutien de son recours, la société Socri fait valoir qu’elle approuve l’appréciation portée par l’INPI au titre de la comparaison des produits et services à l’exception des ‘produits de l’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures’ en classe 16 de la demande d’enregistrement contestée, et des services de ‘publication électronique de livres et de périodiques en ligne ‘ de la marque opposée en classe 41. Elle soutient que ces produits et services respectifs des classes 16 et 41 ne sont pas proposés par les mêmes opérateurs, relèvent de secteurs d’activité distincts, n’ont pas les mêmes nature ni fonction de sorte qu’ils ne sont pas similaires. Elle conteste en outre l’existence d’un risque de confusion du fait des différences visuelle, phonétique et intellectuelle, le terme green évoquant l’écologie alors que la marque antérieure fait référence au football.

La société So Press s’accorde sur la décision du directeur de l’INPI qui a constaté la similarité entre les produits et services respectifs, reconnu au terme d’une appréciation globale l’existence d’un risque de confusion, et en conséquence fait droit à son opposition pour lesdits produits et services.

Le directeur de l’INPI fait valoir que les produits et services contestés ont entre eux un lien étroit et obligatoire et que les ressemblances phonétique, visuelle et surtout intellectuelle entre les deux signes, composés du même terme anglais so en position d’attaque, associé à un second terme anglais, court, et évoquant le sport, sont de nature à créer un risque de confusion, de sorte que la décision ayant conclu à l’imitation de la marque antérieure est bien fondée.

Sur la comparaison des produits

La cour constate que la requérante ne conteste pas la décision de l’INPI en ce qu’elle a reconnu que les services de ‘publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services d’abonnement à des journaux,(pour des tiers), publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, locations d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires’ désignés dans la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure.

La société Socri conteste en revanche la similarité des ‘produits de l’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures’ avec les produits de la marque antérieure.

Les « produits de l’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures » de la demande d’enregistrement contestée désignent des ouvrages ou des documents reproduits par impression sur du papier ou une matière analogue, et les services de ‘publication de livres’ tout comme les services de ‘publication électronique de livres et de périodiques en ligne’ de la marque antérieure s’entendent de la mise à disposition d’ouvrages d’auteurs, de magazines ou de revues, sous forme papier ou sous forme numérique, de sorte qu’ainsi que l’a retenu à juste titre le directeur de l’INPI ces produits et services répondent en partie aux mêmes besoins de porter à la connaissance du public des informations par le biais de produits imprimés sur du papier ou mis à disposition sous une forme numérique, s’adressent à la même clientèle, à savoir à la fois le grand public, les auteurs et les entreprises, et utilisent les mêmes circuits de distribution, ou tout au moins des entreprises en étroite dépendance, que sont les éditeurs, les librairies, les maisons de la presse et les sociétés de commerce électronique de sorte qu’ils sont similaires.

Sur la comparaison des signes

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Visuellement, la marque antérieure SO FOOT et la marque attaquée SO GREEN sont pareillement représentées en lettres majuscules d’imprimerie et sont constituées de la même séquence d’attaque ‘SO’. Cependant les terminaisons des deux signes qui attirent l’attention du public visé en ce qu’elles sont constituées d’un mot de quatre ou cinq lettres plus long que le premier mot d’attaque très court ‘SO’ divergent totalement sur un plan visuel puisqu’elles n’ont aucune lettre commune.

Sur un plan phonétique, l’attaque commune des signes en présence ‘SO’ ne suffit pas à leur donner un caractère ressemblant dès lors que, chaque signe devant être pris dans son ensemble, elle ne peut être dissociée des éléments de chute respectivement constitués des mots FOOT et GREEN, lesquels ont en commun de provenir de la langue anglaise, mais produisent des sonorités tout à fait dissemblables tant du point de vue des consonnes que des voyelles, exemptes de risque de confusion.

Au plan conceptuel, les deux signes ont une même structure à savoir l’adverbe de langue anglaise SO connu du public français notamment dans son acception signifiant ‘tellement’ suivi du mot anglais FOOT pour la marque antérieure et GREEN pour la marque contestée. La société So Press prétend que le mot GREEN évoque les terrains de golf ainsi que la couleur des terrains de foot et plus généralement des terrains de sports composés de gazon de sorte qu’il est fort probable que le public perçoive le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure ainsi que l’a relevé le directeur de l’INPI.

La cour rappelle que le risque de confusion, qui comprend le risque d’association, doit être évalué au regard du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé des produits et services de la demande d’enregistrement contestée qui sont en l’espèce les ‘produits de l’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services d’abonnement à des journaux,(pour des tiers), publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, locations d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires’, lesquels ne relèvent pas du domaine sportif, de sorte que ledit consommateur percevra le terme GREEN bien connu comme signifiant ‘vert’ en anglais comme la couleur verte faisant communément référence à l’environnement, à l’écologie ou à la nature et non spécifiquement à la couleur de terrains de sports ou aux terrains de golf comme le soutient vainement la société So Press.

Ainsi l’élément dominant de la marque contestée, du fait de sa longueur et de sa distinctivité, se réfère pour le consommateur normalement avisé à la couleur de l’environnement et de l’écologie, le premier terme commun aux deux signes SO, simple adverbe court signifiant tellement, se rapportant au nom qui le suit, le tout formant un ensemble qui sera spontanément compris par ledit consommateur comme voulant dire ‘tellement écologique’, conférant au plan intellectuel au signe critiqué un sens différent de la marque antérieure qui évoque spontanément l’abréviation usuelle du mot football, sport de masse extrêmement populaire et mondialement connu sans rapport d’évidence avec une question d’écologie ou d’environnement.

Il s’infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une impression d’ensemble suffisamment différente pour exclure, même si le signe contesté reprend le premier terme ‘SO’ de la marque antérieure, un risque de confusion pour des produits similaires dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas fondé à considérer la marque seconde comme une déclinaison de la marque première, et attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune, ni à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées.

La demande d’enregistrement de la marque ‘SO GREEN’ ne peut, en conséquence, être considérée pour les produits similaires susvisés comme portant atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SO FOOT. Dès lors le recours doit être accueilli et la décision attaquée sera annulée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 5 novembre 2018 portant rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque n°18 4 428 885 ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière

La Présidente