[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique : Avant même de communiquer sur une marque, il convient de procéder à son dépôt. Dès lors qu’une marque ne dispose pas d’une notoriété suffisante, le dépôt de ses différentes déclinaisons par un concurrent (exemple : scootlib pour vélib ou autolib) reste possible. La Ville de Paris qui avait déposé la marque Scootlib’ Paris en 2011, a été condamnée pour contrefaçon de la marque « Scootlib » déposée par un tiers (loueur) dès l’année 2007. [/well]

Absence de dépôt frauduleux de marque

La Ville de Paris n’a pas établi que le dépôt de la marque « Scootlib » avait été frauduleux au sens des articles L.711-4 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette affaire s’est jouée dans un mouchoir de poche et à quelques mois près : la société Olky a déposé la marque « Scootlib » le 9 octobre 2007 avec parution d’une publicité pour son site scootlib.com dans le magazine l’Etudiant le 21 mai 2007, alors que le projet « Scootlib » de la Ville de Paris a été évoqué pour la première fois le 21 novembre 2007 dans le quotidien gratuit 20 minutes. Le dépôt de la marque « Scootlib » en 2007, concomitamment au service « Vélib » de la Mairie de Paris, n’a pas été jugé frauduleux. L’idée de développer un service de mise à disposition temporaire de scooters électriques a été évoquée publiquement pour la première fois le 21 novembre 2007, date à laquelle le quotidien gratuit 20 minutes faisait référence, au sein d’un bref article, au programme du Parti Radical de Gauche aux élections municipales « prévoyant la création d’un système Scoot’lib, à l’image des Vélib’ ». Or, au jour du dépôt de la marque « Scootlib » par la société Olky International, il n’existait aucun projet de déclinaison du service Velib aux scooters. Le caractère frauduleux du dépôt d’une marque s’apprécie au jour de celui-ci et non au regard de l’exploitation postérieure de la marque.

Conditions du dépôt frauduleux

L’annulation d’une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; les juges procèdent donc à un examen des circonstances du dépôt de la marque en cause et si le déposant  poursuivait un but légitime en conformité avec la fonction de garantie d’origine de la marque ou si, au contraire, il cherchait à priver son adversaire d’un signe nécessaire à son activité. Le caractère frauduleux du dépôt d’une marque s’apprécie toujours au jour de celui-ci et non au regard de l’exploitation postérieure de la marque.

Question de la notoriété de la marque Vélib’

La Ville de Paris a invoqué sans succès la notoriété exceptionnelle du service Vélib’ lors de son lancement au mois de juillet 2007. La concurrence déloyale par la reprise du suffixe  « lib » n’a pas non plus été retenue. Le  radical « Velib » se compose de 5 lettres et le radical « Scootlib » de 8 lettres dont seules les trois dernières sont communes avec le premier ; les syllabes d’attaque, auxquelles le consommateur prête généralement une plus grande attention, sont distinctes, d’une part [vel] et d’autre part [scoot] de sorte que les signes n’ont aucune ressemblance phonétique. Enfin, d’un point de vue conceptuel, s’ils ont la même construction associant le diminutif d’un moyen de transport au suffixe « Lib » évoquant l’idée de liberté, ils font référence à deux types de véhicules distincts, le vélo pour l’un et le scooter pour l’autre. L’internaute d’attention moyenne ne pourra donc confondre « Scootlib » et « Velib ». Il a également été jugé que le mode d’alimentation électrique des scooters s’inscrit naturellement, dans le cadre d’une activité de location de scooters, et plus généralement dans une politique de protection de la qualité de l’air, sur laquelle la Ville de Paris ne détient aucun monopole, peu important qu’elle ait ou non pour projet de proposer en libre-service des moyens de transport ainsi alimentés.

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