En présence de deux marques présentant des ressemblances (Opticeo / Optissimo) mais non identiques la contrefaçon n’est constituée qu’en présence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

Opticeo c/ Optissimo 

Les marques ‘OPTICEO’ ne constituant pas la reproduction à l’identique des marques antérieures ‘OPTISSIMO’, la juridiction a recherché s’il existait, entre les signes en cause, un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, risque qui s’apprécie globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents, sur la base de l’impression d’ensemble apportée par la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs.

Il a été jugé que les marques en causes disposent d’une construction phonétique différente de sorte qu’aucune similitude phonétique ne saurait être constatée entre elles.

Similitudes sur le plan intellectuel

De plus, les deux signes en cause disposent d’un cheminement et d’un objectif propres excluant l’existence de similitudes sur le plan intellectuel. Ainsi, les marques ‘OPTISSIMO’ constituent une référence au terme ‘optimal’ tout en adoptant une connotation italienne superlative alors que les marques ‘OPTICEO’ comportent le hiatus ‘éo’ qui a pour objectif une interpellation du consommateur.

Différences graphiques sur le plan visuel

Au surplus, les différences graphiques sur le plan visuel entre les signes en cause excluent définitivement tout risque de confusion. Les marques ‘OPTISSIMO’ apparaissent en majuscules, accompagnées d’un grossissement de la première et la dernière lettre du signe pour représenter les verres de lunettes. Les marques ‘OPTICEO’ disposent quant à elle d’une police d’écriture élaborée où chaque lettre est entrecoupée à l’exception de la lettre ‘c’ et de la représentation d’une paire de lunettes via les lettres ‘C’et ‘O’ du signe, toutes deux formant des verres et reliées par la partie basse de la lettre ‘E’ retraçant le pont des lunettes posé sur une arête de nez.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 JANVIER 2022

RP

N° RG 18/05949 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWQ5

SAS SIMBA HOLDING

SAS F G H

c/

Z Y

B X

SAS OPTICEO FRANCE

Société OPTICEO WORLD COMPANY LIMITED

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/01885) suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2018

APPELANTES :

SAS SIMBA HOLDING venant aux droits de la société BALOU HOLDING, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]

SAS F G H, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]

représentées par Maître Annabel BONNARIC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître ANTONIOTTI substituant Maître D E, avocats plaidants au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître Z Y, mandataire judiciaire, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société OPTICEO FRANCE, domicilié en cette qualité […] B X

demeurant […]

SAS OPTICEO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]

Société OPTICEO WORLD COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […], […]

représentés par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Franck BENHAMOU, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport, et Bérangère VALLEE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Balou holding est titulaire de six marques OPTISSIMO exploitées par son licencié, la SAS F G H (ci-après la société F), à savoir :

– la marque française ‘OPTISSIMO’ enregistrée le 1er octobre 1985 sous le n° 1379006 pour désigner des ‘appareils optiques’ en classe 9 ;

– la marque française semi-figurative ‘OPTISSIMO’ enregistrée le 31 août 1993 sous le n° 93 482 242 en classes 5, 9, 16 et 24, pour désigner des ‘préparations pour le nettoyage et l’entretien de verres de contact et lentilles optiques. Appareils et instruments optiques, articles de lunetterie, lunettes (optique), montures de lunettes, verres de contact, lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verre optique, verres de lunettes, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact, chaînettes, cordons pour lunettes, pince-nez, chaînettes, cordons, étuis et montures pour pince-nez, appareils et instruments pour l’astronomie, instruments azimutaux, boussoles, jumelles (optique), baromètres, thermomètres (non à usage médical), longues-vues, loupes (optique), microscopes, visières anti éblouissantes. Serviettes en papier pour le nettoyage des lunettes. Essuie-verres en papier et en tissu pour lunette’ ;

– la marque française ‘OPTISSIMO’ enregistrée le 1er octobre 1993 sous le n° 93 485 836 en classes 5, 9, 36, 40, 41, 42 et 44 pour désigner des ‘Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques. Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,herbicides. Produits pour l’entretien des lentilles de contact, notamment pour le nettoyage, l’aseptisation, la conservation et la pose de lentilles de contact. Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement. Verres de lunettes et montures. Lunettes solaires. Lentilles de contact. Etuis à lunettes ou pour lentilles de contact. Jumelles. Instruments astronomiques. Baromètres. Thermomètres. Equipement pour le traitement de l’information. Ordinateurs et matériel informatique périphérique. Programmes d’ordinateur enregistrés. Assurances contre les accidents et pertes susceptibles d’affecter des équipements optiques. Services d’opticien. Consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires. Constitution de dossiers de savoir-faire en matière d’optique notamment pour transfert de technologie dans le cadre de contrat de franchise. Recherche en cosmétologie. Services de conception graphique. Services de dessinateurs de mode. Stylisme. Imprimerie. Photocomposition. Reportages photographiques. Programmation pour ordinateur. Architecture. Décoration intérieure’ ;

– la marque communautaire enregistrée le 4 juin 1999 sous le n° 1195114 pour désigner des :

Classe 5 : ‘préparations pour le nettoyage et l’entretien de verres de contact et lentilles optiques’ ;

Classe 9 : ‘Appareils et instruments optiques, articles de lunetterie, lunettes (optique), montures de lunettes, verres de contact, lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verre optique, verres de lunettes, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact, chaînettes, cordons, étuis et montures pour pince-nez, appareils et instruments pour l’astronomie, instruments azimutaux, boussoles, jumelles (optique), baromètres, thermomètres (non à usage médical), longues-vues, loupes (optique), microscopes, visières anti éblouissantes’ ;

Classe 16 : ‘Serviettes en papier pour le nettoyage des lunettes ; essuie-verres en papier pour lunettes’ ;

Classe 24 : ‘Essuie-verres en tissu pour lunettes’ ;

– la marque communautaire ‘OPTISSIMO’ enregistrée le 1er septembre 2000 sous le n° 1838192 pour désigner des :

Classe 38 : Communications par terminaux d’ordinateurs, messagerie électronique, transmission de messages, transmission de messages et d’images assistées par ordinateur, transmission et diffusion de données, de sons et d’images assistées par ordinateur, transmission d’informations par réseaux Internet et Intranet, transmission d’informations par réseaux Internet et Intranet dans le cadre d’un site Internet destiné à la vente de produits ;

Classe 42 : Services d’opticiens ;

– la marque française ‘OPTISSIMO’ enregistrée le 9 juin 2010 sous le n° 10 3 744 998 en classe 35 pour désigner des services de ‘Publicité, relations publiques, services de diffusion d’informations publicitaires par voie électronique, diffusion et distribution de documentation publicitaire et de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons, imprimés, présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail, promotion des ventes dans le domaine des articles de lunetterie, d’optique et d’ophtalmologie, services d’abonnement à des journaux et lettres d’information sur les articles de lunetterie, d’optique et d’ophtalmologie, sur les soins médicaux dans le domaine de l’ophtalmologie, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, démonstration de produits, organisation de colloques, de séminaires et de conférences dans un but commercial et de publicité dans le domaine de l’optique, organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle, prospection de débouchés commerciaux, études et recherches de marchés, mercatique dans le domaine de l’optique, marchandisage dans le domaine de l’optique, services de vente au détail d’articles de lunetterie, d’optique et d’ophtalmologie, traitement administratif de commandes d’achats, traitement commercial de commandes d’achats, passation et réception de commandes d’articles de lunetterie, d’optique et d’ophtalmologie, gestion de fichier informatiques de commandes d’articles de lunetterie, d’optique et d’ophtalmologie, aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, administration commerciale de licences de produits et services de tiers, services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises], services de sous-traitance [assistance commerciale]’.

Postérieurement, M. B X, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal de la société QST Holding, puis Opticeo France, a déposé 5 marques OPTICEO, à savoir :

– la marque française ‘OPTICEO’ enregistrée le 27 février 2014 sous le n° 14 4 072 023 en classes 5, 9, 35, 38 et 42 pour désigner des ‘produits hygiéniques pour la médecine, désinfectants, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographique, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation le réglage ou la commande du courant électrique ; lunettes 3D ; articles de lunetteries, étuis à lunettes. Publicité ; gestion des affaires commerciales : diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d ‘abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseil en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; fournitures d ‘accès à des bases de données; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées : services de messagerie électronique, Recherches scientifiques et techniques ; recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données’.

– la marque française ‘OPTICEO’ enregistrée le 21 octobre 2013 sous le n° 13 4 041 439 en classes 5, 9, 35, 38 et 42 pour désigner des ‘produits hygiéniques pour la médecine ; désinfectants ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ;lunettes (optique) ; articles de lunetterie : étuis à lunettes. Publicité ; gestion des affaires commerciales : diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement a des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseil en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique , location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; fournitures d’accès à des bases de données ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industrielle).

– la marque française semi-figurative ‘OPTICEO’ enregistrée le 25 février 2014 sous le n° 14 4 071 656 en classes 5, 9, 35, 38 et 42 pour désigner des ‘produits hygiéniques pour la médecine, désinfectants, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographique, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; lunettes (optique) lunettes 3D ; articles de lunetteries ; étuis à lunettes. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseil en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; fournitures d’accès à des bases de données ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées : services de messagerie électronique. Recherches scientifiques et techniques ; recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; conception de systèmes informatiques; logiciel-service ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données’.

– la marque française semi-figurative ‘OPTICEO’ enregistrée le 26 février 2014 sous le n° 14 4 071 922 en classes 5, 9, 35, 38 et 42 pour désigner des ‘produits hygiéniques pour la médecine, désinfectants, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographique, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; lunettes (optique) lunettes 3D ; articles de lunetteries ; étuis à lunettes. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseil en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.

Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; fournitures d’accès à des bases de données ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées : services de messagerie électronique. Recherches scientifiques et techniques ; recherches et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de données’.

– et la marque semi-figurative ‘OPTICEO PRIVILÈGE in fine un nouveau regard sur vos lunettes www.opticéo.fr’ enregistrée le 27 février 2014 sous le n° 14 4 072 067 en classe n°35 pour des ‘services et programmes de fidélisation de clientèle à but commerciaux’ (carte de fidélité).

Sur ces 5 marques, les 4 déposées par M. X à titre personnel ont toutes été cédées à la société Opticeo World Company Limited, laquelle a conclu pour chacune d’elles un contrat d’exploitation à l’égard de la société Opticeo France.

Considérant que ces marques ‘OPTICEO’ (mais également les dénominations sociales des sociétés les exploitant ainsi que leurs noms de domaine) sont des contrefaçons des marques ‘OPTISSIMO’, les sociétés Balou Holding et et F G ont, par exploits d’huissier des 25 janvier et 21 avril 2016, assigné M. X, la société Opticeo France et la société Opticeo World Company Limited (ci-après ‘les sociétés Opticeo’) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par exploit du 21 mars 2017, les sociétés demanderesses ont attrait à la cause maître Z Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Opticeo France.

Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

– débouté la société Simba Holding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H de l’ensemble de leurs demandes,

– débouté la société Opticeo World Company United, Maître Z Y ès qualité de mandataire judiciaire de la société Opticeo France et M. B X de leurs demandes reconventionnelles,

– condamné in solidum la société Simba Holding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H à verser à M. B X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Simba Holding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H à verser à la société Opticeo World Company United la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Simba Holding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H à verser à Maître Z Y représentant les intérêts de la société Opticeo France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société Simba Holding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H aux dépens,

– dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

La société Simba et la société F ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2018.

Par conclusions déposées le 29 octobre 2021, les sociétés Simba et F G H demandent à la cour de :

– constater l’appel partiel relevé en date du 5 novembre 2018 du jugement du 11 septembre 2018,

– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :

* débouté la société Simba Holding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H de l’ensemble de leurs demandes,

* condamné in solidum la société SimbaHolding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H à verser à M. B X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la société Simba Holding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H à verser à la société Opticeo World Company LTD la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la société Simba Holding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H à verser à Maître Z Y représentant les intérêts de la société Opticeo France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la société Simba Holding venant aux droits de Balou Holding et la société F G H aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

– dire les sociétés Simba Holding, venant aux droits de la société Balou Holding, et F G H recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

– reconnaître la recevabilité et l’opposabilité de la présente action et des demandes à l’encontre des sociétés Opticeo France et Opticeo World Company LTD, ainsi qu’à l’encontre de Maître Z Y, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Opticeo France, et de M. X,

– juger que les marques françaises n° 14 4 072 023, n° 14 4 072 067, n° 14 4 071 922, n° 14 4 071 656 et n° 13 4 041 439 constituent des contrefaçons des marques n° 3 744 998, n° 1 838 192, n° 1 195 114, n° 93 485 836, n° 93 482 242 et n° 1 379 006 au sens des articles L. 716-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle,

– juger que les dénominations sociales Opticeo France et Opticeo World Company LTD et les noms de domaine « opticeo.fr » et « opticeo.com » constituent des contrefaçons des marques n° 3 744 998, n° 1 838 192, n° 1 195 114, n° 93 485 836, n° 93 482 242 et n° 1 379 006 au sens des articles L. 716-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence,

– constater l’existence d’une créance de la société Opticeo France au bénéfice des sociétés Simba Holding, venant aux droits de la société Balou Holding, et F G H,

– prononcer la nullité des marques françaises n° 14 4 072 023, n° 14 4 072 067, n° 14 4 071 922, n° 14 4 071 656 et n° 13 4 041 439 sur le ondement de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et ce pour l’intégralité des produits et services qu’elles désignent,

– ordonner la transmission par le greffe à l’INPI du jugement à intervenir aux fins d’inscription sur le registre national des marques,

– ordonner la modification des dénominations sociales des sociétés Opticeo France et Opticeo World Company LTD et en justifier par écrit dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par jour de retard,

– ordonner la radiation des noms de domaine « opticeo.fr » et « opticeo.com » et en justifier par écrit dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par jour de retard,

– interdire aux sociétés Opticeo, ainsi qu’à M. X tout usage du terme « OPTICEO » pour tout produit ou service inclus dans les marques n° 4 072 023, n° 4 072 067, n° 4 071 922, n° 4 071 656 et n° 4 041 439, sous astreinte de 1.500 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

– faire injonction aux sociétés Opticeo, ainsi qu’à M. X et Maître Y ès qualité de mandataire judiciaire de la société Opticeo France de communiquer le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés par l’exploitation des signes contestés, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,

– condamner solidairement les sociétés Opticeo, ainsi que M. X à payer à la société Simba Holding, venant aux droits de la société Balou Holding, la somme de 50.000 euros en raison de l’atteinte portée à ses droits de marque, à parfaire en fonction du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par l’exploitation des signes contestés,

– condamner solidairement les sociétés Opticeo, ainsi que M. X à payer à la société F G H la somme de 100.000 euros en raison de l’atteinte portée à ses droits d’exploitation, à parfaire en fonction du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par l’exploitation des signes contestés,

– ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait, dans cinq journaux au choix des sociétés Simba Holding, venant aux droits de la société Balou Holding, et F G H et aux frais avancés des sociétés Opticeo, ainsi que de M. X, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 30.000 euros,

– rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par les intimés,

En tout état de cause,

– condamner solidairement les sociétés Opticeo, ainsi que M. X à payer aux sociétés Simba Holding, venant aux droits de la société Balou Holding, et F G H la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les sociétés Opticeo, ainsi que M. X aux dépens, dont distraction au profit de Maître D E, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 30 octobre 2019, les sociétés Opticeo, M. X et maître Y demandent à la cour de :

– juger les intimés recevables et bien fondés en leurs demandes et appel incident,

– infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les créances alléguées n’étaient pas concernées par les règles de forclusion des articles L.622-24 et L.622-16 du Code de commerce,

– statuant à nouveau, juger donc que les créances alléguées trouvent bien leur fait générateur antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qu’il s’agit donc bien de créances antérieures,

– juger par ailleurs que faute de déclaration de créances, toute demande de condamnation quelle qu’elle soit (en ce compris les demandes de condamnations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens) formulée à l’encontre de la société Opticeo France est irrecevable et inopposable à l’intimée et aux organes de la procédure de sauvegarde judiciaire,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas contrefaçon,

– constater que les sociétés F G H et Balou Holding ne rapportent pas la preuve d’un préjudice commis par un fait fautif de la société QST,

– en tout état de cause, débouter les sociétés F G H et Balou de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des concluants,

– constater que les sociétés F G H et Balou Holding tentent par la présente action en justice de nuire aux intérêts de la société Opticeo France, l’objectif étant de mettre à mal un concurrent,

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la marque et la demande de changement de dénomination sociale,

– ordonner la publication du Jugement à intervenir dans cinq publications pour un montant de 30.000 euros et infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs, et condamner solidairement les sociétés F G H et Balou Holding à verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Opticeo France et M. X,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les demanderesses à verser la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et condamner les mêmes au paiement au profit des mêmes solidairement la somme de 3.000 euros à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’appel.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 novembre 2021.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité des demandes des sociétés Simba et F

Maître Y, M. X et les sociétés Opticeo soutiennent que les demandes de la société Simba et de la société F sont irrecevables, faute d’avoir déclaré leurs créances dans les deux mois suivant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Opticéo France par le tribunal de commerce de Toulouse le 27 octobre 2016.

Pour ce faire, les intimés se prévalent de l’article L. 622-26 du code de commerce (dans son ancienne rédaction) qui dispose : ‘ A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.’

Les sociétés Simba et F soutiennent que leurs demandes sont recevables au motif que leurs créances ont pour fait générateur la condamnation de leurs débiteurs qu’elles sollicitent devant la cour et que les actes de contrefaçon sont des faits continus qui n’ont pas cessé après la date du jugement d’ouverture, provoquant un renouvellement du fait générateur de leur créance.

Il est constant que les faits argués de contrefaçon par les sociétés Simba et F ont débuté antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Opticeo France et se sont poursuivis postérieurement.

Or, faute d’avoir été déclarées dans les délais légaux, les créances nées à l’encontre d’une société faisant l’objet d’une procédure collective antérieurement au jugement d’ouverture sont inopposables au débiteur mais, le délit de contrefaçon étant continu, ses victimes sont recevables à demander l’indemnisation du préjudice qui en résulte pendant la période postérieure au jugement d’ouverture.

En conséquence, seules les créances des sociétés F et Simba fondées sur des faits postérieurs au jugement d’ouverture, soit le 27 octobre 2016, sont opposables aux sociétés Opticeo, maître Y et M. X et les demandes formées à ce titre sont seules recevables.

Le jugement entrepirs sera donc infirmé en ce qu’il a jugé recevables dans leur totalité les demandes des sociétés Simba et F.

2) Sur la contrefaçon

Les sociétés SAS Simba et SAS F sollicitent la condamnation de maître Y, M. X et des sociétés Opticeo pour contrefaçon de leurs marques précédemment citées. Elles considèrent que les marques, dénominations sociales et noms de domaine comprenant le signe ‘Opticeo’sont une imitation de leurs marques ‘Optissimo’ alors qu’elles visent toutes deux des produits identiques ou similaires dans le domaine de l’optique.

Les sociétés Opticéo, maître Y et M. X concluent au rejet de cette demande au motif que les signes en cause ne sont pas similaires et qu’aucune similarité entre les produits visés ne saurait être reconnue.

L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version applicable au présent litige :

‘Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.’

Les marques ‘OPTICEO’ ne constituant pas la reproduction à l’identique des marques antérieures ‘OPTISSIMO’, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en cause, un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, risque qui s’apprécie globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents, sur la base de l’impression d’ensemble apportée par la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants respectifs.

Le risque de confusion recouvre le risque d’association dès lors que le consommateur peut être amené à croire qu’il est en présence de déclinaison de marques.

Il revient à la cour d’apprécier en l’espèce ce risque dans l’esprit du consommateur provenant d’une identité sur les produits visés et sur les similitudes entre les signes en cause.

Sur l’existence d’une identité entre les produits et services visés

Les sociétés F et Simba soutiennent que les marques ‘OPTICEO’, noms de domaines ‘opticeo.fr’ ‘opticeo.com’ ainsi que les dénominations sociales OPTICEO FRANCE et OPTICEO WORLD COMPANY LTD désignent des produits et services similaires ou identiques à ceux pour lesquels la marque ‘OPTISSIMO’ a été déposée.

Les sociétés Opticeo soutiennent qu’une similarité entre les produits visés ne sauraient être reconnue au simple motif que les classes visées lors de l’enregistrement de ses marques en cause sont les mêmes que celles des marques antérieures. Il en résulte selon elles que des produits figurant dans la même classe peuvent être considérés comme différents.

En outre, les sociétés Opticéo indiquent que la marque ‘OPTICEO’ est enregistrée dans les classes 3, 5, 9, 10, 35, 38, 42 alors que la marque ‘OPTISSIMO’ n’est enregistrée que pour la marque 35. Elles rejettent les arguments des sociétés appelantes indiquant que l’enregistrement de la marque ‘OPTICEO’ est intervenu sous les mêmes classes que la marque ‘OPTISSIMO’.

La cour constate que les marques ‘OPTISSIMO’ ne sont pas enregistrées seulement pour la classe 35, mais pour les classes 5, 9, 16, 24, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44.

La similitude entre les produits et services visés suppose l’existence entre eux d’un lien étroit et obligatoire, ou encore le fait que les produits concernés ont la même nature, la même fonction ou la même destination de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune (Com. 27 juin 2018, Pocket, n° 16-25.921). Cette similitude doit s’apprécier par rapport au libellé du dépôt et non par rapport aux produits et services effectivement exploités sous la marque.

En l’espèce les dépôts des marques ‘OPTICEO’ ont été réalisés dans cinq classes identiques à celles pour lesquelles les marques ‘OPTISSIMO’ ont été enregistrées.

Il est relevé que les marques en cause portent chacune sur des produits et services identiques du domaine d’activité de l’optique, à savoir :

– Pour les produits et services de la classe 5 : de l’appareillage d’optique, des produits hygiéniques ou pharmaceutiques d’optique.

– Pour les produits et services de la classe 9 : des appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; lunettes (optique), appareils et instruments optiques, articles de luneterie, étuis à lunettes.

– Pour les produits et services de la classe 35: de la publicité, la diffusion de matériel publicitaire, les relations publiques, la présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail, des services d’abonnement à des journaux ou télécommunication; la gestion de fichier informatiques dans le domaine de l’optique; l’organisations d’expositions, colloques, séminaires et de conférences à buts commerciaux ou de publicité dans le domaine de l’optique ; les programmes et opérations promotionnelles à des fins de fidélisation de la clientèle; l’activité de conseil dans la conduite des affaires des entreprises dans la gestion de leurs activités.

– Pour les produits et services de la classe 38 : les communications par terminaux d’ordinateurs et les services de messagerie électronique; les services de transmissions d’infomrations par réseaux Internet et Intranet et agence de presse ou d’informations; les services de fourniture d’accès à des bases de données et les services de transmission et diffusion de données;

– Pour les produits de la classe 42 : architecture ; décoration d’intérieur; stylisme; recherches scientifiques et techniques; des activités de développement informatique.

En conséquence, les produits et services visés en l’espèce sont identiques ou similaires de sorte qu’il revient à la cour d’apprécier les similitudes entre les signes en cause.

Sur les similitudes entre les signes

Les sociétés F et Simba soutiennent que les marques ‘OPTICEO’ présentent en premier lieu des similitudes visuelles concernant les dimensions figuratives des signes en cause. Elles considèrent que les marques ‘OPTICEO’ représentées, constituent une combinaison des différentes marques semi-figuratives ‘OPTISSIMO’ par un jeu de contraste entre la couleur de police employée et celle du fond sur lequel elles sont représentées. De plus, elles estiment que des similarités visuelles peuvent être identifiées entre les marques en cause, chacune comportant une représentation graphique de paires de lunettes. En outre, elles soutiennent que le consommateur d’attention moyenne ne retiendra que les éléments verbaux lisibles de la marque et qu’à ce titre, les marques ‘OPTICEO’ sont similaires à leurs marques ‘OPTISSIMO’ en reprennant l’élément verbal ‘OPTI’ écrit horizontalement de manière identique.

Les sociétés F et Simba considèrent que la reprise de l’élément verbal ‘OPTI’ par la marque ‘OPTICEO’ caractérise également une similitude intellectuelle avec ses marques ‘OPTISSIMO’. Elles demandent également à ce que soit constatées des similitudes phonétiques entre les marques ‘OPTICEO’ et leurs marques ‘OPTISSIMO’, chacune des marques comprenant les syllabes [op] [ti] [ss] en début de signe et [o] à la fin

Les sociétés Opticéo contestent l’existence de similitudes entre les signes en cause, tant sur le plan phonétique que visuel. Elles considèrent que les signes n’ont pas les mêmes éléments verbaux, le même code couleur et le même logotype. Elles soutiennent que la reprise de l’élément verbal ‘OPTI’ ne peut créer de confusion dans l’esprit du public puisque de nombreuses entreprises dans le même domaine d’activité l’utilisent dans leurs signes.

Il ressort d’une comparaison globale que chaque signe est constitué des syllabes [op], [ti] et

[ss] placées à la suite en début de signe et du son [o] à la fin. Cependant, l’absence ou la faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure ou des éléments communs aux marques en litige est de nature à exclure le risque de confusion (CJUE 18 juin 2020, aff. C-702/18), de sorte que seuls les éléments distinctifs de la marque antérieure sont protégés.

Or, les trois premières syllabes des deux signes en causes font référence à la racine générique du mot ‘opticien’ et ne font donc que renvoyer aux produits et services pour lesquels les marques ont été enregistrées. Dès lors, les sociétés Simba et F ne peuvent se prévaloir de la mention ‘opti’ comme étant un élément protégeable de leur marque. Par ailleurs, outre l’utilisation de la racine ‘opti’, les marques ‘OPTISSIMO’ sont composées des syllabes ‘[si]’ et ‘[mo]’ alors que les marques ‘OPTICEO’ disposent des syllables ‘[ss]’ et ‘[éo]’, provoquant une impression d’ensemble différente phonétiquement.

En conséquence, les marques en causes disposent d’une construction phonétique différente de sorte qu’aucune similitude phonétique ne saurait être constatée entre elles.

De plus, les deux signes en cause disposent d’un cheminement et d’un objectif propres excluant l’existence de similitudes sur le plan intellectuel. Ainsi, les marques ‘OPTISSIMO’ constituent une référence au terme ‘optimal’ tout en adoptant une connotation italienne superlative alors que les marques ‘OPTICEO’ comportent le hiatus ‘éo’ qui a pour objectif une interpellation du consommateur.

Au surplus, les différences graphiques sur le plan visuel entre les signes en cause excluent définitivement tout risque de confusion. Les marques ‘OPTISSIMO’ apparaissent en majuscules, accompagnées d’un grossissement de la première et la dernière lettre du signe pour représenter les verres de lunettes. Les marques ‘OPTICEO’ disposent quant à elle d’une police d’écriture élaborée où chaque lettre est entrecoupée à l’exception de la lettre ‘c’ et de la représentation d’une paire de lunettes via les lettres ‘C’et ‘O’ du signe, toutes deux formant des verres et reliées par la partie basse de la lettre ‘E’ retraçant le pont des lunettes posé sur une arête de nez.

Au vu des éléments développés et de l’absence de similitudes entre les marques, dénominations sociales et noms de domaine en cause, c’est par de justes motifs que le tribunal de grande instance a débouté les sociétés Simba et F de l’ensemble de leurs demandes portant sur les contrefaçons de leurs marques.

La décision déférée à la cour sera en conséquence confirmée sur ce point.

3) Sur l’appel incident

Les sociétés Opticeo, maître Y et M. X soutiennent que l’action engagée par les sociétés SAS F et SAS Simba dans la présente procédure est abusive et ils réclament à ce titre 100.000 € de dommages et intérêts et la publication du jugement.

Cependant, les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une intention de nuire de la part des sociétés Simba et F. Le simple fait que ces dernières soient déboutées de leurs demandes ne saurait caractériser une procédure abusive.

C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté les sociétés Opticeo, maître Y et M. X de leurs demandes reconventionnelles aux fins de dommages-et-intérêts et de publications.

La décision déférée à la cour sera donc également confirmée sur ce point.

4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Simba et F succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens et à verser aux sociétés Opticeo, maître Y et M. X la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble des demandes des sociétés Simba et F portant sur des faits de contrefaçon;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déclare irrecevables les demandes des sociétés Simba et F fondées sur des faits de contrefaçons antérieurs à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Opticeo France.

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,

Condamne in solidum la société Simba venant aux droits de Balou Holding et la société F G H à verser à chacun des intimés, à savoir la société Opticeo France, la société Opticeo World Company LTD, maître Y représentant les intérêts de la société Opticeo France et M. X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Simba venant aux droits de Balou Holding et la société F G H aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,