Il est légal de réserver sur AdWords, la marque d’un concurrent à titre de mot clef, dès lors que l’annonce affichée exclut tout risque de confusion avec le site dudit concurrent. Toutefois, certaines  pratiques malicieuses de référencement peuvent être sanctionnées par la contrefaçon de marque.  

Nouvelle affaire Aquarelle 

Il a été jugé que l’usage par la société SCT du mot-clé et de la marque « Aquarelle » n’a pas porté préjudice aux intérêts propres de la société Aquarelle, titulaire de la marque éponyme.

Droits du déposant de marque  

Selon l’article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, ‘sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, (‘) ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement’.

Le droit du titulaire d’une marque enregistrée d’interdire à tout tiers de faire usage, en l’absence de son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour les produits ou services identiques à ceux pour lesquelles celle-ci est enregistrée ‘a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c’est-à-dire d’assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres.

L’exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit. … Le titulaire ne pourrait pas interdire l’usage d’un signe identique à la marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée si cet usage ne peut porter préjudice à ses intérêts propres en tant que titulaire de la marque eu égard aux fonctions de celle-ci’. (arrêt CJUE du 12 novembre 2002, ARSENAL FOOTBALL CLUB, C-206/01).

Dans son arrêt du 23 mars 2010, GOOGLE C/ LOUIS VUITTON MALLETIER SA, la CJUE a précisé (Affaires C-236/08 à C-238/08) que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers. »

Présentation de l’annonce AdWords  

L’atteinte à la fonction d’origine de la marque dépend de la façon dont l’annonce est présentée; elle est caractérisée si l’annonce suggère l’existence d’un lien économique entre le tiers et le titulaire de la marque ou si elle reste à tel point vague sur l’origine des produits ou services en cause, qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial joint, si l’annonceur est un tiers ou s’il est économiquement lié au titulaire de la marque.

En l’occurrence, si la société SCT a réservé le mot clé Aquarelle pour référencer le site internet qu’elle édite, il est présenté à l’internaute une annonce pour le site ‘lebouquetdefleurs.com’ ne faisant aucun usage du signe ‘aquerelle’, ni dans l’annonce elle-même, ni dans le lien, ni dans l’adresse URL. L’annonce en cause utilise des termes courants pour décrire l’activité de livraison de fleurs commandées en ligne, soit ‘livraison, bouquet, fleurs, fraîches, France…’. Elle affiche expressément le nom du site internet ‘lebouquetdefleurs.com’, ce qui est de nature à permettre à l’internaute moyen d’être éclairé sur l’identité de ce site. L’usage de la mention ‘site officiel’, ne peut dès lors tromper l’internaute, ce d’autant qu’il s’agit d’un usage répandu et que le texte même de l’annonce n’est pas de nature à laisser penser qu’il s’agit du site officiel d’Aquarelle, mais l’amènera à penser que lui est présenté le site officiel ‘lebouquetdefleurs.com’.

Il s’en suit que l’usage par la société SCT du signe Aquarelle comme mot-clé dans le système de référencement Adwords, pour faire de la publicité pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels la marque Aquarelle est enregistrée, permet à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent de la société Aquarelle, titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à elle ou, au contraire, d’un tiers.

Malice sanctionnée  

Les sociétés Aquarelle ont découvert que la société SCT avait ajouté à son site une rubrique ‘Bouquet et Aquarelle’ présentant des bouquets avec du matériel de peinture (pour faire des « aquarelles ») afin d’améliorer son référencement naturel. Cette pratique a été jugée illégale et contrefaisante de la marque Aquarelle. La vente de ce matériel était un prétexte pour contrefaire la marque, ce d’autant que la distribution de produits de peinture n’entrait pas dans l’objet social de la société SCT, et que sur le signe Aquarelle est toujours utilisé avec une majuscule sur le site, ce qui révèle un usage de la marque et constitue une contrefaçon. La vente de ces packs qui contiennent la plupart du temps un bouquet de fleurs, est de nature à créer chez l’internaute une association entre ces packs et la marque Aquarelle déposée notamment pour les produits horticoles, plantes et fleurs naturelles.

Une telle utilisation du terme Aquarelle dans ces conditions constitue un usage de la marque Aquarelle de nature à créer un risque de confusion, dès lors que le terme Aquarelle est alors reproduit pour commercialiser des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque, et que l’internaute moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de penser que les produits et services ainsi proposés proviennent du titulaire de la marque Aquarelle ou d’une entreprise économiquement liée à celle-ci.

Usage de marque dans le code source

A noter que l’utilisation du signe ‘aquarelle’ correspondant à la marque dans le code source du site lebouquetdefleurs.com n’est pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque ; n’étant pas visible du public, le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services. Par conséquent, l’utilisation de la marque Aquarelle reproduite dans le code source du site ne peut être considérée comme un usage contrefaisant de la marque. Télécharger la décision