3 mois pour reprendre un usage sérieux

La reprise de l’exploitation d’une marque pour éviter la déchéance de marque est possible dans les 3 mois précédant la demande de déchéance. Selon l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».

Les juges analysent si les actes de reprise d’exploitation peuvent être considérés comme des actes d’usage réel et sérieux de la marque, susceptibles, comme tels, de faire obstacle à l’action en déchéance.

Position de la CJUE

Selon la jurisprudence communautaire Ansul / La Mer Technology (CJCE, 11 mars 2003, Ansul ; CJCE, 27 janvier 2004, La Mer Technology) pour apprécier la reprise de l’usage sérieux, il  convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque.

L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.

Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a, ou non, un caractère sérieux. Une règle de minis, qui ne permettrait pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut, dès lors, être fixée.

En l’espèce, la reprise de l’usage d’une marque (correspondant à un titre de presse) a été admise dès lors que le magazine a été diffusé sur Internet sous forme électronique, peu importe  que le  e-magazine poursuivait le dessein de « jauger le public » ou qu’il n’ait pas encore eu d’abonnements, de commandes ou d’inscription, il suffit que la marque soit apposée sur le  produit visé à son enregistrement qui est mis à la disposition du public sans laisser de doute sur sa fonction.

En toute hypothèse, le critère quantitatif ne constitue pas un critère d’appréciation déterminant et que la diffusion par le net est potentiellement de nature à assurer le rayonnement du produit. De surcroît, s’agissant de la publication du magazine, un deuxième numéro est paru sous format papier, ces deux premiers numéros ayant été diffusés dans plus de 20.000 points de vente en France à raison de près de 119.000 exemplaires (chiffre d’affaires de 287.236,97 euros).

L’argumentation destinée à mettre en relief la faiblesse quantitative des actes d’exploitation se heurte à la jurisprudence communautaire sus-évoquée de laquelle il ressort qu’un tel constat, au demeurant sujet à caution au cas d’espèce, n’exclut nullement, comme il a été dit, le sérieux d’une reprise d’exploitation de la marque.

Il en résulte que l’exploitation de ce magazine papier vient conforter l’usage réel et sérieux de la marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance telle que visée à l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.