Publicité sur AdWords : nouvelle contrefaçon

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Réservation fautive de mot-clef

Une société victime de la contrefaçon de sa marque sur AdWords a obtenu la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts contre l’un de ses concurrents. Ce dernier avait réservé et affiché dans le corps même du lien promotionnel, la marque du déposant (« Murprotec »). Le risque de confusion était d’autant plus réel que les deux sociétés ont des dénominations sociales relativement proches («Murprotec / Muretanche »).

Appréciation du risque de confusion

Afin d’apprécier une demande en contrefaçon (y compris sur AdWords), il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Ce risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Les produits et/ou services des concurrents doivent aussi être similaires (appréciation de la nature, destination, utilisation et du caractère concurrent ou complémentaire des produits et/ou services).

Marge d’appréciation du juge

Aux termes de l’arrêt Portakabin Ltd rendu le 8 juillet 2010 par la CJUE interprétant la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, la Cour a posé qu’il incombe à la juridiction nationale de conclure qu’il existe un risque de confusion lorsqu’est montrée aux internautes, à partir d’un mot clé similaire à une marque, une annonce d’un tiers laquelle ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y a lieu de conclure qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine. De même, lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu’il y a atteinte à ladite fonction de la marque.

Sanction du risque d’association

C’est bien le risque d’association entre deux marques qui a été sanctionné. Les deux sociétés utilisant le même préfixe d’attaque « Mur » et œuvrant dans des secteurs d’activités identiques – celui du bâtiment de la construction et de l’isolation – il était particulièrement difficile pour l’internaute de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce mise en ligne provenaient de l’une ou l’autre des sociétés ou encore d’une entreprise qui leur était économiquement liée.

A ce titre, la « directive marques » n° 2008/95 du 22 octobre 2008 dispose que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le RISQUE D’ASSOCIATION entre le signe et la marque.

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