Nouvelle déchéance de marque prononcée

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12 Avr, 2023

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Déchéance de marque, Marques, Propriété intellectuelle

Nouvelle déchéance de marque prononcée

12 avril 2023

déchéance de marque, propriété intellectuelle

Ce point juridique est utile ?

La déchéance des droits sur la marque CAMEL (vêtements) a été prononcée par les juridictions.

Sommaire

Le risque de déchéance des droits

Conformément à l’article L 714-5 du code de propriété intellectuelle dans sa version applicable à l’espèce , encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

L’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit à la date de la publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. A défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 29 MARS 2023

(n°047/2023, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/04973 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Décembre 2020 – Tribunal Judiciaire de Paris – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 19/00418

APPELANT

M. [U] [O]

Né le 8 mai 1991

De nationalité canadienne

Demeurant

[Adresse 1]

Code postal: V6Z 3C7

VANCOUVER, BC, CANADA

Représenté et assisté de Me Camille PECNARD et Me Jeanne BRETON du cabinet LAVOIX, avocats au barreau de PARIS, toque : E1626

INTIMEES

Société WORLDWIDE BRANDS INC,

Société de droit américain,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Wilmington Delaware,

ETAT-UNIS D’AMERIQUE

et dont le siège opérationnel est situé

[Adresse 5]

[Localité 2], ALLEMAGNE

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de Créteil, toque : PC 427

Assistée de Me Valérie GASTINEL de la SELEURL Valérie GASTINEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J110

Société IN.PRO.DI. – INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE SPA,

Société de droit italien,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4], ITALIE

N’ayant pas d’avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Par défaut

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Worldwide Brands Inc (WBI), est titulaire de la marque internationale semi-figurative CAMEL ACTIVE n°814414, enregistrée le 9 septembre 2003 et régulièrement renouvelée, désignant l’Union européenne depuis le 30 janvier 2018 pour désigner des produits et services en classes 9, 14, 18 et 25 et notamment les ‘vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie’.

La société WBI expose avoir constaté que la marque internationale verbale CAMEL n° 406715 désignant la France, enregistrée le 8 mai 1974 en classe 25 pour les ‘chemises’, après limitation suite à un refus d’enregistrement, appartenant à la société de droit italien Inghirami Produzione Distributione, (In.Pro.Di.), n’était pas exploitée. Cette marque a été cédée par la société In.Pro.Di. le 28 septembre 2018 à M. [U] [O], de nationalité canadienne et domicilié au Canada. L’inscription de la cession au registre international des marques est intervenue le 17 juin 2019.

Après avoir adressé des mises en demeure en date du 19 novembre 2018 à la société In.Pro.Di en qualité de titulaire inscrit et à M. [U] [O], en tant que demandeur à l’inscription du transfert de propriété à son profit, aux fins de retrait partiel de la marque CAMEL, la société WBI les a fait assigner par actes des 4 décembre 2018 devant le tribunal judiciaire de Paris en déchéance de marque.

Par jugement rendu le 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

– rejeté la demande de mise hors de cause de la société In.Pro.Di ;

– déclaré la société In.Pro.Di déchue de ses droits sur la partie française de la marque verbale internationale CAMEL n° 406715 à compter du 4 décembre 2013 ;

– déclaré [U] [O] déchu de ses droits sur la partie française de la marque verbale internationale CAMEL n°406715 à compter du 28 septembre 2018 ;

– dit que le présent jugement, une fois devenu définitif sera transmis par la partie la plus diligente, aux fins de son inscription, sur le registre international des marques ;

– condamné [U] [O] et la société In.Pro.Di aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux ;

– condamné [U] [O] à payer à la société Worldwide Brands Inc. la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société In.Pro.Di à payer à la société Worldwide Brands Inc. la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– autorisé Me Valérie GASTINEL, avocat, à recouvrer directement contre [U] [O] et la société In.Pro.Di, ceux des dépens, dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Le 16 mars 2021, M. [U] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 et signifiées par RPVA le 3 novembre 2022, M. [U] [O], demande à la cour de :

Vu notamment l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle,

– déclarer M. [U] [H] recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 décembre 2020 (RG 19/00418) ;

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

– rejeter l’ensemble des demandes de WBI ;

– déclarer que l’usage sérieux et continu de la marque CAMEL n°406715 pour les produits désignés tant avant qu’après sa cession au profit de M. [U] [H], le 28 septembre 2018, fait obstacle à toute déchéance ;

– ordonner à WBI de rembourser à M. [U] [H] la somme de 3.000 euros qu’elle a perçue en exécution du jugement dont appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner WBI à payer à M. [U] [H] la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner WBI à payer à M. [U] [H] l’ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par le CABINET [K], selon l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et notifiées le 26 septembre 2022, la société Worldwide Brands Inc demande à la cour de :

Vu les articles L. 714-5, R. 712-23 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

– confirmer le jugement entrepris du 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

– débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence :

– condamner M. [H] à payer à la société Worldwide Brands, Inc. pour les frais irrépétibles d’appel une somme complémentaire de 40.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laurent Moret en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société de droit italien In.Pro.Di n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant lui ont été transmises selon acte de transmission de la demande de signification en date du 3 novembre 2021. Il n’est pas justifié du retour de l’entité requise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance

M. [H] soutient que l’usage de la marque qu’il a fait avant la cession était consenti par la société In.Pro.Di. ; que les clauses de non-contestation, très habituelles dans les contrats de cession, ne signifient pas que le cédant, avant la conclusion du contrat, ne consentait pas à l’usage de la marque par le cessionnaire ; qu’il en est de même de la clause 11 accordant une licence pour la période comprise entre la date de cession et celle du transfert effectif des marques qui vise également à sécuriser l’accord tacite de la société In.Pro.Di ; que le contrat ne mentionne aucun passif contentieux entre les parties ; que toute sa place doit être donnée au silence du contrat ; que si la société In.Pro.Di avait seulement toléré l’usage antérieur, voire n’avait jamais consenti à cet usage, elle en aurait fait mention dans le contrat.

Il ajoute qu’il doit être tenu compte des relations commerciales entre lui et la société In.Pro.Di; que la société In.Pro.Di, qui a initié plus de 30 procédures pour défendre ses marques, ne l’a jamais fait assigner ni n’a jamais protesté contre son usage de la marque antérieur à la cession; que son consentement à cet usage doit donc être présumé ; que les preuves d’usage pendant cette période doivent donc être admises.

Concernant le caractère sérieux de l’usage, il prétend que le marché à prendre en compte est celui de l’outdoor ; que les chemises sur ce marché représentent une petite partie des ventes ; qu’il fait un usage sérieux de la marque CAMEL par le biais des sociétés chinoises Red Penguin Outdoor et Guangdong Camel Clothing, qui commercialisent les produits respectivement sur Amazon France et Aliexpress France ; que la société Red Penguin Outdoor est le distributeur agréé des produits CAMEL sur Amazon France en application d’un contrat de distribution qui inclut toutes les marques CAMEL.

Il ajoute que la société Guangdong Camel Clothing commercialise également les vêtements CAMEL en ligne sous le nom commercial ‘CAMEL Official Store’ ; que le simple fait que cette société soit dirigée par son père suffit à considérer que Guangdong Camel Clothing a utilisé la marque CAMEL avec son autorisation ; que la société Guangdong Camel Clothing est bien identifiée comme vendeur sur le site fr.Aliexpress.com.

Il prétend que les chemises ou chemisettes outdoor n’ont jamais été considérées en France comme des articles de consommation courante ; qu’il fait montre d’efforts considérables pour maintenir ou créer des parts de marché sur le territoire français ; qu’il fabrique à l’étranger ces produits et les exporte vers la France, comme en témoignent les déclarations des douanes chinoises en date des 8 et 11 décembre 2018 ; que ces exportations sont concomitantes à l’assignation du 4 décembre 2018 ; que ces usages ne sont donc pas tardifs ; que les pièces 20 et 21 sont donc admissibles ; que de tels usages, raisonnés au regard du secteur et des produits en question, sont à eux seuls de nature à faire échec à la demande de déchéance.

Il ajoute qu’il commercialise en gros et au détail à destination du marché français des chemises CAMEL, y compris des chemisettes et polos, par le biais du site Internet camelstore.com opéré par la société American Camel International dont il est le gérant. ; que peu important l’usage de l’anglais, les produits étant expressément destinés au marché français ; que les copies d’écran sont datées de 2021 ; que les polos, chemisettes, t-shirts, polaires, vestes, pulls sont identiques aux chemises ; que les factures produites ne sont pas douteuses ; qu’il justifie donc d’un usage sérieux de la marque CAMEL pour les produits désignés au regard du secteur de l’outdoor.

La société WBI soutient quant à elle que l’article 2 paragraphe 10 du contrat de cession stipule clairement qu’après l’accomplissement de la condition suspensive de paiement du prix, la société In.Pro.Di. renonce irrévocablement à toute réclamation à l’encontre de M. [H], pour toute utilisation des marques cédées, même si ces usages constituent une contrefaçon de marque ; que cela démontre qu’avant la cession, la société In.Pro.Di n’avait aucunement consenti à l’usage de la marque CAMEL n° 406715 par M. [H].; que le fait que l’engagement de non-contestation de la société In.Pro.Di soit conditionné par la cession effective des marques démontre bien que les usages des marques par M. [H] qualifiés de « contrefaçon » dans le contrat n’étaient pas autorisés même implicitement par la société In.Pro.Di antérieurement à la cession ; que l’engagement de la société In.Pro.Di de donner une licence à M. [H] pour la période entre la date de cession et la date de transfert de la marque prouve que la société In.Pro.Di n’avait nullement autorisé M. [H] ni un tiers à utiliser la marque CAMEL n° 406715 avant la cession.

La société WBI ajoute que le contrat de distribution produit ne mentionne pas la désignation française de la marque internationale CAMEL n° 406715 ni aucun enregistrement de la marque CAMEL ; que l’addendum au contrat de distribution, daté du 11 mars 2020, aux termes duquel il est stipulé que le contrat de distribution couvre la marque internationale CAMEL n° 406715 fragilise davantage la position de M. [H]., ce document ayant été établi en cours de procédure pour les besoins de la cause ; que M. [H] ne fournit aucune facture qui attesterait de ventes en France par la société Guangdong Camel Clothing Co Ltd ; que l’exploitation de la marque pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ne permet pas d’échapper à la déchéance ; que M. [H] ne rapporte pas de preuve d’usage de la marque pour des chemises ; que les pièces produites attestent d’un commencement d’usage tardif dans le seul et unique but de faire échec à la demande en déchéance.

SUR CE,