Exploiter une marque en 2023 : en faire un usage sérieux et éviter la déchéance de ses droits

Description

Exploiter une marque : LA formation juridique

Le dépôt d’une marque non suivi d’un usage sérieux peut être sanctionné par la perte de ses droits (la déchéance). Rejoignez cette formation juridique délivrée par des experts afin de faire un usage sérieux de vos marques et éviter la déchéance de vos droits.

Le défaut d’exploitation d’une marque dans la classe de services visée par son enregistrement emporte la perte des droits de son titulaire.

A ce titre, la classe de services d’opérations promotionnelles réalisées avec des partenaires et les services de promotion commerciale (recommandation, parrainage, sponsoring et co-branding) fournis pour le compte de tiers ne sont pas considérés comme identiques en droit des marques.

A titre d’illustration, la société Hachette a été déboutée de son action en contrefaçon de sa marque ELLE contre  l’association « #JamaisSansElles » ayant pour objet la promotion de la mixité hommes femmes dans la vie publique.

La société Hachette a été déchue de ses droits sur la marque ELLE pour les services liés aux  activité de promotion commerciale sous toutes leurs formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d’opérations de co-branding’ visés par l’enregistrement de la marque en classe 35.

Défaut d’usage sérieux dans les cinq ans

En vertu de l’article 58 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (UE) 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage, encourt la déchéance de ses droits.

La déchéance prend effet, le cas échéant, à la date de la demande en application de l’article 62 du Règlement.

Les services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d’opérations de co-branding’ considérés en l’espèce sont des services qui visent à augmenter la visibilité d’une marque et à influencer le comportement du consommateur et relèvent donc de techniques de marketing.

Distinguo opérations promotionnelles et service de promotion commerciale

Or, si les pièces produites par la société Hachette font état de multiples opérations promotionnelles réalisées avec des partenaires, elles ne révèlent aucun service de promotion commerciale (recommandation, parrainage, sponsoring et co-branding) fournis pour le compte de tiers ; quand elles ne concernent pas la société Lagardère qui assure la régie publicitaire du magazine ‘Elle’, ces pièces révèlent en réalité un service fourni par la société Hachette à ses propres consommateurs dans le cadre de ses propres activités et non pas un service fourni à d’autres entreprises de manière indépendante.

Ces éléments ne sont pas de nature à justifier de l’exploitation de la marque européenne n°6799886 pour les services considérés et pendant la période de référence.

Absence de risque de confusion

La procédure ayant été introduite en 2017, les dispositions de la loi ancienne s’appliquent aux faits jusqu’au 31 décembre 2019 et les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 19 novembre 2019 et le décret du 19 décembre 2019 s’appliquent quant à elles aux faits postérieurs.

Aux termes de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version ancienne, « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

L’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa nouvelle version dispose quant à lui que :

‘Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».

Enfin selon l’article 9 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) :

« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice’.

Il résulte de ces dispositions que la protection spécifique des marques de renommée s’applique aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque ; elle suppose néanmoins que le demandeur établisse un lien entre le signe litigieux et la marque, selon une appréciation globale prenant en compte tous les facteurs pertinents.

Il résulte de cette analyse globale qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits couverts par les signes opposés, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits et services en cause, tant est distincte la représentation des signes ; il ne sera donc pas conduit à confondre ces deux signes ou à les associer en pensant que les produits et services qu’ils désignent proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

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Formation juridique en présentiel ou en distanciel

Chaque formation IP World est organisée de la façon suivante :

En présentiel :

• Synthèse du droit sur la question (2 heures)
• Pause petit-déjeuner (10 minutes)
• Identifier et mesurer les risques (40 min.)
• Les 10 questions pivots (30 min.)
• Questions des participants (40 min.)

En distanciel (Zoom ou Google Meet)

• Synthèse du droit sur la question (2 heures)
• Identifier et mesurer les risques (30 min.)
• Les 10 questions pivots (30 min.)
• Questions des participants (60 min.)

 

Avec chaque MasterClasse juridique : un accès IP World est offert. Les participants disposeront également des modèles de documents juridiques associés à leur formation juridique