PearlMaster de Rolex c/ PearlDiver : l’opposition au dépôt de marque reconnue

Une marque qui est connue par une partie significative du public concerné bénéficie d’une protection supplémentaire permettant de retenir le risque de confusion en cas de dépôt de marque proche mais non similaire.

Les signes PearlMaster (Rolex) et PearlDiver présentent des éléments d’identité et à tout le moins de similarité propres à engendrer un risque de confusion pour les consommateurs s’agissant des articles d’horlogerie.

Son caractère particulièrement distinctif est dès lors établi, de sorte que le risque de confusion s’en trouve d’autant plus élevé.

République française

Au nom du peuple français

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00955 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E62I

Décision déférée à la Cour : décision de l’Institut National de la
Propriété
> Industrielle, OP 21-1807/REF, en date du 22 mars 2022,

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A. MONTRES AMBRE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE AU RECOURS :

S.A. ROLEX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] (SUISSE)

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Thibault LACHACINSKI, substituant Me Fabienne FAJGENBAUM, avocats au barreau de PARIS

En présence de :

INSTITUT NATIONAL DE LA <
PROPRIÉTÉ
> INDUSTRIELLE (INPI), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2]

Représenté par Madame [R] [G], juriste, régulièrement munie d’un pouvoir du Directeur de l’INPI du 13 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d’audience et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel en date du 21 novembre 2022

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame BUQUANT, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Montres Ambre SA (société anonyme) a déposé le 5 février 2021, la demande d’enregistrement de la marque verbale ‘ PEARLDIVER ‘ pour désigner des produits et services de la classe 14 de la classification de [Localité 4]. Cette demande a été enregistrée à l’Institut national de la <
propriété
> industrielle (INPI) sous le n°21 4 729 723.

Le 25 avril 2021, la société Rolex a formé opposition à l’enregistrement de cette marque estimant qu’il existe un risque de confusion avec la marque internationale portant sur le signe verbal ‘ PEARLMASTER ‘, désignant la France, enregistrée le 10 août 1998 sous le n° 697108 et régulièrement renouvelée depuis lors, laquelle vise également des produits et services de la classe 14.

À l’issue de la phase d’instruction et par décision n° OP 21-1807/REF du 22 mars 2022, le directeur général de l’INPI a reconnu l’opposition justifiée et rejeté la demande d’enregistrement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 avril 2022, la société Montres Ambre SA a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Montres Ambre SA demande à la cour de :

– dire et juger l’appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

– infirmer la décision n°OP21-1807/REF du directeur général de l’INPI rendue le 22 mars 2022 en ce qu’elle a reconnu l’opposition justifiée et rejeté la demande d’enregistrement du signe ‘ PEARLDIVER ‘ n° 4729723,

Statuant à nouveau,

– constater que les signes ‘ Pearlmaster ‘ et ‘ Pearldiver ‘ ne présentent aucun risque de confusion aux termes d’une appréciation globale,

– dire et juger que le signe ‘Pearldiver’ ne porte pas atteinte au droit antérieur de la société Rolex SA,

En conséquence,

– rejeter la demande d’opposition formulée par la société Rolex SA,

– ordonner l’enregistrement du signe ‘ Pearldiver ‘ selon demande formulée sous le n°4729723 le 5 février 2021,

En conséquence,

– condamner la société Rolex SA à payer à la société Montres Ambre SA la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Rolex SA aux entiers frais et dépens de première instance et de la procédure d’appel.

La société Montres Ambre SA fait d’abord valoir que le recours s’analyse en un recours en réformation et non en annulation, contrairement à ce que soutient l’INPI, de sorte que l’ensemble de ses demandes est recevable.

Sur le fond, elle oppose que les produits désignés dans la demande d’enregistrement de marque contestée et ceux désignés dans la marque antérieure ne sont pas de même nature et n’ont ni la même destination, ni la même utilisation ; en outre, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; l’origine habituelle de ces produits est différente. Ainsi le public pertinent aura un degré d’attention élevé, voire très élevé compte tenu de la nature respective des produits visés par ces marques. Elle en déduit que compte tenu de l’interdépendance des facteurs à considérer, il n’existe pas de risque de confusion quant à l’origine des produits visés par les marques en cause.

Elle ajoute qu’il ressort de l’appréciation globale des signes en présence que, malgré les quelques similitudes relevées, celles-ci seront largement contrebalancées par les différences qui seront rapidement perçues par le public pertinent du fait de son degré d’attention élevé. Elle estime que celui-ci se focalisera davantage sur les différences entre les signes de sorte qu’il n’existe pas davantage de risque de confusion entre les signes, lesquels coexistent paisiblement sur le marché depuis 1992.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Rolex SA demande à la cour, au visa des articles R.411-19 et suivants et D.411-19-2 du code de la <
propriété
> <
intellectuelle
>, de :

– confirmer la décision rendue le 22 mars 2022 par le Directeur général de l’INPI qui a jugé que le signe complexe ‘ Pearldiver ‘ ne peut pas être adopté comme marque française N° 21 4 729 723 sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société Rolex SA et, en conséquence, a accueilli l’opposition formée par la société Rolex SA,

– dire et juger que la demande de marque française ‘ Pearldiver ‘ N° 21 4 729 723 est susceptible d’engendrer dans l’esprit du public un risque de confusion avec la partie française de la marque internationale antérieure ‘ Pearlmaster ‘ N° 697 108 de la société Rolex SA,

– débouter la société Montres Ambre SA de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

– condamner la société Montres Ambre SA à verser à la société Rolex SA la somme de 15000 (quinze mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Montres Ambre SA aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP NFALAW conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Rolex SA fait valoir que la demande d’enregistrement désigne des produits en classe 14 qui sont identiques ou très similaires aux produits visés par la marque antérieure ‘ Pearlmaster ‘. Elle observe que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ‘ Pearldiver ‘ déposée en lettres majuscules, droites et noires, tout comme l’est la marque internationale ‘ Pearlmaster ‘ dont l’intimée est titulaire.

Elle fait valoir que la large connaissance de la marque antérieure ‘ Pearlmaster ‘ auprès des consommateurs d’articles d’horlogerie ainsi que son caractère hautement distinctif contribue à accroître le risque de confusion et d’association avec le signe ‘ Pearldiver ‘.

Elle soutient que la présence des séquences communes d’attaque ‘ Pearl ‘ et finale ‘ er’ crée une impression d’ensemble très proche entre les signes en cause sur le plan visuel, phonétique et <
intellectuel
>.

Elle en déduit qu’en raison des fortes ressemblances entre les signes en cause, conjuguées aux identités et similarités entre les produits qu’ils désignent, il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques ‘ Pearlmaster ‘ et

‘ Pearldiver ‘ pour le consommateur d’attention moyenne. Elle sollicite donc la confirmation de la décision de rejet d’enregistrement rendue par l’INPI.

Suivant observations récapitulatives reçues au greffe le 22 novembre 2022, le directeur général de l’INPI relève que :

– les produits en cause sont similaires et/ou complémentaires, et que dès lors le public pertinent est fondé à leur attribuer une origine commune ;

– la marque antérieure est fortement distinctive ;

– les signes Pearlmaster et Pearldiver sont exclusivement verbaux et possèdent une architecture identique associant deux termes anglais, dont le premier – Pearl – est identique et le second, de deux syllabes, se terminant par la désinence – er -, fait référence à une profession ou à une activité. Il découle de cette structure commune des ressemblances évidentes sur les plans visuel, phonétique et <
intellectuel
>.

Il conclut qu’au regard de la forte distinctivité de la marque antérieure, de la grande proximité des produits en cause et des ressemblances importantes entre les signes, il existe un risque sérieux que le consommateur soit porté à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits destinés à la pratique de la plongée.

Il estime en conséquence que le refus d’enregistrement est justifié.

Il précise que le présent recours étant un recours en annulation contre une décision administrative, sans effet dévolutif, la cour peut uniquement annuler la décision ou rejeter le recours ; qu’en conséquence, les demandes de la société Montres Ambre SA tendant à ‘infirmer la décision … statuant à nouveau, à rejeter la demande d’opposition [et] ordonner l’enregistrement du signe Pearldiver’ sont irrecevables.

La procédure a été communiquée au ministère public 30 septembre 2022.

Les parties ont été entendues à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2022 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la procédure de recours :

Aux termes des dispositions de l’article R. 411-19 du code de la <
propriété
> <
intellectuelle
>, dans sa version résultant de l’ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 en vigueur à compter du 1er avril 2020, applicable au présent litige, les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 du même code sont des recours en annulation alors que les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa de ce texte constitue des recours en réformation.

Le premier alinéa de l’article L. 411-4 dans sa version également modifiée par l’ordonnance susvisée concerne notamment les décisions de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de <
propriété
> <
intellectuelle
> alors que l’alinéa 2 se rapporte aux décisions portant sur des demandes en nullité ou en déchéance de marques et aux oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention.

Le présent recours portant sur un refus d’enregistrement d’une marque s’analyse en un rejet d’une demande de titre de <
propriété
> <
intellectuelle
> et constitue dès lors un recours en annulation dans le cadre duquel la cour d’appel saisie ne peut procéder qu’à un contrôle de légalité de la décision contestée. Il suit de là que les demandes tendant à l’infirmation de ladite décision et à ce que l’enregistrement de la marque soit ordonné sont sans objet.

Sur le fond :

Sur la comparaison des produits :

Il est constant que pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les produits et services visés dans le dépôt de la marque ‘ PEARLDIVER ‘ sont les suivants :

‘ Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à bijoux ; boitiers de montres ; bracelets de montres ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie’;

Les produits et services visés dans l’enregistrement de la marque ‘ PEARLMASTER ‘ comportent notamment : ‘Aiguilles (horlogerie) ; aiguilles en métaux précieux, alliages de métaux précieux, ancres (horlogerie) ; … boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans (horlogerie), chronographes (montres) ; chronomètres ; horloges…montres, montres-bracelets, mouvements d’horlogerie, pendules (horlogerie), ressort de montres, réveille-matin, verres de montres.’

Il s’évince de la comparaison entre ces deux listes que l’une et l’autre comprennent des boitiers de montres et des bracelets de montres, produits identiques, ce qui n’est pas formellement constesté.

La marque ‘ PEARLDIVER ‘ vise l’horlogerie et les instruments chronométriques qui, inclus dans les boîtiers et associés aux bracelets permettent de produire des montres et des montres-bracelets de sorte qu’ils sont similaires aux produits ci-dessus cités, ce que l’appelante reconnaît.

Il en est de même des aiguilles, aiguilles en métaux précieux, alliages de métaux précieux, ancres tous afférents à l’horlogerie, des chronographes, mouvements d’horlogerie, pendules, ressorts de montres et verres de montres, visés dans la marque antérieure, s’agissant d’éléments entrant dans la composition des montres et montres bracelets et dont la similarité n’est dès lors pas sérieusement contestable. L’ensemble de ces éléments entrent en tout état de cause dans la définition des produits d’horlogerie et instruments chronométriques ci-dessus visés.

Si les produits de joaillerie, bijouterie, visent une catégorie plus large que les seules montres et montres-bracelets, il y a lieu de relever que la marque antérieure désigne quant à elle les aiguilles en métaux précieux et plus largement des alliages en métaux précieux pour l’horlogerie, matériaux qui relient cette dernière à la joaillerie, bijouterie, dont elle est similaire de par ses fabriquants, ses circuits de distribution et son public de référence.

Les coffrets à bijoux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie, qui servent à présenter et ranger les produits d’horlogerie et de bijouterie sont complémentaires à ces derniers et donc similaires.

L’argument tiré de la différence de nature et de prix des montres respectivement commercialisées par les parties sous les signes en cause à savoir un modèle en or massif, serti de diamants et dont le prix est de l’ordre de 85 000 euros et une montre de plongée dont le prix est de l’ordre de 700 euros, est dépourvu de pertinence en ce que la comparaison des produits s’opère au regard de leur désignation dans le libellé de la marque et non de leur utilisation effective pour un seul des produits susceptibles d’être mis sur le marché. Ainsi en désignant à la fois la joaillerie, bijouterie et les différentes composantes des objets d’horlogerie, la société appelante serait en mesure de commercialiser des montres de joaillerie tout comme la société intimée.

S’il y a lieu dans ce cadre de considérer les circuits de distribution des produits en cause, force est de constater que les produits désignés sont distribués par les bijoutiers, joailliers et horlogers, aucun élément ne vient établir une absence de coexistence possible entre les produits en cause ; le fait que la société Rolex agrée ses distributeurs ne génère en lui-même aucun cloisonnement.

C’est donc sans erreur d’appréciation que le directeur général de l’INPI s’est prononcé en ce sens que les produits désignés dans leur ensemble sont identiques ou similaires de sorte que le public pertinent est fondé à leur attribuer une origine commune.

Sur la comparaison des signes :

Cette comparaison doit reposer sur les similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des signes en cause en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Les deux signes en cause sont constitués par un seul élément verbal, ‘ PEARLMASTER ‘ pour la marque antérieure et ‘ PEARLDIVER ‘ pour la demande d’enregistrement contestée.

Sur le plan visuel, ils associent pareillement deux termes anglais et ont en commun le mot PEARL accolé respectivement à MASTER et à DIVER, composés de deux syllabes dont la terminaison en ER est identique. Les signes comportent respectivement onze et dix lettres, six d’entre elles étant communes.

Phonétiquement, les deux signes possèdent la même attaque PEARL et la même terminaison en ‘ ER ‘ ainsi que le même rythme en trois syllabes. Le public pertinent étant français, il y a lieu de considérer que l’accent tonique sera placé sur l’attaque et non sur la syllabe intermédiaire.

Conceptuellement, le public considéré, même non anglophone, comprend que PEARL signifie ‘ perle ‘, terme arbitraire au regard des produits visés dès lors qu’il ne se rapporte pas à une caractéristique usuelle, nécessaire ou générique de ceux-ci. La circonstance que l’appelante fasse état de six modèles de montres de marques différentes comportant le terme PEARL ne suffit pas à démontrer le contraire au regard du nombre considérable de modèles de montres présents sur le marché.

Il reste que MASTER et DIVER ont deux significations différentes ainsi que le souligne l’appelante. Cependant, s’il est probable que MASTER sera compris du public français, il n’en va pas nécessairement de même de DIVER, qui, dès lors ne sera pas spécialement mémorisé et donc plus aisément confondu.

En tenant compte de ce que le consommateur moyen n’a généralement pas les deux marques simultanément sous les yeux, mais doit se fier à l’image nécessairement imparfaite qu’il a conservée en mémoire, il y a lieu de considérer au regard de l’ensemble des éléments relevés qu’il est susceptible de leur attribuer une origine commune.

L’argument tenant à l’usage du signe ‘ PEARLDIVER ‘ sur le marché des produits considérés depuis 1992, nouvellement introduit dans le débat à hauteur d’appel, n’est pas recevable dans le cadre d’un recours en annulation.

Le risque de confusion des signes est donc avéré ainsi que l’a retenu à juste raison la décision contestée.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion :

Il résulte de l’analyse qui précède que tant les signes que les produits désignés présentent des éléments d’identité et à tout le moins de similarité propres à engendrer un risque de confusion.

Il est de plus justifié par la production de nombreuses pièces, notamment des articles de presse, papier et électroniques et des publicités que la marque antérieure PEARLMASTER est connue par une partie significative du public concerné. Son caractère particulièrement distinctif est dès lors établi, de sorte que le risque de confusion s’en trouve d’autant plus élevé.

Il s’ensuit que le recours, qui ne conteste pas utilement la décision rendue par le directeur général de l’INPI, doit être rejeté.

Sur les frais et dépens :

L’appelante, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SCP NFALAW conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable que l’intimée supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit que le présent recours constitue un recours en annulation de la décision,

Rejette le recours,

Condamne la S.A. Montres Ambre aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SCP NFALAW en application de l’article 699 du code de procédure civile,

La condamne à payer à la SA Rolex la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la <
propriété
industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-

Minute en neuf pages.

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