Si la reprise de la quasi-totalité des éléments de présentation des produits d’une société (DELPHI) sont susceptibles de générer un risque de confusion et ont à l’évidence pour but de s’approprier des éléments d’identification connus d’articles présentant des garanties de qualité, il n’en résulte pas de préjudice pour la société dans le contexte d’une retenue douanière puisque les marchandises en cause n’ont pas été mises au contact du consommateur.

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

JUGEMENT rendu le 13 mars 2020

3e chambre 2e section

N° RG 19/04142 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPRP H

DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED Erin Court Bishop’s Court Hill St Michael LA BARBADE

Représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0049 DÉFENDEUR Monsieur Abdelkader H Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Guillaume DESGENS, Juge Assistée de Géraldine C, greffier

DÉBATS

A l’audience du 30 janvier 2020 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED (ci-après « DELPHI »), société de droit barbadien, appartient au groupe DELPHI, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’équipement automobile et de pièces de rechange pour véhicules de tous types. A ce titre, elle commercialise notamment l’outil de diagnostic électronique référencé « DS150E », qui sert à collecter des données numériques contenues dans l’ordinateur central d’un véhicule, relatives à son état et incluant un logiciel spécifique téléchargeable depuis le site « dso.my- delphi.com » à l’aide d’un code d’activation remis au client.

La société DELPHI est notamment titulaire :

— de la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 12 831 624 :

déposée le 29 avril 2014 et enregistrée le 23 septembre 2014 notamment en classe 9 pour désigner des «Appareils et instruments scientifiques » « Équipements pour le traitement d’informations (…), logiciels et matériel informatique, tous les produits précités étant spécialement et uniquement conçus, adaptés et vendus dans le domaine des véhicules à moteur et leurs pièces (…) » par la société DELPHI TECHNOLOGIES INC, avant d’être successivement cédée à la société DELPHI TECHNOLOGIES LLC le 7 mai 2018, à la société DELPHI INTERNATIONAL OPERATIONS Luxembourg SRL le 19 juin 2018 et enfin à la demanderesse le 2 août 2018.

— de la marque française semi-figurative n° 99813704 :

Déposée le 24 septembre 1999 en noir et blanc notamment en classe 9 : « Instruments de mesure et d’enregistrement de l’état, le positionnement et les données du véhicule » par la société DELPHI TECHNOLOGIES INC, et transmise à la société DELPHI INTERNATIONAL OPERATIONS Luxembourg SRL le 14 novembre 2018 puis à la demanderesse le 5 décembre 2018. Elle a fait l’objet d’un renouvellement les 4 août 2009 et 15 juillet 2019.

Le 28 janvier 2019, la société DELPHI a reçu une notification de la Direction Régionale des Douanes de Lille lui indiquant que ses services avaient retenu ex officio quarante outils de diagnostic soupçonnés de constituer des contrefaçons de la marque « DELPHI » à la suite de laquelle elle a déposé le 31 janvier 2019 une demande d’intervention basée sur les marques française et européenne susvisées qui a été acceptée par le service des douanes le même jour.

Préalablement autorisée le 26 février 2019, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, la société DELPHI a fait procéder le 28 février 2019, à une saisie-contrefaçon au sein du bureau des douanes où étaient retenues les marchandises litigieuses.

Elle indique avoir à cette occasion, découvert que le destinataire de ces dernières était Abdelkader H, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes en qualité de commerçant individuel, exerçant son activité sous le nom commercial « OBD DISCOUNT » et ayant notamment pour activité la vente d’appareils de diagnostic auto.

C’est dans ces conditions que la société DELPHI a fait assigner Abdelkader H en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire par acte signifié le 29 mars 2019.

Aux termes de ses conclusions signifiées par huissier de justice le 15 janvier 2020, la société DELPHI présente les demandes suivantes :

— Déclarer la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED recevable et bien fondée en ses demandes,

— Dire et juger que M. Abdelkader H s’est rendu coupable de contrefaçon des marques européenne n° 12831624 et française n° 99813704 dont la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED est titulaire,

— Dire et juger que M. Abdelkader H s’est rendu coupable de faits de concurrence déloyale envers la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED du fait de la copie du produit de diagnostic DS150E,

— Dire et juger que M. Abdelkader H s’est rendu coupable de faits de concurrence déloyale et parasitaire envers la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED du fait de la copie du logiciel DELPHI DS CARS et du logiciel DELPHI DS TRUCKS,

EN CONSEQUENCE,

— Faire interdiction à M. Abdelkader H d’exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, la dénomination « DELPHI » ou tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux des marques DELPHI européenne n°12831624 et française n°99813704 dont la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED est titulaire, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à venir,

— Ordonner à M. Abdelkader H de procéder à ses frais au retrait des circuits commerciaux des produits reproduisant le signe protégé au titre des marques semi-figuratives européenne n° 12831624 et française n° 99813704 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée après expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

— Ordonner à M. Abdelkader H de procéder à ses frais et sous contrôle d’huissier à la destruction des outils de diagnostic contrefaisants retenus par l’administration des Douanes, ainsi que de tout autre outil de diagnostic reproduisant le signe protégé au titre des marques semi- figuratives européenne n° 12831624 et française n° 99813704, qui seraient détenus dans les stocks de M. H ou rappelés des circuits commerciaux et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard

après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

— Ordonner à M. Abdelkader H, conformément à l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de produire un état comptable certifié présentant les quantités totales d’outils de diagnostic contrefaisants ayant été commandées, importées, commercialisées, livrées, pour le marché français, ainsi que le chiffre d’affaire réalisé depuis la date de leur première introduction en France, pour une période de cinq années précédant la date de l’assignation et jusqu’à la date du jugement à intervenir,

— Se réserver la liquidation des astreintes,

— Condamner M. Abdelkader H à payer à la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED la somme de 26.004 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice économique causé par la contrefaçon de ses marques européenne n° 12831624 et française n° 99813704,

— Condamner M. Abdelkader H à payer à la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral causé par la contrefaçon de ses marques européenne n° 12831624 et française n° 99813704,

— Condamner M. Abdelkader H à payer à la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,

A TITRE SUBSIDIAIRE

— Désigner tel expert qu’il appartiendra, aux frais avancés de M. Abdelkader H avec mission de déterminer l’entier préjudice commercial subi par la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED du fait de la contrefaçon de ses marques européenne n° 12831624 et française n° 99813704, en tenant compte des faits commis depuis temps non prescrit et ce jusqu’à la date du dépôt de son rapport,

POUR LE SURPLUS,

— Condamner M. Abdelkader H à verser la somme de 20.000 euros à la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED en application de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire.

— Condamner M. Abdelkader H en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit.

-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Abdelkader H, bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020 et l’affaire plaidée le 30 janvier 2020.

Pour un exposé complet de l’argumentation du demandeur il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à ses dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I Actes de contrefaçon des marques n° 12831624 et n° 99813704 La société DELPHI expose que la saisie contrefaçon a permis de saisir deux CD ROM, dont l’un portant la référence « DS-150E » qui correspond au nom de l’outil de diagnostic DELPHI, que la consultation de ces CD ROM a révélé la présence de répertoires intitulés « Delphi Cars 2015.R3 », « Delphi Trucks 2015.R3 », « Delphi cars 2016.R1 » et « Delphi trucks 2016.R1 » et qu’une fois installés, ces logiciels se présentent avec une interface graphique similaire à celle du logiciel original, développé par ses soins. Elle ajoute qu’outre un boîtier et un câble de raccordement, ont été saisis deux autocollants supportant la marque DELPHI et que l’ensemble de ces faits sont constitutifs de contrefaçon par reproduction et subsidiairement, par imitation.

Sur ce,

1- Sur la contrefaçon par reproduction de la marque de l’Union européenne n°12 831 624 En application de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a-: ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est  utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b-ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

En l’espèce, la société DELPHI est titulaire de la marque semi- figurative de l’Union européenne n° 12 831 624 :

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès- verbal de saisie contrefaçon dressé le 28 février 2019 par Maître SQUILLACI huissier de Justice à PONT A MARCQ, du procès-verbal de signification de photographie des objets saisis daté du 4 mars 2019, des courriers des 26 janvier et 8 février 2019 adressés par la direction des douanes de Lille à la société DELPHI et enfin de la facture établie par la société ROLLY MI PMYU COMANY basée en Chine, qu’Abdelkader H a importé en France, quarante systèmes de diagnostic automobile.

Des trois échantillons saisis par l’huissier de justice, il ressort que les CD ROM supportent des logiciels dont le graphisme reproduit la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 12 831 624. Le signe litigieux est également reproduit sur les autocollants accompagnants le boîtier de diagnostic :

Ces signes constituent la reproduction à l’identique du signe protégé susvisé, les différences tenant à l’épaisseur des traits utilisés et au positionnement de ceux qui enserrent le terme « DELPHI » apparaissant pratiquement imperceptibles.

2- Sur la contrefaçon par imitation de la marque française n°99813704 Aux termes des articles 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services (…) d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». Il convient de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’espèce, la société DELPHI est également titulaire de la marque française semi-figurative n° 99813704 déposée en noir et blanc or, une marque enregistrée sans revendication de couleur n’est pas protégée pour toutes les combinaisons de couleurs sous lesquelles cette marque pourrait être utilisée de sorte que la comparaison avec le signe argué de contrefaçon doit s’effectuer avec la marque telle que déposée donc, en noir et blanc.

D’un point de vue visuel, à l’exception de la couleur du fond de l’ovale, sur lequel est inscrit le terme « DELPHI » et des différences tenant à l’épaisseur des traits utilisés, les signes apparaissent similaires et le simple ajout de la couleur rouge sur les produits importés, n’a qu’une influence marginale sur la perception de la marque dont les éléments dominants sont constitués du terme « DELPHI » inscrit au sein d’une forme ovale et enserré entre deux traits.

Phonétiquement et conceptuellement les signes sont identiques.

Il résulte de ces éléments que l’identité des produits alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative

n° 99813704 est ainsi suffisamment caractérisée.

 II – Sur la concurrence déloyale

La société DELPHI soutient qu’une simple comparaison permet de démontrer que les produits importés par le défendeur constituent la reproduction servile des outils de diagnostic DS150E commercialisés par DELPHI, que les CD-ROM saisis supportent également les éléments visuels lui appartenant et que les logiciels en cause reprennent l’interface de celui qu’elle commercialise sous l’appellation « DELPHI CARS » dans sa version de 2016, autant d’éléments qui constituent selon elle, des faits distincts de la contrefaçon de ses marques et entraînent une confusion certaine dans l’esprit du public.

Sur ce,

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En l’espèce, l’examen des articles en conflit permet effectivement de relever que les produits saisis (un boîtier et un câble de raccordement au véhicule) constituent des copies quasi serviles des produits commercialisés par la société DELPHI et que l’interface des logiciels associés est similaire:

Produits DELPHI

Produits saisis

Toutefois, si ces reprises de la quasi-totalité des éléments de présentation des produits de la société DELPHI sont susceptibles de générer un risque de confusion et ont à l’évidence pour but de s’approprier des éléments d’identification connus d’articles présentant des garanties de qualité, il n’en résulte pas de préjudice pour la société DELPHI dans le contexte d’une retenue douanière puisque les marchandises en cause n’ont pas été mises au contact du consommateur.

Les demandes présentées à ce titre ne sont donc pas fondées.

III- Mesures réparatrices et indemnitaires

La société DELPHI fait valoir son droit à l’information et sollicite une provision de 26.004 euros à valoir sur son préjudice économique sur la base d’un taux de 10 % appliqué sur le prix de vente du produit intégrant celui du logiciel et de l’abonnement annuel, le tout rapporté aux quarante exemplaires saisis. Elle ajoute que l’usage illicite du signe DELPHI pour désigner des contrefaçons produites en Chine, échappant à tout contrôle qualité et manifestement de faible qualité, porte une grave atteinte à l’image de ses marques qui sera réparée par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros. Elle sollicite en outre des mesures de destruction et d’interdiction et enfin, la somme 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle «Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, 2° Le préjudice moral causé à cette dernière, 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

En vertu de l’article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L716-4-10, L716-4-11 et L716-8 à L 716-13 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’une marque de l’Union européenne.

En l’espèce, il apparaît justifié de faire droit à la demande de production de pièces ainsi qu’à celle de provision au titre du préjudice économique, à hauteur de 5000 euros.

Eu égard aux éléments de la cause, en considération de la nature et de l’étendue des atteintes, la réparation du préjudice subi au titre de l’atteinte à la valeur patrimoniale des marques sera évaluée à la somme de 15.000 euros.

Il convient en outre de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Les mesures de retrait et de destruction des produits contrefaisants apparaissent sans objet, en l’absence d’éléments permettant d’établir que le défendeur en a précédemment importés et dispose donc d’un stock à écouler.

Enfin, les actes de concurrence déloyale n’étant pas caractérisés, les demandes formulées à ce titre doivent être rejetées.

IV- Demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision

Le défendeur doit en outre être condamné à verser à la société

DELPHI qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.

Abdelkader H, partie perdante, supportera la charge des dépens.

L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que l’importation en vue d’offrir à la vente des produits de diagnostic électronique de véhicules incluant un logiciel spécifique sous la dénomination DELPHI constitue des actes de contrefaçon par reproduction de la marque n° 12831624 et par imitation de la marque n° 99813704 dont est titulaire la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED ;

REJETTE les demandes de la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED au titre de la concurrence déloyale ;

ORDONNE à Abdelkader H de produire, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, tous documents certifiés par son expert-comptable établissant le nombre de produits portant le signe DELPHI importés et vendus depuis le 5 février 2018 – date de son immatriculation en qualité de commerçant- leur prix de vente et les bénéfices réalisés qui en ont découlés ;

CONDAMNE Abdelkader H à verser à la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation des conséquences économiques résultant des actes de contrefaçon ;

CONDAMNE Abdelkader H à verser à la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à la valeur patrimoniale des marques ;

RENVOIE les parties à la détermination amiable du préjudice autre que résultant de l’atteinte à la valeur patrimoniale sur le fondement des pièces dont la production est ordonnée et à défaut par voie judiciaire après assignation ;

FAIT INTERDICTION à Abdelkader H de poursuivre ses agissements, à savoir l’importation de produits portant le signe DELPHI pour désigner des outils de diagnostic électronique de véhicules incluant un logiciel spécifique sous astreinte de 500 euros par infraction constatée

passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision ;

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;

DEBOUTE la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Abdelkader H à verser à la société DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Abdelkader H aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Michel ABELLO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.