Marque contre nom de domaine antérieur

En utilisant le nom de domaine « saône-et-loire.fr » pour des services similaires à ceux proposés par le département, une agence de communication s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative identique déposée par le département. La contrefaçon était applicable en dépit de l’enregistrement du nom de domaine antérieurement à la marque du département.

Article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques

L’AFNIC avait également considéré que le nom de domaine “saône-et-loire.fr”, enregistré par la société ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et était « susceptible » de porter atteinte aux droits du département de Saône et Loire sur sa marque « saône-et-loire ». Toutefois, en l’absence de mauvaise foi établie de l’agence de communication, le transfert du nom de domaine au profit du département n’avait pas été ordonné.

Au sens du CPCE, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : i ) Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; ii) Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ; iii) Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Bonne foi mais absence d’intérêt légitime du déposant

L’article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, issu du décret n° 2012-951 du 1er août 2012, applicable à la date à laquelle le département de Saône et Loire a saisi l’AFNIC, précise à propos des notions d’intérêt légitime et de mauvaise foi que peut notamment caractériser l’existence d’un intérêt légitime, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine : i) d’utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu’il s’y est préparé ; ii) d’être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l’absence de droits reconnus sur ce nom ; iii) de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d’un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

Peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine : i) d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d’un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement ; ii) d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du consommateur, iii) d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du consommateur.

Dans le cadre de la procédure Syreli (système de résolution de litiges de l’AFNIC), un nom de domaine ne peut être enregistré ou renouvelé s’il est susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou s’il est identique ou apparenté au nom d’une collectivité territoriale, à moins que le demandeur à l’enregistrement ne justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. En l’espèce, l’agence de communication ne justifiait pas d’une exploitation des noms de domaine “saoneetloire.fr” et “saone-et-loire.fr” pour une offre de services en lien avec le territoire de Saône et Loire. Par ailleurs, les services proposés par l’agence de communication (publicité en ligne, géo-référencement en ligne, personnalisation d’adresses URL, diffusion de petites annonces et d’actualité …) sont similaires à ceux visés au dépôt de la marque du département.

Risque de confusion avec la marque du département

Peu important la structure des sites en présence et la mention “site non officiel du département” qui a été ajoutée par l’agence de communication, la seule reprise non légitime, à titre de nom de domaine, des éléments verbaux “Saône et Loire” distinctifs de la marque déposée, induit nécessairement l’internaute à la croyance de l’existence d’un lien entre le site de la société et le département de Saône et Loire.  La reprise de la dénomination “saône et loire”, au sein du nom de domaine “saône-et-loire.fr”, conjuguée à l’identité ou la similarité des services, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé , en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations en forme de déclinaison de la marque dont le département Saône et Loire est titulaire.  Les faits de contrefaçon de marque étaient donc caractérisés et le transfert du nom de domaine “sône-et-loire.fr” a été ordonné.

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Télécharger la Décision” class=”in”]Télécharger [/toggle]

[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]

[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]

[toggle title=”Commander un Casier judiciaire”]Commandez le Casier judiciaire d’une société ou sur l’une des personnes morales citées dans cette affaire.[/toggle]

[toggle title=”Vous êtes Avocat ?”]Vous êtes Avocat ? Référencez vos décisions, votre profil et publiez vos communiqués Corporate sur Lexsider.com. Vos futures relations d’affaires vous y attendent.[/toggle]

[/toggles]