Nom commercial et marque avec un terme commun peuvent parfaitement cohabiter.

Multiples dépôts

Alléguant des actes de contrefaçon de sa marque qu’elle aurait découverts à la suite d’un salon de l’informatique, la société TENOR a fait assigner la société TENOR EDI SERVICES, exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle afin principalement qu’il interdise à cette société d’utiliser le vocable TENOR et la poursuite des actes de contrefaçon, sous astreinte de 500 euros par jour dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.

La  juridiction a considéré que le mot ‘TENOR’ ayant été déposé 57 fois en tant que marque dont 14 fois en classe 9, 15 fois en classe 41 et 4 fois en classe 38 n’apparaît pas manifestement distinctif.  

Absence de ressemblances

Outre l’absence de ressemblances auditive, visuelle et conceptuelle entre les deux signes, les deux sociétés ne proposent pas les mêmes produits et services ; en effet la société TENOR qui a la marque verbale ‘TENOR EDI SERVICES’ est spécialisée dans le domaine des EDI -Electronic Data Interchange ou Echanges de Données Informatisés- permettant à ses clients de faire interagir leur système informatique avec le système d’information de ses partenaires grâce à des messages structurés et standardisés ; la société exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR propose quant à elle des solutions ERP -Enterprise Resource Planning- soit des logiciels de gestion permettant à l’entreprise de gérer l’ensemble des informations et des services opérationnels de l’entreprise (distribution, stocks, gestion des ressources humaines, gestion comptable, pilotage financier, achats…) sans interaction avec un partenaire extérieur.  

La marque est constituée d’un signe verbal unique identique au nom commercial de la société TENOR Cette particularité, qui ne dispense pas de s’attacher à la nature de l’usage du signe à titre de marque, implique néanmoins que la visibilité du nom commercial rejaillit inévitablement sur la marque dans l’esprit du public pertinent qui procédera par assimilation en particulier dès que le signe sera utilisé indistinctement pour désigner l’un et l’autre, et, en tout état de cause les produits commercialisés et visés dans l’enregistrement.

Absence de risque de confusion  

La société TENOR, spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques, est titulaire de la marque verbale française ‘TENOR EDI SERVICES’ pour l’avoir déposée à l’INPI dans les classes 9 (logiciels, programmes enregistrés), 38 (télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique) et 41 (formation).

Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite, d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée.

Le terme ‘TENOR’, seul mot commun entre les deux signes en présence, ne peut entraîner un risque de confusion même pour un client peu attentif dès lors que la marque verbale ‘TENOR EDI SERVICES’ se compose de trois mots dont le premier est ‘TENOR’ alors que dans le signe ‘GROUPE TENOR’, composé de deux mots, ‘TENOR’ est en dernier ; que les similitudes auditive et visuelle alléguées ne sont pas établies avec évidence.

Par ailleurs il n’apparaît pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les services proposés par la société poursuivie intimée et ceux visés à l’enregistrement de la marque présenteraient un caractère complémentaire pouvant conduire le public ciblé s’intéressant aux services informatiques à leur attribuer une origine commune.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRÊT DU 21 Septembre 2021

N° RG 20/06724 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIOV

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé du 09 novembre 2020

RG : 20/01033

ch n°

S.A.S. TENOR

C/

S.A.S. TENOR SOUS L’ENSEIGNE : GROUPE TENOR

APPELANTE :

La société TENOR, dont le nom commercial est TENOR EDI SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 345 021 661, dont le siège social est sis […], à […], représentée par dirigeant légal en exercice domicilié est qualité audit siège

Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

INTIMÉE :

La société TENOR (nom commercial : « Groupe Ténor »), société par actions simplifiée au capital de 1.061.000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 829 100 791, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité à cette fin

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411

Ayant pour avocat Maître Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au barreau du VAL DE MARNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2021

Date de mise à disposition : 21 Septembre 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Christine SAUNIER-RUELLAN, président

— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

— Mireille QUENTIN DE GROMARD, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, Mireille QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

ELEMENTS DU LITIGE

La société TENOR, créée en 1988, est spécialisée dans le secteur des services informatiques, notamment les EDI : Electronic Data Interchange ou Echanges de Données Informatisés.

Le 16 décembre 2010 les sociétés EDI Services et TENOR Conseil ont déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) la marque verbale ‘TENOR EDI SERVICES’, enregistrée sous le numéro 10 3 791 044 dans les domaines suivants :

—  9 : Logiciels (programmes enregistrés) ;

—  38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ;

—  41 : Formation.

La société TENOR, ayant pour nom commercial GROUPE TENOR, immatriculée le 19 avril 2017, a pour activités les services et l’ingénierie en informatique (études et conseils en matière de systèmes ou de configurations informatiques), la prise de participation dans des sociétés, ainsi que l’animation et la participation active à la politique de développement des sociétés dont elle détient des participations.

Alléguant d’actes de contrefaçon de sa marque qu’elle aurait découverts à la suite d’un salon de l’informatique s’étant tenu en 2019 à Paris Expo-Porte de Versailles, la société TENOR a fait assigner le 16 juillet 2020 la société TENOR exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle afin principalement qu’il interdise à cette société d’utiliser le vocable TENOR et la poursuite des actes de contrefaçon, sous astreinte de 500 euros par jour dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2020 ce juge des référés statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 713-3, L. 716-4 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle et relevant l’absence de confusion tant phonétique que visuelle des sigles en présence et l’existence de services différents, a débouté la société TENOR de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.

Le 1er décembre 2020 la société TENOR a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 3 février 2021, auxquelles il convient de se reporter, la société TENOR demande à la Cour, sur le fondement des articles L. 716-6 du code de propriété intellectuelle et 700 du code de procédure civile, de :

• réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

• ordonner l’interdiction de l’utilisation du vocable TENOR et plus généralement de la poursuite des actes de contrefaçon, sous astreinte de 500 euros par jour dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

• condamner la société exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

• condamner la société exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR aux dépens de première instance et d’appel.

Elle expose avoir pour nom commercial ‘TENOR EDI SERVICES’ et qu’à l’occasion du salon informatique qui s’est tenu en 2019 à Paris et où pour la première fois la société exerçant sous le nom commercial ‘GROUPE TENOR’ participait -alors qu’elle-même est une habituée de ce salon- elle a découvert l’existence de la société intimée et a mesuré les effets préjudiciables de ‘la similitude de leurs dénominations et noms commerciaux’. Invoquant les articles L. 716-4, L. 713-3 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, elle fait valoir au soutien de l’existence d’une contrefaçon que :

• le signe ‘GROUPE TENOR’ nom commercial de la société intimée imite sa marque TENOR EDI SERVICES régulièrement enregistrée auprès de l’INPI depuis 2010, la similitude étant tant visuelle, que phonétique et conceptuelle ;

• les prestations de services de la société exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR sont semblables aux siennes ce qui entraîne un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen d’autant plus important que les deux sociétés sont proches géographiquement, elle-même étant établie à Oullins (69600) et la société intimée ayant une agence à Brignais (69530) ;

• ce risque de confusion, avéré, qui peut induire le public en erreur lui faisant croire que les sociétés sont affiliées, lui occasionne un préjudice financier résultant d’une perte de clientèle

et de partenaires.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 19 février 2021, auxquelles il convient de se reporter, la société TENOR exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR demande à la Cour, sur le fondement des articles L. 716-4, L. 713-2 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, de :

• confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

• débouter la société TENOR (TENOR EDI SERVICES) de l’ensemble de ses demandes, ‘fins et conclusions’ ;

• condamner la société TENOR (TENOR EDI SERVICES) au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle réplique que :

• il n’existe aucune contrefaçon en l’absence de similarité visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes ‘TENOR EDI SERVICES’ et ‘GROUPE TENOR’ ;

• il n’y a pas identité entre les services et produits proposés par la société appelante et ceux qu’elle propose ;

• la société appelante ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.

SUR CE, LA COUR

Attendu que l’extrait Kbis de la société intimée TENOR dont le siège social est à Fontenay-Trésigny (77610) mentionne comme nom commercial : GROUPE TENOR (pièce 7 de l’intimée) ; que la société appelante TENOR dont le siège social est à Oullins (69600) qui indique avoir pour nom commercial TENOR EDI SERVICES ne le justifiant pas, la Cour la désignera sous le nom de société TENOR ;

1 – sur la vraisemblance de l’atteinte à la marque ‘TENOR EDI SERVICE’

Attendu qu’en application de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle (Ord. n° 2019-1169 du 13 nov. 2019, art. 8) ‘L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4″ ;

Qu’aux termes de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle (Ord. n° 2019-1169 du 13 nov. 2019, art. 5) ‘Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice’ ;

Que par ailleurs en vertu du premier alinéa de l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle (l’article L. 716-4-6 renuméroté par l’Ord. n° 2019-1169 du 13 nov. 2019 est l’ancien art. L. 716-6) ‘Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.’

Attendu que la société appelante agit en contrefaçon de sa marque verbale ‘TENOR EDI SERVICES’ déposée le 16 décembre 2010 et soutient qu’une atteinte est portée aux droits qui lui sont conférés par cette marque par le nom commercial ‘GROUPE TENOR’ de la société intimée ; qu’elle fait valoir qu’à l’occasion du salon informatique intitulé ‘les Salons Solutions’ qui s’est tenu à Paris Expo Porte de Versailles en 2019 elle a découvert l’existence de la société exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR et mesuré les effets préjudiciable de ‘la similitude de leur dénomination et noms commerciaux’, la société Info Expo en charge de l’organisation de l’événement pour l’affectation des stands ayant elle-même été victime de cette confusion dans l’attribution des stands et certains de ses clients historiques -tels que les sociétés Sylob ou Galia- s’étant adressés par erreur à la société exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR ; qu’en outre le constat du 30 avril 2020 de l’huissier de justice permet de relever une confusion dans les résultats internet à la suite de sa recherche, les signes ‘TENOR EDI’ et ‘GROUPE TENOR’ étant mélangés dans les résultats obtenus.

Attendu qu’il n’est pas contesté que la société TENOR, spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques, est titulaire de la marque verbale française ‘TENOR EDI SERVICES’ pour l’avoir déposée à l’INPI le 16 décembre 2010 dans les classes 9 (logiciels, programmes enregistrés), 38 (télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique) et 41 (formation).

Attendu que le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite, d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée.

Attendu que le terme ‘TENOR’, seul mot commun entre les deux signes en présence, ne peut entraîner un risque de confusion même pour un client peu attentif dès lors que la marque verbale ‘TENOR EDI SERVICES’ se compose de trois mots dont le premier est ‘TENOR’ alors que dans le signe ‘GROUPE TENOR’, composé de deux mots, ‘TENOR’ est en dernier ; que les similitudes auditive et visuelle alléguées ne sont pas établies avec évidence ;

Que par ailleurs le mot ‘TENOR’, qui mettrait en avant selon l’appelante -qui fait état d’une similitude conceptuelle- un homme reconnu pour son talent dans l’activité qu’il exerce, ayant été déposé 57 fois en tant que marque dont 14 fois en classe 9, 15 fois en classe 41 et 4 fois en classe 38 (pièce 2 de l’intimée), n’apparaît pas manifestement distinctif ;

Qu’outre l’absence de ces ressemblances auditive, visuelle et conceptuelle entre les deux signes, les deux sociétés ne proposent pas les mêmes produits et services ; qu’en effet la société TENOR qui a la marque verbale ‘TENOR EDI SERVICES’ est spécialisée dans le domaine des EDI -Electronic Data Interchange ou Echanges de Données Informatisés- permettant à ses clients de faire interagir leur système informatique avec le système d’information de ses partenaires grâce à des messages structurés et standardisés ; que la société exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR propose quant à elle des solutions ERP -Enterprise Resource Planning- soit des logiciels de gestion permettant à l’entreprise de gérer l’ensemble des informations et des services opérationnels de l’entreprise (distribution, stocks, gestion des ressources humaines, gestion comptable, pilotage financier, achats…) sans interaction avec un partenaire extérieur ;

Que par ailleurs il n’apparaît pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les services proposés par la société poursuivie intimée et ceux visés à l’enregistrement de la marque présenteraient un caractère complémentaire pouvant conduire le public ciblé s’intéressant aux services informatiques à leur attribuer une origine commune ; que le courrier produit de M. X du 17 mars 2020 (pièce 6 de l’appelante) et les courriels de Mme A du 27 janvier 2020, de M. Y du 12 février 2020 et de Mme Z du 6 février 2020 (pièces 3, 4 et 5) ne présentent pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour sur l’existence de la confusion alléguée compte tenu de leur date et du contexte dans lesquels ils ont été établis, soit manifestement à la demande de l’appelante pour la procédure, outre le fait que Mme A est prestataire évenementiel et non pas une cliente, que M. Y (Sylob) et Mme Z (Galia) ont bien constaté lors du salon de 2019 qu’il s’agissait d’un stand GROUPE TENOR et non d’un stand TENOR EDI SERVICE ;

Qu’enfin l’appelante, qui invoque au soutien de ses demandes les dispositions spécifiques de l’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle relatives à l’usage non autorisé d’une marque jouissant d’une renommée, ne produit aucun élément établissant la renommée de sa marque TENOR EDI SERVICE ;

Que dès lors il n’est pas rapporté la preuve par la société appelante TENOR de la vraisemblance d’une atteinte à ses droits sur sa marque verbale ‘TENOR EDI SERVICES’ ou qu’une telle atteinte est imminente, au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, sauf à dire n’y avoir lieu à référé de ces chefs ;

2 – autres demandes

Attendu que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu’à hauteur de Cour, il convient d’accorder à la société TENOR exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la société TENOR, partie perdante, doit supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté la société TENOR de ses demandes, sauf à dire n’y avoir lieu à référé de ces chefs, et s’agissant de la condamnation aux dépens et à l’indemnité de procédure.

Y ajoutant :

Rejette la demande de la société TENOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TENOR à verser à la société TENOR exerçant sous le nom commercial GROUPE TENOR la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société TENOR aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER