Le joueur de football brésilien Neymar a obtenu le transfert à son profit de la marque éponyme, déposée frauduleusement par un tiers.

Fraude au nom d’un sportif renommé

L’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. La notion de fraude, d’interprétation stricte, s’apprécie au regard de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et notamment la connaissance qu’avait le déposant de l’usage antérieur par un tiers d’un signe identique ou similaire, l’intention du déposant d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

En l’occurrence, un particulier a procédé au dépôt de la première demande d’enregistrement du signe NEYMAR le 9 décembre 2010. A cette date, Neymar DA SILVA, alors âgé de 18 ans, était attaquant au sein de l’équipe de football brésilienne FC Santos. Ainsi qu’en témoignent les nombreuses coupures de presse, il bénéficiait alors déjà d’une renommée bien établie en France dépassant le cercle des spécialistes du football brésilien, du fait notamment des prouesses de son équipe en championnat de Sao Paulo, de ses sélections en équipe nationale du Brésil et de l’intérêt porté par plusieurs clubs européens importants.  Cette couverture médiatique importante démontre que Neymar DA SILVA était à la date du dépôt litigieux connu du grand public français sous son prénom.

Si la fraude ne peut se déduire de la simple connaissance par le déposant de l’usage antérieur du signe déposé à titre de marque, les éléments du dossier démontraient l’intention maligne du déposant qui  au moment du dépôt n’avait d’autre objectif que de priver le footballeur, alors en pleine ascension professionnelle, de l’usage de son prénom pour promouvoir ses activités sportives et commerciales. La mauvaise foi du déposant, qui peut être prouvée par des circonstances postérieures aux dépôts, résulte notamment de l’absence de toute exploitation des marques litigieuses.

La mauvaise foi du déposant se déduisait également de son courrier de mise en demeure adressé à la société HOLIPROM, soit plus de trois ans après le premier dépôt de ses marques non exploitées et alors que la notoriété du footballeur était au plus haut à la suite de la coupe du monde de football au Brésil, pour lui interdire de poursuivre l’usage du signe NEYMAR tout en lui proposant un rapprochement pour discuter des modalités d’un accord, nécessairement financier, tentant ainsi de monnayer l’usage du signe frauduleusement déposé.

Enfin, le déposant était coutumier des dépôts à titre de marque de signes antérieurement exploités par des tiers, telles les marques GROUPON, GOOGLE, FORTWO, BLUECAR, qui ont toutes fait l’objet d’oppositions ou d’actions en revendication de la part des tiers concernés. Compte tenu de la mauvaise foi ainsi caractérisée du déposant, la prescription quinquennale ne pouvait être opposée à la demande de transfert de propriété des enregistrements formulée par Neymar DA SILVA, qui était donc recevable et bien fondée à obtenir le transfert à son profit de la marque enregistrée.

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