Spécialité des marques

La ville de la Roche-Posay a perdu son procès en contrefaçon contre un hôtel restaurant ayant utilisé son logo / visuel, déposé à titre de marque européenne. Les juges ont apprécié strictement le principe de spécialité des marques. La ville n’exerce pas directement une activité d’hôtellerie-restauration, les parties n’étaient donc pas en situation de concurrence.

Produits et services en présence

Les seuls services proposés et commercialisés par l’hôtel n’étaient en aucun cas des activités de tourisme, de loisir ou de thermalisme. En utilisant la marque « Ville de la Roche-Posay », les sites internet de l’hôtelier faisaient exclusivement référence à l’environnement de l’hôtel et aux activités disponibles dans la ville, sans jamais indiquer ni même suggérer que de telles activités étaient organisées par l’établissement. Dans ce contexte, le touriste de passage dans la région, raisonnablement avisé et attentif à la fois à la qualité et aux services proposés par l’hôtel-restaurant et à l’environnement dans lequel il s’inscrit n’était pas amené à conclure à l’existence d’un partenariat entre l’hôtel et la municipalité. La contrefaçon de marque a donc été exclue.

Périmètre de la protection et droit d’usage

Conformément au Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services.

L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen. En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

Dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE a précisé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut, en application de la directive 2008/95/UE du 22 octobre 2008, interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. A défaut d’atteinte aux fonctions de ses droits, l’utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre.

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