Déchéance de marque prononcée

En défense d’une action en contrefaçon de marque, faire valoir la déchéance d’une marque constitue l’un des meilleurs moyens de défense. Une société d’édition a ainsi été déchue de ses droits sur sa marque considérée comme non exploitée sérieusement.

Critères de la déchéance de marque

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans (article L 714-5 du code de propriété intellectuelle). Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (licence de marque par exemple) ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Notion d’usage séreux de marque

Pour échapper à la déchéance, le déposant doit donc rapporter la preuve d’une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque, à titre de marque, sur le territoire français, à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque (article R 712-23 du code de propriété intellectuelle) et en toutes hypothèses durant les cinq années précédant l’introduction de l’action en déchéance. En cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

A cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l’usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque.

La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c’est à dire pour indiquer l’origine du produit ou du service en cause. La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d’enregistrement.

Absence de préjudice financier

La reproduction de la marque par un tiers pour désigner des services, certes visés à l’enregistrement mais non exploités n’est susceptible d’engendrer aucun préjudice financier pour le titulaire ni d’emporter une banalisation de la marque susceptible de diminuer la valeur patrimoniale de celle-ci. En conséquence, les demandes d’indemnisation en lien avec une marque dont la déchéance a été prononcée seront rejetées.

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