La licence de brevet est un contrat qui permet à une partie, le concédant, de transmettre certains droits relatifs à un brevet ou à une technologie à une autre partie, le licencié.

Ce contrat offre une multitude d’avantages pour les deux parties, tout en comportant des risques qu’il est déterminant de bien comprendre et gérer.

Dans ce guide, nous vous expliquerons ce qu’est une licence de brevet, les avantages et les risques pour les deux parties, ainsi que les éléments essentiels à inclure dans ce type de contrat pour assurer une Licence efficace.

Qu’est-ce qu’une Licence de Brevet ?

Une licence de brevet est un contrat par lequel le titulaire d’un brevet (le concédant) accorde à une autre partie (le licencié) le droit d’utiliser, de fabriquer, de vendre ou de distribuer un produit ou une technologie protégée par ce brevet, généralement en échange de paiements sous forme de redevances.

Ce contrat permet au titulaire du brevet de monétiser son invention sans renoncer à sa propriété, tout en permettant au licencié d’exploiter cette technologie sans avoir à passer par les lourdes démarches de recherche et développement. Ce contrat inclut des dispositions sur la durée, les obligations de chaque partie, ainsi que les conditions d’exclusivité ou de non-exclusivité.

Avantages et Risques pour le Concédant

A. Les Avantages pour le Concédant

Le principal avantage pour le concédant de céder une licence de brevet est la possibilité de monétiser ses droits de propriété intellectuelle sans avoir à investir directement dans la production ou la distribution des produits liés à son brevet. Voici les avantages clés :

1. Générer des Revenus : Les redevances générées par la licence sont une source de revenus passifs pour le concédant.
2. Accès à de Nouveaux Marchés : Une licence permet de pénétrer des marchés où le concédant n’a pas de présence physique ou de ressources suffisantes.
3. Partenariat Stratégique : La licence peut servir à tester de nouveaux produits ou marchés, ou même à résoudre des conflits avec des concurrents.
4. Exploitation à Moindre Coût : Le concédant peut utiliser une licence pour exploiter une technologie sans investir dans les infrastructures nécessaires à sa fabrication.

B. Les Risques pour le Concédant

Malgré ses avantages, le concédant doit être prudent et anticiper plusieurs risques :

1. Perte de Contrôle : Le concédant peut avoir du mal à contrôler l’utilisation de la technologie par le licencié, ce qui peut affecter la qualité et la réputation de la technologie.
2. Concurrence Future : Si le licencié devient plus compétitif ou utilise le savoir-faire pour développer des produits concurrents, le concédant pourrait se retrouver face à une concurrence accrue.
3. Risque de Litiges : Le concédant peut être tenu responsable si le licencié enfreint des droits de propriété intellectuelle de tiers, en raison d’une mauvaise gestion de la licence.
4. Redevances Insuffisantes : Les redevances peuvent être inférieures à ce que le concédant aurait gagné en produisant et vendant le produit directement.

Avantages et Risques pour le Licencié

A. Les Avantages pour le Licencié

Le licencié bénéficie également d’avantages considérables en obtenant une licence de brevet :

1. Accès à la Technologie : Le licencié peut exploiter une technologie innovante sans avoir à investir dans la recherche et le développement.
2. Réduction des Risques : L’achat d’une licence permet de minimiser les risques associés à la mise sur le marché d’un nouveau produit.
3. Droits d’Exploitation Exclusifs ou Non : Selon les termes du contrat, le licencié peut obtenir une licence exclusive ou non, ce qui lui permet de se positionner avantageusement sur le marché.
4. Utilisation d’un Produit Éprouvé : Le licencié peut commercialiser un produit déjà développé et protégé par un brevet, ce qui réduit l’incertitude par rapport à un nouveau développement.

B. Les Risques pour le Licencié

Le licencié doit également être vigilant sur certains risques potentiels :

1. Coût de la Licence : Les frais associés à la licence, y compris les redevances, peuvent être élevés et affecter la rentabilité de l’activité.
2. Exclusivité : Si la licence n’est pas exclusive, le licencié pourrait faire face à une concurrence directe d’autres entreprises ayant obtenu la même licence.
3. Dépendance au Concédant : Le licencié doit dépendre du concédant pour certaines mises à jour ou améliorations de la technologie, ce qui peut être limitant si les conditions ne sont pas claires.
4. Protection Juridique Insuffisante : Si le brevet est contesté ou invalidé, le licencié risque de perdre ses droits d’exploitation.

Les Clauses de base d’un Contrat de Licence de Brevet

Lors de la rédaction d’un contrat de licence de brevet, plusieurs clauses doivent être spécifiquement définies pour éviter tout litige futur, à titre d’exemple :

1. Objet de la Licence

Cette clause définit précisément ce que le licencié est autorisé à faire avec la technologie ou le brevet, qu’il s’agisse de fabrication, d’utilisation ou de vente. Il est essentiel de préciser si la licence est exclusive ou non exclusive et de définir le territoire couvert par la licence.

2. Durée de la Licence

La durée de la licence doit être clairement indiquée, ainsi que les conditions de renouvellement ou de résiliation du contrat.

3. Redevances et Paiements

Les modalités de paiement des redevances doivent être définies : montant, fréquence et méthode de calcul. Il est également important de stipuler les paiements minimaux pour garantir une source de revenus pour le concédant.

4. Propriété des Améliorations

Il est nécessaire de définir la propriété des améliorations ou des nouvelles technologies développées par le licencié pendant la durée de la licence. Souvent, ces améliorations sont partagées entre les deux parties.

5. Confidentialité

Une clause de confidentialité est cruciale pour protéger le savoir-faire ou les informations techniques partagées dans le cadre de la licence. Cela garantit que le licencié ne divulguera pas les informations sensibles à des tiers non autorisés.

6. Responsabilité

Le contrat doit préciser la répartition des responsabilités en cas de défauts de qualité ou de litiges relatifs à l’utilisation de la technologie. Cela inclut des dispositions relatives à la responsabilité du produit et à l’indemnisation en cas de violation des droits de tiers.

7. Contrôle et Inspection

Le concédant doit avoir la possibilité de contrôler et d’inspecter l’utilisation de la technologie pour s’assurer que les conditions du contrat sont respectées, notamment la qualité et la quantité des produits fabriqués.

Les clauses à risques de la Licence de Brevet

La communication d’informations confidentielles

Il arrive souvent qu’en plus d’une invention, un contrat de licence ait pour objet la communication d’informations confidentielles telles qu’un savoirfaire ou des secrets d’affaires.

Étant donné qu’il convient d’accorder à ces renseignements autant d’attention qu’à la licence d’exploitation du brevet proprement dit, il est important de faire figurer dans le contrat, en remplacement de l’accord de confidentialité conclu avant les négociations, une ou plusieurs clauses réglant notamment les points suivants: a) définition de la notion de confidentialité couvrant non seulement les informations divulguées à la partie réceptrice, mais aussi celles dont elle peut avoir connaissance par la suite, dans le cadre de l’application du contrat; b) mise en place par le preneur de licence de mesures permettant d’éviter toute utilisation des informations à des fins autres que celles prévues au contrat, ainsi que leur divulgation; une telle disposition peut prévoir notamment l’audit des procédures du preneur de licence par le donneur de licence ou son représentant; c) sanctions en cas de divulgation des informations, par accident ou par négligence, à des tiers non soumis aux dispositions du contrat de licence et n’ayant pas été informés par d’autres moyens de leur caractère confidentiel; d) énumération des exceptions à l’obligation de confidentialité, par exemple en ce qui concerne les informations accessibles au public – que la partie réceptrice peut donc connaître ou dont elle peut avoir connaissance de manière licite – ou les informations élaborées indépendamment par la partie réceptrice; e) durée pendant laquelle ces clauses continuent à produire leurs effets après la fin du contrat et date à laquelle les informations doivent être restituées ou détruites.

Exemple : 

Définition: “Information confidentielle” s’entend de toute donnée, pièce, produit, technologie, logiciel, spécification, manuel, plan d’entreprise, renseignement financier ou autre information communiquée verbalement, par écrit ou par tout autre moyen au preneur de licence par le donneur de licence. Le preneur de licence doit être avisé du caractère confidentiel des informations lui ayant été communiquées verbalement, et ce, dans les cinq (5) jours suivant la date de communication.

1.1 en ce qui concerne les informations confidentielles relatives à la présente invention qui lui sont communiquées par le donneur de licence, le preneur de licence s’engage:

i. à utiliser lesdites informations exclusivement aux fins prévues dans le contrat;

ii. à préserver le caractère confidentiel desdites informations avec le même soin que s’il s’agissait des siennes propres;

iii. à ne pas communiquer lesdites informations à quiconque (à l’exception de ses employés, agents ou consultants liés par la même obligation de confidentialité à l’égard du donneur de licence) sans en avoir reçu expressément l’autorisation écrite du donneur de licence; il n’est toutefois pas interdit au preneur de licence d’utiliser ou de divulguer les informations confidentielles:

a) dont le preneur de licence peut démontrer par des preuves écrites qu’elles lui étaient précédemment connues;

b) qui sont de notoriété publique ou le deviennent en l’absence de tout acte ou omission de la part du preneur de licence ou

c) qui ont été obtenues de manière licite par le preneur de licence auprès de sources indépendantes du donneur de licence;

iv. à respecter son obligation de confidentialité pendant une période de cinq (5) années comptée à partir de la fin du présent contrat.

L’étendue des droits cédés 

La nature des droits concédés dépend de l’objet du contrat. S’il s’agit d’un brevet, c’est normalement le droit de fabriquer, d’exploiter et de commercialiser un produit breveté ou d’utiliser un procédé breveté qui est concédé.

On peut toutefois imaginer une situation dans laquelle il n’est pas approprié de concéder, par exemple, le droit de commercialiser, et qui se traduit donc par une licence très limitée, le preneur de licence se voyant alors dans l’impossibilité de tirer un avantage commercial de la licence. S’il s’agit d’une licence de droit d’auteur, le droit de reproduire, d’exposer, de modifier et de distribuer peuvent aussi être concédés.

Certaines licences permettent au preneur de licence de concéder des “sous-licences” sur la totalité ou une partie des droits qui lui sont conférés, autrement dit de se livrer à son tour à une activité de concession de licences de technologie. Les droits concédés doivent être précisés dans la partie relative à la “portée” du contrat.

Une licence de courte durée dans laquelle il n’est pas permis au preneur de licence de modifier le produit, mais seulement de le fabriquer et de le commercialiser dans les pays de l’Union européenne est en effet d’une portée plus limitée qu’une licence lui conférant à titre perpétuel et irrévocable le droit de fabrication, d’exploitation, de modification, de perfectionnement, de copie, de reproduction, de distribution, d’exposition, d’exportation, d’importation et de concession en sous-licence de tous les droits ci-dessus dans le monde entier, ainsi que le droit d’utiliser la marque qui y est associée.

Une telle licence s’apparenterait d’ailleurs de près à une cession (vente) de la technologie concernée et des droits de propriété intellectuelle qui s’y rattachent.

Exemple 

Le donneur de licence concède au preneur de licence, en vertu des droits de brevet dont il est titulaire et sous réserve des limitations énoncées au présent contrat, une licence mondiale l’autorisant à fabriquer, faire fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente et importer les produits sous licence et à mettre en pratique les méthodes sous licence.

1.2 Sauf disposition contraire du présent contrat, la licence concédée à l’alinéa 1.1 est exclusive pour toute la durée du contrat.

1.3 La licence visée aux alinéas 1.1 et 1.2 est soumise à toutes les dispositions des articles 200-212 du titre 35 du Code des États-Unis d’Amérique (U.S.C.) et des règlements d’exécution applicables concernant les licences concédées sous la signature du donneur de licence au gouvernement des États-Unis d’Amérique et le caractère prépondérant des obligations envers le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

1.4 Les licences visées aux alinéas 1.1 et 1.2 s’appliquent uniquement à des méthodes et produits entrant dans le cadre du domaine d’utilisation. Le preneur de licence ne se voit concéder par le présent contrat aucun droit sur des méthodes et produits autres que ces derniers. 1.5 Le donneur de licence se réserve le droit d’utiliser l’invention et la technologie qui s’y rattache à des fins d’enseignement et de recherche.

L’exclusivité 

Une licence peut être exclusive, unique ou non exclusive. La plupart des donneurs de licence favorisent la formule de la licence non exclusive.

Cela signifie qu’ils concèdent des droits d’utilisation et d’exploitation d’une même technologie à plusieurs preneurs de licence, ce qui leur permet de répartir les risques au lieu d’être dépendants du succès d’un seul preneur de licence. Ils conservent en outre un meilleur contrôle sur leur technologie et ont de plus grandes chances de la voir évoluer et se développer, car elle est utilisée et exploitée sur des marchés – et éventuellement dans des produits – différents.

En revanche, en ce qui concerne les technologies qui sont encore à un stade précoce de leur développement, les candidats à la prise de licence, sachant qu’ils doivent s’attendre à consentir un investissement supplémentaire important, chercheront généralement à obtenir l’exclusivité, au moins pour certains territoires.

Exemple 1 – Licence exclusive Le donneur de licence concède par les présentes au preneur de licence, sous réserve des conditions générales du présent contrat, une licence exclusive mondiale de fabrication, d’exploitation et de commercialisation des produits issus des brevets et savoir-faire dont il est titulaire, et ce, pour tous usages. 

Exemple 2 – Licence exclusive devenant non exclusive après cinq ans Le donneur de licence concède par les présentes au preneur de licence une licence exclusive de fabrication, d’exploitation et de commercialisation des produits sous licence. La durée du caractère exclusif de ladite licence est fixée à cinq ans à compter de la date du présent contrat. À l’issue de ce délai, la licence sera maintenue, à titre non exclusif, pour le même territoire. 

Exemple 3 – Licence non exclusive Le donneur de licence concède par les présentes, en vertu des brevets dont il est titulaire, au preneur de licence, lequel l’accepte, une licence non exclusive l’autorisant à produire, faire produire, fabriquer, faire fabriquer, exploiter ou commercialiser les produits sous licence dans chacun des pays du territoire concédé.

La Territorialité

Un autre élément de l’étendue de la licence est le territoire pour lequel elle est concédée. Elle peut en effet accorder des droits pour le monde entier ou seulement pour certains pays, ou même pour une partie de pays (par exemple un État ou une région).

Cela sera déterminé par la nature des droits que le donneur de licence sera en mesure de concéder et par les avantages dont le preneur de licence peut espérer bénéficier dans le territoire qui lui est accordé. Il arrive fréquemment que le donneur de licence se réserve le marché local et concède l’exploitation des marchés étrangers à des sociétés qui y sont déjà implantées. Cette formule lui permet de pénétrer plus efficacement des marchés qu’il connaît mal.

Exemple 1 

Le territoire concédé est celui de la République fédérale d’Allemagne. Le preneur de licence est autorisé à effectuer des ventes sur le territoire français tant que le donneur de licence n’aura pas conclu de contrat particulier pour la France et ne l’en aura pas avisé par courrier recommandé avec accusé de réception. Le preneur de licence n’est pas autorisé à vendre les produits fabriqués en vertu des droits de brevet faisant l’objet de la présente licence dans d’autres pays, et s’engage à verser au donneur de licence, pour chaque violation de cette disposition, une pénalité correspondant au triple du droit de licence. 

Exemple 2 

La présente licence est concédée pour l’ensemble du territoire des États membres de l’Union européenne à la date de signature du présent contrat.

L’octroie de Sous-licences 

Le preneur de licence peut vouloir être autorisé à concéder des sous-licences sur son territoire, notamment s’il est lui-même titulaire d’une licence exclusive.16 Le cas échéant cet aspect doit faire l’objet d’une négociation particulière et être mentionné de manière spécifique dans le contrat.

Il importe aussi de préciser s’il sera nécessaire d’obtenir l’accord préalable écrit du donneur de licence pour l’octroi d’une sous-licence, pour le choix de la personne du preneur de sous-licence ou pour les conditions de concession, par exemple le degré de concordance requis entre les dispositions de la sous-licence et celles de la licence principale. Une autre clause doit encore préciser si la résiliation ou l’expiration de la licence principale pour une raison quelconque entraîne ou non celle de la sous-licence.

Exemple 

1. a) Le preneur de licence est autorisé, à titre exclusif, à concéder à des tiers des sous-licences d’exploitation des droits attachés aux brevets, et ce, moyennant des redevances dont le taux ne pourra pas être inférieur à celui qui est prévu à l’article XYZ du présent contrat.
2. b) Le preneur de licence s’engage à verser au donneur de licence un montant équivalant à 20% des sommes reçues au titre des sous-licences concédées en vertu du présent article, qu’il s’agisse de versements forfaitaires, de redevances ou de toute rémunération sous forme d’avantages ou de rabais.
3. c) La résiliation, en vertu de l’une des dispositions de l’article ABC du présent contrat, de la licence concédée au preneur de licence entraînera la résiliation de toutes les sous-licences concédées par ce dernier, étant toutefois entendu que le preneur de chaque sous-licence aura la faculté de notifier au donneur de licence par écrit, dans un délai de soixante (60) jours comptés à partir de la date de réception du préavis de ladite résiliation, sa volonté de poursuivre l’exploitation de la sous-licence et de s’acquitter envers le donneur de licence de toutes les obligations, notamment financières, prévues dans le contrat de sous-licence le liant au preneur de licence.
4. Toute sous-licence concédée par le preneur de licence doit contenir des dispositions de même nature que celles du présent alinéa en ce qui concerne la résiliation du présent contrat et les conditions de poursuite de l’exploitation de ladite sous-licence.
5. d) Le preneur de licence aura toute latitude en ce qui concerne la concession de sous-licences d’exploitation des droits attachés aux brevets, et notamment le droit de décider seul de l’opportunité de concéder ou non une sous-licence, de la personne du preneur de sous-licence et, sous réserve des dispositions des alinéas a) et c) du présent article, du taux de redevance à percevoir et des conditions du contrat de sous-licence

Perfectionnements 

Les perfectionnements apportés à une invention, que l’on nomme aussi versions, améliorations et nouveaux modèles, entrent dans la portée de protection du brevet. Il est donc important de définir ce qui doit être considéré comme un perfectionnement, une nouvelle technologie ou un nouvel objet de propriété intellectuelle. Dans ce dernier cas, la législation de certains pays17 peut exiger la signature d’un nouveau contrat de licence.

Exemple 

a) Modifications et perfectionnements apportés par le preneur de licence: Toute modification du produit concédé nécessite l’accord préalable écrit du donneur de licence. Le preneur de licence doit informer le donneur de licence de tout perfectionnement apporté au produit concédé.

Le fait d’avoir participé à un perfectionnement confère au donneur de licence le droit d’être mentionné en tant que co-inventeur ainsi que celui d’exploiter et d’utiliser ledit perfectionnement en vertu d’une licence dont les parties doivent négocier de bonne foi les conditions. “Perfectionnement” s’entend de toute avance ou évolution pouvant faire l’objet d’une utilisation ou d’une application directe sur le produit concédé et susceptible d’être protégée par brevet.

b) Modifications et perfectionnements apportés par le donneur de licence: Le donneur de licence doit informer le preneur de licence de tout perfectionnement apporté au produit concédé. La présente disposition s’applique également aux perfectionnements pour lesquels une demande de brevet est déposée. Le preneur de licence a le droit d’exiger une licence sur un tel perfectionnement, en conformité avec les conditions du présent contrat.

La clause d’Assistance technique

Lorsque la technologie concédée le justifie, le contrat peut prévoir la fourniture au preneur de licence d’une assistance technique sous forme de documentation, de données et d’expertise. Durée du contrat La durée des contrats de licence peut être influencée par la nature des droits concédés.

Une licence de brevet peut ainsi prendre fin à l’expiration du dernier des brevets concédés. Une licence de savoir-faire ou de marque peut être accordée pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, à moins d’un préavis écrit de résiliation de la part de l’une des parties.

La durée d’une licence de technologie concédant des droits de brevet, d’auteur, de marque et de dessin ou modèle industriel dépend des prévisions commerciales et financières des parties.

Dans certains cas, le donneur de licence peut aussi limiter la durée du contrat afin de se donner la possibilité d’évaluer l’efficacité du preneur de licence. Pour sa part, ce dernier voudra au contraire la prolonger s’il doit consentir un investissement important dans l’infrastructure nécessaire à l’exploitation des droits de propriété intellectuelle (par exemple, construction d’une usine ou mise en place d’un circuit de distribution).

La seule règle que l’on puisse appliquer à la durée des contrats de licence est qu’elle dépend entièrement des besoins commerciaux des parties, et qu’il est toujours possible de trouver une solution satisfaisante par la négociation.

La rémunération du Concédant 

Versements forfaitaires 

Les versements de sommes forfaitaires sont déterminés par des événements précis. Le contrat peut par exemple prévoir le versement d’un montant unique, exigible à la signature du contrat. Aucun autre paiement n’étant demandé, la licence peut alors être considérée comme entièrement payée.

Dans d’autres cas, la contrepartie de la licence peut prendre la forme de plusieurs versements forfaitaires effectués à date fixe, par exemple le jour du premier ou du second anniversaire de la signature du contrat.

L’événement déclencheur peut aussi être la réalisation d’une certaine condition, par exemple la divulgation d’une information confidentielle ou le démarrage de la production commerciale.

Dans l’industrie pharmaceutique, le commencement des essais cliniques de la phase I, II ou III et l’homologation du produit peuvent constituer de tels “jalons”. Un autre événement donnant lieu à un versement forfaitaire pourrait être l’exercice, par le preneur de licence, d’un droit ou d’une option, par exemple celle d’étendre la licence à de nouveaux territoires géographiques ou domaines d’utilisation.

Redevances

Les redevances ou “royalties” sont des montants que le preneur de licence verse régulièrement au donneur de licence en contrepartie du droit d’exploitation de la technologie concédée. Elles constituent le mode de paiement le plus courant dans les contrats de licence, car elles présentent l’avantage, du fait que leur montant est directement lié à l’utilisation de la technologie concédée, de donner une bonne idée de la valeur que revêt la technologie pour le preneur de licence.

Les redevances sont calculées en fonction de deux éléments fondamentaux: la base de redevance et le taux de redevance. La base de la redevance pourrait être le coût de fabrication du produit concédé ou le bénéfice réalisé lors de sa vente, mais ces données sont rarement utilisées.

Cela s’explique par le fait, tout d’abord, que la plupart des preneurs de licence les considèrent comme hautement confidentielles et ne souhaitent donc pas qu’elles soient connues de leurs concurrents, et ensuite, qu’il s’agit en tout état de cause de chiffres susceptibles de varier selon le traitement comptable qu’on leur applique, et donc d’être la source de litiges inutiles. De même, la quantité ou le volume de production sont rarement utilisés comme base de redevance, principalement parce que les unités produites ne sont pas nécessairement vendues.

Exemple 

Ventes nettes “Ventes nettes” s’entend du total des sommes d’argent et autres formes de paiement reçues par le preneur de licence, ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence en contrepartie de la vente ou de la livraison des produits concédés à des clients tiers, dans le cadre d’opérations effectuées de bonne foi et aux conditions du marché, réduit des défalcations suivantes sous réserve que ces dernières soient d’usage dans le secteur concerné, qu’elles aient été effectivement payées ou autorisées et qu’elles ne soient pas diminuées ultérieurement (par exemple au moyen d’une ristourne ou d’un crédit total ou partiel au bénéfice du preneur de licence, ou de ses sociétés apparentées ou preneurs de sous-licence):

i) remboursements ou crédits pour refus et retours de produits concédés;

ii) rabais, remises de volume, remises de gros et escomptes de caisse se rapportant seulement aux ventes de produits concédés ayant été effectivement réglées ou créditées aux clients;

iii) remises que le preneur de licence, ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence sont tenus par la loi de consentir au titre d’un programme public d’assurance maladie de type Medicaid, Medicare ou autre;

iv) frais de transport et d’assurance facturés aux clients et acquittés par ces derniers;

v) taxes de vente, droits d’usage, droits d’assise et droits d’importation imposés par les États-Unis d’Amérique, directement liés à la vente des produits concédés et facturés aux clients, qui ont été acquittés, absorbés ou acceptés par le preneur de licence, ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence;

vi) remboursements ou crédits accordés à des clients par le preneur de licence, ses sociétés apparentées ou preneurs de sous-licence en raison de réductions rétroactives du prix des produits concédés. Les ventes et transferts effectués entre le preneur de licence, ses sociétés apparentées et ses preneurs de sous-licence aux fins de vente à des tiers ne seront pas prises en compte aux fins du calcul des redevances.

Variabilité des redevances 

L’introduction de telles variables dans le calcul des redevances peut se traduire par un mécanisme beaucoup plus souple pour les parties.

Le contrat peut prévoir, par exemple, une baisse du taux de redevance en proportion de l’augmentation du volume des ventes ou du temps écoulé. Ainsi, une redevance de 10% pourra être réduite à 7,5% à partir d’un million d’unités vendues, puis à 5% au-delà de cinq millions, le calcul pouvant être effectué sur une base annuelle ou cumulative.

L’inverse est également possible, c’est-à-dire que le taux de redevance peut augmenter avec le volume. La première formule vise à encourager le preneur de licence à augmenter sa production, et donc le montant des redevances qu’il devra payer au donneur de licence. La seconde le soulage au début, lorsque la technologie vient d’être lancée et que les ventes sont encore limitées, et lui impose une redevance plus élevée à mesure qu’il conquiert des parts de marché.

Exemple 1 

Conditions financières 

1. Le preneur de licence s’engage à verser au donneur de licence, et ce, pendant toute la durée du présent contrat, une redevance de 5% des ventes nettes réalisées par le preneur de licence, ses sociétés apparentées, preneurs de sous-licence ou distributeurs sur le territoire.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article premier, si un preneur de sous-licence concède à des tiers sur le territoire des sous-licences permettant à ces derniers d’utiliser la technologie concédée dans un ou plusieurs produits, le donneur de licence, le preneur de licence et le preneur de sous-licence conviennent qu’en remplacement de l’obligation de verser, conformément aux dispositions de l’article premier, des redevances sur les ventes nettes réalisées par le preneur de sous-licence, le donneur de licence et le preneur de licence se partageront alors les sommes versées par ledit preneur de sous-licence.

En vertu de cet accord, le donneur de licence recevra 25% de tous les montants (droits d’entrée, versements d’étape ou redevances) dus par le preneur de sous-licence sur ses ventes nettes de produits.

Le preneur de licence devra procéder au versement de la part du donneur de licence et à la présentation des justificatifs comptables correspondants lors du versement des redevances trimestrielles prévues à l’article XX. Une fois le partage des redevances et versements d’étape effectué de la manière prévue cidessus, le preneur de licence ne devra plus au donneur de licence aucune redevance sur les ventes nettes de produits par le preneur de sous-licence.

Exemple 2 

Rémunération 

Les montants à verser en contrepartie de la licence concédée à l’article XX sont déterminées de la manière suivante:

1. Versements d’étape:

2. Redevances

a) À titre de rémunération pour la licence concédée par les présentes ainsi que pour le savoir-faire et les services d’assistance technique prévus à l’article XX, et sous réserve des autres dispositions du présent article, le preneur de licence s’engage à verser, conformément au barème suivant, des redevances sur les ventes nettes mondiales de produits couverts par des revendications de brevets délivrés, et ce, chaque année à compter de la seconde année de ventes.

Aucune redevance sur les ventes nettes ne sera due par le preneur de licence au cours de la première année de ventes. À compter de la seconde année de ventes, les redevances payables chaque année sur les ventes nettes seront calculées comme suit:

….

b) Le taux de redevance applicable en vertu du présent article 2 sera toutefois réduit de 20% si une ou plusieurs autres sociétés commercialisent des produits concurrents de l’un ou de plusieurs des produits concédés et issus d’une technologie présentant des qualités comparables en ce qui concerne la stabilité du composé chimique pharmaceutique dans des conditions tropicales de chaleur et d’humidité.

c) En cas de délivrance à une tierce partie d’un brevet revendiquant une technologie d’enrobage par un agent verni neutre auquel un conseiller en brevets indépendant choisi d’un commun accord par les parties estime que la vente des produits concédés est susceptible de porter atteinte, le preneur de licence sera libéré de toute obligation de paiement de redevances au donneur de licence en vertu du présent contrat.

d) L’obligation de versement de redevances en vertu de l’article 2 du présent contrat existe jusqu’à l’expiration des brevets relatifs à l’objet concédé ainsi qu’à tout perfectionnement de ce dernier.

3. Les redevances seront versées en [devise] dans les 30 jours suivant la date de réception par le preneur de licence de données satisfaisantes sur les ventes nettes mondiales de produits, communiquées par les partenaires commerciaux.

4. Toutes les sommes dues au titre des taxes et autres prélèvements fiscaux imposés sur les redevances ou prescrits par la loi devront être déduites des montants payables en vertu du présent contrat et versées aux administrations compétentes pour le compte du donneur de licence.

Les reçus délivrés au preneur de licence pour justifier de ces versements devront être communiqués sans délai au donneur de licence. S’il lui est impossible d’obtenir un tel reçu auprès de l’administration concernée, le preneur de licence devra au plus tôt se procurer un autre justificatif adéquat des paiements effectués et le faire parvenir au donneur de licence.

5. Les sommes dues en vertu du présent contrat portent intérêt au taux de 10% par an à compter de la date à laquelle elles deviennent exigibles. Tout versement doit être effectué par virement au compte bancaire dûment notifié au preneur de licence par le donneur de licence.

Exemple 3 

Durée et résiliation 

L’obligation de paiement différé visée à l’article XX restera en vigueur jusqu’à l’expiration du dernier des brevets contenus dans le portefeuille de brevets et des brevets relatifs à des perfectionnements techniques apportés à la technologie concédée.

La licence sera ensuite considérée comme entièrement payée, et le preneur de licence aura le droit de développer, fabriquer, faire fabriquer, promouvoir et commercialiser les produits dans le monde entier sans autre contrepartie au donneur de licence.

Exemple 4 

Redevances sur les ventes 

Le preneur de licence s’engage à verser au donneur de licence ou à ses ayants droit, conformément aux dispositions du présent article, une redevance de 5% sur les ventes nettes de produits réalisées sur le territoire, ainsi que sur tout paiement en nature ou rabais reçu d’un acheteur en échange desdits produits.

2. Le preneur de licence sera libéré, pour un pays donné, de l’obligation de versement de redevances prévue au présent article à l’une des dates suivantes:

a) expiration du brevet protégeant le produit dans le pays concerné;

b) 15e anniversaire de la première vente du produit dans le pays concerné, la licence concédée au preneur de licence étant alors considérée comme entièrement payée et libre de redevances. Le preneur de licence doit donner notification au donneur de licence de la date de la première vente du produit sur le territoire dans les 30 jours suivant ladite première vente.

3. Le versement des redevances relatives aux ventes de produits réalisées au cours de chacun des trimestres se terminant le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre devra être effectué dans les 30 jours suivant chacune de ces dates, en [devise] au compte bancaire indiqué par le donneur de licence.

Le preneur de licence devra fournir, avec chacun de ces versements, un calcul détaillé des redevances ventilé par pays, ainsi que les taux de change fournis par son principal établissement bancaire pour chacune des devises concernées.

4. Une fois libérés de leur obligation de versement de redevances sur les ventes nettes de produits pour un pays donné, le preneur de licence, ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence disposeront d’une licence perpétuelle et non résiliable les autorisant à exploiter le savoir-faire relatif au produit concerné et à fabriquer et commercialiser ledit produit dans le pays en question, sans autre obligation à l’égard du donneur de licence.

Exemple 5 

Communication de données comptables

1. Dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre du calendrier, le preneur de licence doit faire parvenir au donneur de licence un état des ventes nettes de produits pour le trimestre écoulé et des redevances qu’il doit acquitter sur ces ventes.

2. Si les lois fiscales auxquelles il est soumis prévoient l’imposition par retenue à la source, le preneur de licence peut déduire les sommes requises du montant des redevances dues en vertu du présent contrat ou des frais de développement visés à l’article X. Il doit cependant présenter, dans ce cas, au donneur de licence des justificatifs émis par les autorités fiscales compétentes, démontrant que l’impôt ainsi perçu leur a effectivement été remis. Le preneur de licence s’engage à aider dans la mesure du possible le donneur de licence à obtenir les avantages auxquels il peut avoir droit du fait de ces retenues fiscales à la source ou en vertu des conventions de double imposition.

3. Afin de pouvoir respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, le preneur de licence doit conserver à son siège social et faire conserver par ses sociétés apparentées et preneurs de sous-licence des données comptables complètes et précises sur les ventes de produits dans chacun des pays du territoire concédé. Après la première vente du produit sur le territoire et jusqu’à deux ans après la résiliation ou l’expiration du présent contrat, ces données doivent être tenues à la disposition du donneur de licence ou d’un expert-comptable indépendant de son choix, afin que ces derniers puissent venir les vérifier sur préavis raisonnable, durant les heures normales de bureau. Ces vérifications seront effectuées au plus une fois par an; elles pourront toutefois être trimestrielles au cours de l’année suivant la découverte de toute anomalie.

Les FRAND royalties

En matière de redevances de Brevets, la Commission européenne a publié un rapport sur le Frand Licensing : « Licensing Terms of Standard Essential Patents ». Les FRAND royalties (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) désignent un cadre de redevances « justes, raisonnables et non discriminatoires » appliqué aux brevets essentiels. 

En droit des brevets, on parle de licences FRAND principalement pour les technologies standardisées, par exemple dans les télécommunications, où les brevets dits « essentiels » (SEP pour Standard-Essential Patents) sont indispensables pour respecter un standard technique comme le Wi-Fi, la 4G, ou la 5G.

Objectif des royalties FRAND

Les royalties FRAND visent à garantir un équilibre entre les titulaires de brevets et les entreprises qui souhaitent utiliser la technologie brevetée pour assurer :

L’accès équitable aux technologies essentielles : les détenteurs de brevets sont tenus d’accorder des licences de manière équitable pour éviter d’exclure certains acteurs.

La limitation de la surtarification des brevets essentiels : cela empêche les propriétaires de SEP d’exiger des royalties excessives, ce qui freinerait la diffusion des standards technologiques.

Composantes des royalties FRAND

Les royalties FRAND sont calculées en tenant compte de critères spécifiques :

Justes (Fair) : les redevances doivent respecter un équilibre qui n’avantage pas uniquement le titulaire du brevet, sans abus de position dominante.

Raisonnables (Reasonable) : les tarifs doivent être proportionnés à la valeur technologique du brevet.

Non discriminatoires (Non-Discriminatory) : les licences doivent être offertes dans les mêmes conditions à tous les licenciés, sans favoritisme.

Jurisprudence et exemple

La question des redevances FRAND a souvent donné lieu à des contentieux. Par exemple, dans l’affaire Huawei v. ZTE (CJUE, 2015), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les détenteurs de SEP doivent proposer une licence FRAND avant d’engager des poursuites pour contrefaçon, sous peine de violation des règles de concurrence.

Les FRAND royalties sont donc essentielles pour favoriser l’innovation tout en assurant la disponibilité des standards technologiques pour un large éventail d’utilisateurs, de manière encadrée et équilibrée.

Clause d’Inflation 

Lorsque les redevances sont calculées en pourcentage des ventes, la question de l’inflation ne se pose pas. En revanche, si le preneur de licence paye des montants fixés d’avance, dans une devise donnée, ces derniers doivent généralement être réexaminés, par exemple une fois tous les ans ou tous les deux ans, et actualisés, si la législation locale le permet, selon une référence reconnue telle que l’indice des prix à la consommation ou l’indice des prix à la production. En ce qui concerne les versements forfaitaires, on peut aussi prévoir qu’un ajustement sera effectué à la date d’un certain événement, notamment si celle-ci est éloignée et incertaine.

Administration financière 

Le contrat de licence doit comporter des clauses réglant les questions d’administration financière, et notamment les obligations du preneur de licence en matière de comptabilité et de tenue de dossiers, de rapports et de versement de redevances. En ce qui concerne les rapports de redevances, le contrat peut prévoir qu’ils doivent être certifiés par le responsable des finances ou les vérificateurs du preneur de licence.

Le plus souvent, le donneur de licence se réservera aussi le droit de contrôler ou de faire contrôler à ses frais la comptabilité et les dossiers du preneur de licence, et les conséquences des écarts comptables supérieurs, par exemple, à un pourcentage donné seront définies.

Exemple

1.1 Le preneur de licence doit tenir dans ses livres une comptabilité précise des produits fabriqués, utilisés ou vendus en vertu de la licence concédée par le présent contrat. Il s’engage à conserver tous les éléments pertinents pendant une période minimale de cinq (5) ans comptée à partir de la date du paiement de redevances auquel ils se rapportent.

1.2 Les représentants ou agents du donneur de licence doivent, aux fins de contrôle, avoir accès à des heures raisonnables aux livres et dossiers du preneur de licence. Les coûts attachés à la réalisation de tout contrôle sont à la charge du donneur de licence. Si les vérifications effectuées révèlent une erreur supérieure à 5% dans le montant des redevances dues pour une année donnée, tous les frais de vérification doivent toutefois être assumés par le preneur de licence.

Atteinte aux droits de propriété intellectuelle 

Lorsque la technologie concédée est protégée en tout ou en partie par un brevet ou d’autres droits de propriété intellectuelle, il importe de prévoir l’éventualité d’une atteinte à ces droits. On distingue, à cet égard, deux types de situations. Tout d’abord, la technologie protégée peut être exploitée sans licence par une tierce partie.

Le preneur de licence, surtout si sa licence n’est pas exclusive, va donc s’attendre à ce que le donneur de licence prenne des mesures pour corriger la situation. Dans un tel cas, le donneur de licence peut tenter de négocier avec l’auteur de l’atteinte, afin lui faire accepter une licence.

S’il n’y parvient pas, ou si cette solution n’est pas envisageable, il devra agir en justice. Le contrat de licence peut prévoir que les versements de redevances seront effectués sur un compte bloqué auquel le donneur de licence n’aura accès qu’une fois qu’il aura engagé une procédure devant les tribunaux, et que si aucune action n’est entreprise pendant une période, par exemple, de trois ans, toutes les redevances versées sur ce compte seront remboursées au preneur de licence et la licence sera considérée comme intégralement payée.

Exemple 1 

En tant que concessionnaire d’une licence exclusive, le preneur de licence aura la faculté, en cas d’atteinte portée au brevet concédé, d’engager à ses frais une procédure à laquelle le donneur de licence pourra s’associer si les lois applicables en disposent ainsi. Le cas échéant, tous les frais relatifs à une telle procédure seront à la charge du preneur de licence, ce dernier s’engageant à verser au donneur de licence 25% de toute somme recouvrée en excédent desdits frais. 

Exemple 2 

Droit et obligation du preneur de licence exclusive d’agir en justice en cas d’atteinte au brevet concédé.

1. Les droits suivants sont reconnus au preneur de licence pour toute la durée d’exclusivité de la licence: a) ester en justice pour atteinte aux droits de brevet concédés, seul ou, si la loi le prescrit, conjointement avec le donneur de licence, à ses frais et en son propre nom; b) faire cesser l’atteinte par voie d’injonction et percevoir toute rémunération, indemnité, bénéfice et autre réparation d’une quelconque nature obtenue de l’auteur de l’atteinte; c) en cas de litige relatif à une atteinte aux droits de brevet concédés, concéder, aux fins de règlement, une sous-licence à l’auteur de l’atteinte, conformément aux dispositions de l’article X du présent contrat.

2. Si le preneur de licence est informé par le donneur de licence de l’existence d’une atteinte aux droits de brevet concédés, il doit, et cela dans un délai maximal de six mois:

a) obtenir la cessation de l’atteinte, b) engager une procédure à l’encontre de l’auteur de l’atteinte ou c) apporter au donneur de licence la preuve que des négociations de bonne foi ont été entreprises dans le but de faire accepter par l’auteur de l’atteinte une sous-licence sur les droits de brevet concédés; à défaut, la licence concédée au preneur de licence par les présentes perd son caractère exclusif et le donneur de licence est autorisé à poursuivre l’auteur de l’atteinte à ses frais et à conserver tout dédommagement, bénéfice et autre réparation d’une quelconque nature résultant d’une telle action.

Responsabilité du fait des produits en licence  

La défectuosité du produit concédé peut avoir des conséquences financières importantes, notamment si elle entraîne des dommages corporels ou matériels. Il convient donc de cerner avec précision les sources possibles de défectuosités, et de définir les responsabilités qui s’y attachent. Ainsi, le preneur de licence est généralement responsable des défauts de fabrication et des lacunes en matière de contrôle de qualité, tandis que le donneur de licence sera responsable des défauts des composants dont il est le fournisseur.

Exemple 1. 

Garantie du donneur de licence. Le donneur de licence dégage le preneur de licence, ses administrateurs, dirigeants, employés et agents de toute responsabilité à l’égard des dommages, pertes, coûts ou frais (y compris, dans une mesure raisonnable, les honoraires d’avocats) occasionnés par suite d’une plainte ou d’une action en justice engagée par une tierce partie à l’encontre du preneur de licence en raison d’un acte du donneur de licence ou de son inaction ou du non-respect, par ce dernier, des déclarations, garanties ou acceptations énoncées dans les présentes.

Le donneur de licence dégage en outre le preneur de licence, ses administrateurs, dirigeants, employés et agents de toute responsabilité à l’égard des dommages, pertes, coûts ou frais (y compris, dans une mesure raisonnable, les honoraires d’avocats) occasionnés par suite d’une plainte ou d’une action en justice engagée par une tierce partie à l’égard du portefeuille de brevets, de la technologie ou des données.

2. Garantie du preneur de licence.

Le preneur de licence dégage le donneur de licence, ses administrateurs, dirigeants, employés et agents de toute responsabilité à l’égard des dommages, pertes, coûts ou frais (y compris, dans une mesure raisonnable, les honoraires d’avocats) occasionnés par suite d’une plainte ou d’une action en justice engagée par une tierce partie à l’encontre du donneur de licence en raison du non-respect, par ce dernier, des déclarations, garanties ou acceptations énoncées dans les présentes ou résultant du développement, de la fabrication, de la promotion, de la distribution, de l’exploitation, de la mise à l’essai ou de la vente du produit ou de son aliénation d’une autre manière quelconque, y compris, mais sans s’y limiter, les plaintes explicites, implicites ou obligatoires relatives à l’efficacité, à la sécurité ou à l’usage futur du produit et les plaintes relatives à l’étiquetage ou à l’emballage du produit. L’obligation ci-dessus ne s’applique pas lorsque la plainte est motivée par la négligence ou la malveillance du donneur de licence ou le non-respect par celui-ci des déclarations, garanties ou acceptations énoncées dans les présentes.

3. Limitation de l’obligation de garantie. Le donneur de licence et le preneur de licence reconnaissent qu’aucun d’eux ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant de manière indirecte de l’inobservation ou de la violation par l’autre des dispositions du présent contrat. 4. Procédures. Les parties s’engagent à se donner mutuellement notification de toute plainte ou action en responsabilité, et ce, dans un délai maximal de 20 jours compté à partir de la date à laquelle elles en ont été elles-mêmes avisées.

En l’absence d’une telle notification, l’obligation de garantie des parties reste entière à moins que le défaut de notifier dans le délai de 20 jours n’ait un effet préjudiciable concret sur l’issue de la procédure. La charge de la défense et du règlement du litige incombe à la partie garante, cette dernière devant toutefois s’abstenir de conclure sans l’accord écrit de la partie garantie toute transaction ou compromis susceptible de limiter cette dernière dans l’exercice de ses droits ou de lui imposer des obligations. La partie garantie a une obligation d’assistance et de coopération raisonnable, notamment en ce qui concerne les autorisations ou informations qui lui sont demandées.

Source : Copie/reproduction/traduction d’un extrait de la publication conjointe de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et du Centre du commerce international (CCI) intitulée L’affaire équilibrée – Un guide d’initiation à la négociation des contrats de licence de technologie”. Un exemplaire de ladite publication devra en outre être communiqué à l’OMPI ainsi qu’au CCI.