Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 FEVRIER 2024

N° 2024/53

N° RG 23/01033 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUTQ

S.A.R.L. BIGGY BURGER

C/

S.A.R.L. HELIADIS BELGIUM SPRL

S.A.R.L. ADAM’S CONSULTING

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaspard JOUAN

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05198.

APPELANTE

S.A.R.L. BIGGY BURGER

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.R.L. HELIADIS BELGIUM SPRL Société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ADAM’S CONSULTING Société de droit belge, prise en la personne de son représen

tant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

dont mle siège social est le sis : [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Amélie VINCENT, Conseillère rapporteur qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Madame Marie Amélie VINCENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 mai 2009, la Sarl Heliadis Belgium Sprl, société de droit belge spécialisée dans la commercialisation de sauces halal en France et en Belgique, a déposé la marque verbale communautaire NAWHAL’S, sous le numéro n°818941, dans les classes de produits et services 29, 30 et 43, et a développé, sous cette marque, une sauce dénommée « Biggy Burger ».

Le 7 décembre 2015, la Sarl Adam’s Consulting a déposé la marque internationale semi-figurative « Biggy Burger » n°1284540, en classes 29, 30, 31, 35 et 43, marque exploitée par la Sarl Heliadis Belgium Sprl.

Par acte délivré le 28 mai 2021, la Sarl Heliadis Belgium Sprl et la Sarl Adam’s Consulting ont fait assigner la Sarl Biggy Burger, société française de restauration rapide, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de reconnaissance d’actes de contrefaçon à titre principal, et d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à titre subsidiaire.

La Sarl Biggy Burger a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription.

Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

– déclaré recevable l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale et parasitisme de la Sarl Heliadis Belgium Sprl et de la Sarl Adam’s Consulting ;

– condamné la Sarl Biggy Burger à payer à la Sarl Heliadis Belgium Sprl et la Sarl Adam’s Consulting ensemble la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté la demande de la Sarl Biggy Burger au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la Sarl Biggy Burger aux dépens, qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance ;

– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 27 février 2023, à 9 heures, et invité Me Jouan à conclure sur le fond.

Par acte du 13 janvier 2023, la Sarl Biggy Burger a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Biggy Burger soutient que :

– les sociétés intimées avancent elles-mêmes dans leurs conclusions avoir découvert en 2015 l’existence de la société appelante et l’utilisation de la marque sur laquelle elle fonde ses demandes ;

– elles avaient connaissance de l’usage de la marque litigieuse, qui était effective depuis le 10 janvier 2016, à tout le moins depuis la date de la mise en demeure du 18 janvier 2016, de sorte que l’action, introduite postérieurement au délai de 5 ans à compter de cette date, se trouve prescrite ; à ce titre, le logo dont il est soutenu qu’il est contrefaisant, était représenté dans une vidéo publicitaire mise en ligne le 13 novembre 2015, et figurait sur son site internet depuis le 23 novembre 2015 ;

– l’action en concurrence déloyale ne constitue pas un délit successif, de sorte que cette dernière a été engagée bien au-delà du délai de prescription quinquennale.

Ainsi, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, L716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°2014-315 du 11 mars 2014, 2222 et 2224 du code civil, elle demande à la cour de :

– réformer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 28 novembre 2022,

– et statuant à nouveau, débouter la Sarl Heliadis Belgium Sprl et la Sarl Adam’s Consulting de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– dire et juger que l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale engagées le 28 mai 2021 par la Sarl Heliadis Belgium Sprl et la Sarl Adam’s Consulting, sont prescrites,

– condamner solidairement la Sarl Heliadis Belgium Sprl et la Sarl Adam’s Consulting à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Matheron, Jouan et Olivier, avocat au barreau de Marseille, sur ses affirmations de droit.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Heliadis Belgium Sprl et la Sarl Adam’s Consulting répliquent que :

– par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a reconnu la contrefaçon par imitation de la marque litigieuse, du fait du dépôt d’une marque similaire pour des produits identiques et similaires ; par décision du 2 janvier 2019, l’INPI a refusé l’enregistrement d’une marque « Biggy » par la Sarl Biggy Burger ; la société appelante utilise désormais un nouveau logo très proche de la marque refusée, et imitant sa propre marque ;

– chaque usage de ce logo constitue un nouveau point de départ de l’action en contrefaçon qui constitue un délit continu ;

– aucune preuve n’est rapportée de l’usage du logo contrefaisant avant 2019, et en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’elles en avaient connaissance ; en effet, la mise en demeure de 2016 ne concernait pas le logo litigieux mais un premier logo, différent de ce dernier, objet de l’action ayant abouti au jugement de 2018 ;

– s’agissant de l’action en concurrence déloyale et parasitaire, le logo litigieux étant toujours utilisé par la société appelante, les agissements illicites n’ont jamais cessé et l’action est dès lors recevable.

Au visa des articles L716-4-2 du code de propriété intellectuelle, et 2224 du code civil, elles sollicitent de la cour de :

– déclarer la Sarl Biggy Burger irrecevable et mal fondée en son appel ;

– le rejeter ;

– confirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 28 novembre 2022 en ce qu’elle a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

– déclaré recevable l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale et parasitisme de la Sarl Heliadis Belgium Sprl et de la Sarl Adam’s Consulting ;

– rejeté la demande de la Sarl Biggy Burger au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la Sarl Biggy Burger aux dépens, qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l’avance ;

– réformer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MArseile rendue le 28 novembre 2022 en ce qu’elle a :

– condamné la Sarl Biggy Burger à payer à la Sarl Heliadis Belgium Sprl et la Sarl Adam’s Consulting ensemble la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– et statuant à nouveau, condamner la Sarl Biggy Burger à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance ;

– en tout état de cause, débouter la Sarl Biggy Burger de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la Sarl Biggy Burger à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;

– condamner la Sarl Biggy Burger aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.

– Sur la fin de non-recevoir concernant l’action en contrefaçon

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a modifié l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, devenu l’article L716-4-2 prévoyant désormais que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, la Sarl Biggy Burger soutient que la Sarl Adam’s consulting et la Sarl Heliadis Belgium Sprl ont eu connaissance de l’usage du logo litigieux depuis au moins le 18 janvier 2016, date à laquelle elles lui ont adressé une mise en demeure, de sorte que l’action en contrefaçon initiée par assignation du 28 mai 2021 aurait été engagée au-delà du délai de prescription quinquennal.

Il sera observé toutefois que la mise en demeure du 18 janvier 2016 ne visait aucunement le signe litigieux, celle-ci évoquant uniquement les éléments suivants, sans toutefois ne reproduire aucun des signes en cause : « ma cliente a constaté que vous avez procédé au dépôt en France de la marque Biggy Burger 100% Hallal dans les classes 25, 29, 30 et 43 qui reprend à l’identique le signe semi-figuratif Biggy Burger qu’elle a développé et qu’elle exploite depuis 2005, outre que vous utilisez depuis le 12 janvier 2015 comme dénomination sociale les termes Biggy-Burger ».

Cette mise en demeure est en outre préalable aux assignations délivrées les 8 et 15 mars 2016, ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 novembre 2018, ayant prononcé la déchéance des droits de M. [R] [T] et M. [S] [B] sur la marque « Biggy Burger 100% hallal » n°093651752, relatif à un autre signe que celui visé par la présente procédure.

Il ne peut dès lors s’inférer de la délivrance de cette mise en demeure aucune connaissance certaine à la date du 18 janvier 2016 de l’utilisation du logo litigieux.

Par ailleurs, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, l’action des demanderesses porte sur un signe de forme ronde dont le graphisme est proche de celui déposé à titre de marque par la Sarl Biggy Burger, à laquelle Sarl Adam’s consulting s’est opposée, opposition reconnue justifiée par décision du directeur général de l’institut national de la propriété industrielle en date du 2 janvier 2019. Il est néanmoins différent de ce signe en ce qu’il contient le mot « Biggy » en lettres capitales de couleur noire et le mot « Burger » en lettres de couleur rouge, alors que le signe ayant fait l’objet de l’opposition en 2019 présentait uniquement le mot « Biggy » en lettres capitales de couleur rouge, sans mention du mot « Burger ».

Dès lors, l’action engagée par les sociétés intimées est relative à un troisième signe, distinct des logos sanctionnés lors des procédures de 2018 et 2019.

La société appelante soutient en outre que le signe incriminé est exploité publiquement depuis 2015, de sorte que les sociétés intimées avaient nécessairement connaissance de l’usage du logo litigieux dès le 10 janvier 2016, date constatée par commissaire de justice de l’utilisation du logo sur le site internet. Elle en veut pour preuve une vidéo publicitaire mise en ligne sur You Tube le 13 novembre 2015, ainsi que le site internet de la Sarl Biggy Burger dont son nom de domaine est enregistré depuis le 23 septembre 2015, lesquels comportent une représentation du logo litigieux.

Toutefois, s’agissant d’une mise à disposition publique, et non à destination particulière des sociétés intimées, ces éléments ne peuvent à eux seuls établir une connaissance spécifique par ces dernières de l’utilisation du signe litigieux, et à cet égard, la motivation adoptée par le premier juge selon laquelle « dans la mesure où la Sarl Heliadis Belgium Sprl à cette date avait connaissance de l’existence de cette société et de faits de contrefaçon par l’utilisation des mêmes mots, elle devait nécessairement avoir connaissance de cet usage » conduit à un renversement de la charge de la preuve. Au surplus, outre le fait que le visionnage de la vidéo sur la plateforme Youtube par la Sarl Heliadis Belgium Sprl et la Sarl Adam’s Consulting n’est pas démontré, le constat de commissaire de justice n’établit pas davantage un usage du logo litigieux sur la page d’accueil du site internet, et ne justifiant celui-ci que pour la seule date du 10 janvier 2016.

Il n’est dès lors pas démontré par la Sarl Biggy Burger, auquel la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe, que Sarl Adam’s consulting et la Sarl Heliadis Belgium Sprl avaient connaissance de l’utilisation du signe litigieux avant le 28 mai 2016, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2021.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

– Sur la fin de non-recevoir concernant l’action en concurrence déloyale et parasitaire

En application de l’article 2224 du code civil, l’action en concurrence déloyale se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Com. 15 novembre 2023, n°22-21.878).

A ce titre, si c’est à tort que le premier juge a retenu que « le point de départ de la prescription est la date de production du dommage que le demandeur indique subir. Il n’est pas contesté une utilisation du logo litigieux toujours actuelle de sorte que le dommage qui résulterait de la concurrence déloyale ou du parasitisme, s’ils étaient admis, s’aggrave à chaque situation », il n’est pas démontré par la Sarl Biggy Burger, auquel la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe, que Sarl Adam’s consulting et la Sarl Heliadis Belgium Sprl avaient connaissance de l’utilisation du signe litigieux avant le 28 mai 2016, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2021.

Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

– Sur les demandes accessoires

La Sarl Biggy Burger, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, et sera tenue de payer à la Sarl Adam’s consulting et la Sarl Heliadis Belgium Sprl la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour, statuant par arrêt contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Biggy Burger aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Biggy Burger à payer la Sarl Adam’s consulting et la Sarl Heliadis Belgium Sprl la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE