La vente de produits marqués au-delà du terme de la licence concédée constitue un acte de contrefaçon de la part du cessionnaire, comme de la part du distributeur qui a revendu des produits eux-mêmes contrefaisants.

Une contrefaçon comme une autre 

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée”.

L’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, équivalent à l’article 15 de la directive 2015/2436 et à l’article 7 de la directive 2008/95, dispose que :

“Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.”

L’action en contrefaçon contre le licencié 

L’article L. 714-1, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction à la date des contrats conclus entre les parties, équivalent à l’article 25 de la directive 2015/2436 et à l’article 8 de la directive 2008/95, disposait que “les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée.

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que “L’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 (…) doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive” c’est à dire notamment sa durée (CJCE, 23 avril 2009,C-59/08, Copad).

Affaire Promeco 

En l’espèce, dans le cadre des contrats des 20 mars 2015 et 4 février 2016, la société Promeco a reçu licence de fabrication et de commercialisation de produits sur lesquels la marque française [G] [U] n°043295699 (dont un certificat d’enregistrement était annexé) était apposée et la transaction du 23 Juillet 2018 entre les parties prolonge la licence de commercialisation de la société Promeco en France des stocks résiduels jusqu’au 30 juin 2020 et fait référence explicite à la marque (avec un extrait du registre INPI).

La licence de marque – dont la validité n’est conditionnée par aucun formalisme et notamment pas à l’annexion d’un certificat d’enregistrement – était ainsi limitée dans la durée tant pour la fabrication de produits marqués que pour leur commercialisation.

La société Groupe [G] [U] n’est pas fondée à interdire l’usage de la marque pour tous les produits visés par ces contrats dans les conditions qu’ils fixent.

Au cas présent, les ventes de produits marqués ont continué après la date de fin de la licence, caractérisant un usage de la marque dans la vie des affaires pour des produits désignés à l’enregistrement de celle-ci.

Les mesures de saisie-contrefaçon ont révélé des commandes et des factures d’achat de produits marqués entre la société Promeco et la société Cafom distribution, échelonnées entre le 6 août et le 6 octobre 2020, ce qui démontre la vente de ceux-ci au-delà de la limite contractuelle du 30 juin 2020. 

Contrefaçon de marque établie 

Le licencié n’ayant pas respecté la durée du contrat, les défenderesses sont mal fondées à opposer l’exception de l’épuisement des droits sur la marque à l’action en contrefaçon.

La vente de produits marqués au-delà de la date du 30 juin 2020 constitue donc un acte de contrefaçon de la part de la société Promeco, comme de la part de la société Cafom distribution qui a revendu des produits eux-mêmes contrefaisants.