Si un enregistrement de marque a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. La victime peut obtenir le transfert de la marque à son profit lorsque le déposant n’avait d’autre but que d’empêcher la victime d’exercer son activité, en détournant donc le procédé de dépôt de marque de sa finalité tenant à la seule protection de l’utilisateur de cette marque.

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 06 JUILLET 2021

N° RG 19/02696 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KB5S

VL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian GABRIELE

Me Lakdar GRABSIA

Appel d’un jugement (N° R.G. 15/04086) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 mai 2019 suivant déclaration d’appel du 25 Juin 2019

APPELANTE :

Mme E Y

née le […] à […]

de nationalité Française

représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme F G épouse X

née le […] à GRENOBLE

de nationalité Française

[…]

38380 SAINT-LAURENT DU PONT

M. H X

né le […] à ST-LAURENT DU PONT

de nationalité Française

[…]

38380 ST-LAURENT DU PONT

représentés par Me Lakdar GRABSIA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 mai 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme E Y a exercé, de 2010 à 2012, une activité commerciale de démarchage d’espaces publicitaires auprès de commerçants installés sur le plateau du Vercors, pour le compte de

M. H X exploitant sous l’enseigne « Editions X » qui éditait, sous le titre « l’Estival », un guide distribué gratuitement recensant des commerçants et professionnels installés

dans cette zone.

Leurs relations professionnelles ont cessé en octobre 2012.

Le 20 juin 2012, Mme Y avait procédé au dépôt auprès de l’INPI, conjointement avec

Mme Z, de la marque « le Bottin Local » au titre des classes 16, 35 et 41 (produits de

l’imprimerie, publicité, divertissements).

Suite à une mise en demeure invoquant une antériorité de la marque déposée « Le Bottin Gourmand » et un risque de confusion pour la clientèle, Mme Y et Mme Z ont signé le 11

septembre 2012 avec la SA « Les Editions du Bottin Gourmand », qui avait son siège social à Paris et était sans lien avec les parties à l’instance, un protocole transactionnel aux termes duquel elles retiraient le dépôt de la marque « le Bottin Local » et s’interdisaient tout nouveau dépôt, mais pouvaient continuer à utiliser cette marque uniquement pour désigner un magazine recensant les informations administratives et économiques sur les cantons ruraux sans concurrencer le magazine « le Bottin Gourmand ».

Mme Y a fait éditer un guide sous le titre « le Bottin Local » à partir de l’année 2013 en

procédant, conjointement avec l’éditeur « Imprimerie GRAFI », à des déclarations de dépôt légal d’éditeurs de périodiques enregistrées auprès de l’INPI.

Courant mars 2013, M. H X « Editions X » ainsi qu’une entreprise “2 Com en Com” représentée par I X ont écrit à Mme Y en lui reprochant de concurrencer, par la diffusion de son guide « Le Bottin Local » et par ses pratiques commerciales, leur activité représentée par le guide « L’Estival ». Un échange de courriers s’est ensuivi.

Le 9 avril 2013, un dépôt de la marque « Le Bottin Local » a été effectué auprès de l’INPI au nom de « Madame H X”.

Après avoir, en vain, mis en demeure la SA « Les Editions du Bottin Gourmand » d’engager une action contre Mme X suite au dépôt de la marque en faisant état de l’action entreprise contre elle en 2012, Mme Y a, par acte du 10 septembre 2015, assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble M. H X et Mme F G épouse X “Les Editions X” pour :

• voir dire que le dépôt de la marque « Le Bottin Local » le 9 avril 2013 est frauduleux,

• voir transférer la propriété de cette marque à son profit,

• se voir allouer des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 ‘ au titre d’une concurrence déloyale.

Les époux X ont conclu au rejet des demandes, et réclamé reconventionnellement :

• qu’il soit fait interdiction sous astreinte à Mme Y d’utiliser la marque « Le Bottin Local » déposée par eux,

• qu’il soit dit que Mme Y s’est, après avoir travaillé pour eux, emparée de leur concept et de leur marque pour les concurrencer,

• la condamner dès lors à leur payer 10 000 ‘ de dommages-intérêts.

Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal a :

• débouté les parties de toutes leurs demandes,

• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

• dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Par déclaration au Greffe en date du 25 juin 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, elle demande la confirmation du jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté les époux X de toutes leurs demandes, mais son infirmation sur le surplus et demande à la cour :

A titre principal :

• de dire et juger que le dépôt de la marque « Le Bottin Local » par M. H X est frauduleux,

• de transférer la propriété de cette marque à son profit,

• de condamner solidairement M. H X et « les Editions X » à lui payer la somme de 5 000 ‘ à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,

A titre subsidiaire :

• de dire et juger que l’exécution du protocole d’accord du 11 septembre 2012 relève de l’entière responsabilité de M. X et des « Editions X »,

• de condamner solidairement M. H X et « les Editions X » à lui payer la somme de 5 000 ‘ à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause :

• débouter les intimés de toutes leurs demandes,

• condamner solidairement M. X et « les Editions X » aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

• qu’aux termes de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice,

• que tel est bien le cas en l’espèce, M. X connaissant l’utilisation par elle de la marque « le Bottin Local » ainsi qu’il ressort des échanges de lettres entre eux courant mars et jusqu’au 2 avril 2013,

• que le dépôt par lui dès le 9 avril 2013 de cette marque qu’il n’utilisait pas alors n’avait pour objectif que de lui nuire puisqu’il la suspectait, à tort, de lui faire une concurrence déloyale par l’utilisation de son guide ainsi dénommé,

• que les époux X exercent envers elle, par l’utilisation de cette marque, une concurrence déloyale puisqu’ils n’ont pas hésité à renommer leur bulletin « L’Estival » sous cette dénomination de « Bulletin Local », cherchant ainsi à s’accaparer sa clientèle,

• à titre subsidiaire, qu’en agissant ainsi au regard du protocole transactionnel du 11 septembre 2012, M. X a commis une faute dont il doit réparation,

• qu’elle a adressé des enveloppes « Soleau » à l’INPI dès l’année 2013,

• qu’elle justifie d’actes de concurrence déloyale de M. X par la production aux débats d’un courrier de M. A qui évoque la visite d’un démarcheur l’ayant trompé sur la revue dans laquelle son annonce allait être publiée.

Les époux X, par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2021, demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de toutes ses demandes, mais son infirmation sur le surplus et :

• qu’il soit dit que Mme Y utilise frauduleusement la marque « Le Bottin Local » déposée par M. H X,

• qu’il soit fait interdiction à Mme Y d’utiliser cette marque, sous astreinte de 100 ‘ par jour de retard à compter du 8e jour de la signification de l’arrêt à intervenir,

• qu’il soit dit que Mme Y s’est, après avoir travaillé pour eux, emparée de leur concept puis de leur marque pour les concurrencer,

• la condamner dès lors à leur payer 30 000 ‘ de dommages-intérêts,

• la condamnation de Mme Y aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :

• qu’ils étaient libres de déposer la marque « Le Bottin Local » qui était disponible selon l’INPI,

• qu’ils ne sont pas tenus par les termes du protocole d’accord du 11 septembre 2012 auxquels ils n’étaient pas parties,

• qu’en toute hypothèse, à supposer qu’ils aient violé ce protocole, seule la société « Les Editions du Bottin Gourmand » pourrait s’en prévaloir puisque c’est elle qui s’est réservée le droit sur cette marque,

• que Mme Y est mal fondée à se prévaloir d’un dépôt sous enveloppe « Soleau » puisqu’elle s’est interdit tout dépôt par les termes du protocole,

• que Mme Y est donc déchue de ses droits en application des dispositions des articles L. 714-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

• qu’il n’est justifié d’aucun acte de concurrence déloyale, les secteurs de prospection n’étant pas les mêmes puisqu’ils ne prospectent pas sur les mêmes secteurs que Mme Y sous le titre « Le Bottin Local » et prospectaient, à l’origine, sous la dénomination « L’Estival » pour sa publication concernant le plateau du Vercors,

• qu’en revanche, Mme Y a commis des actes de concurrence déloyale envers eux,

• qu’en effet, alors qu’elle travaillait encore pour eux pour la prospection et la promotion du guide « L’Estival », elle a copié leur concept et tenté le dépôt d’une marque pour des produits concurrents,

• qu’elle a, en outre, fait croire à plusieurs commerçants, qu’elle démarchait jusqu’alors pour eux, que le guide « L’Estival » ne paraîtrait plus, pour les convaincre de publier leurs annonces dans son nouveau guide concurrent,

• qu’ils réfutent, pour leur part, purement et simplement les actes de concurrence déloyale qui leur sont imputés, ne connaissant pas M. A qu’ils n’ont pas contacté et dont ils n’ont encaissé aucun règlement.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 27 avril 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Mme Y

sur le caractère frauduleux du dépôt de marque

•

Mme Y demande tout d’abord qu’il soit dit que le dépôt par M. H X de la marque « le Bottin Local » le 9 avril 2013 – les parties s’accordant sur le fait que l’utilisation de « Mme »

concernant le déposant sur la demande d’enregistrement relevait d’une simple erreur matérielle – l’a été en fraude de ses droits.

Sur ce point, il convient de rappeler la chronologie, non contestée par les parties et qui résulte des pièces du dossier, selon laquelle :

• après avoir exercé, jusqu’en 2012, une activité commerciale de démarchage auprès de commerçants du plateau du Vercors pour le compte de M. H X pour l’édition d’un guide recensant des commerçants et professionnels installés dans cette zone sous le titre « L’Estival », Mme Y a fait réaliser, pour son propre compte, un guide directement concurrent sur la même zone géographique sous l’enseigne « Le Bottin Local »,

• informés de cette situation, M. H X, ainsi qu’un membre de sa famille I X dirigeant une entreprise « 2 com en com » ont, par lettre recommandée non datée mais à laquelle Mme Y a répondu par lettre datée du 2 avril 2013, mis cette dernière en demeure de cesser les pratiques commerciales qu’ils lui reprochaient, tenant à l’édition de ce nouveau guide sous le titre « le Bottin Local » et à des démarches qu’ils estimaient trompeuses auprès de prospects,

• Mme Y a répondu à ce courrier par lettre recommandée datée du 2 avril 2013 en réfutant les manoeuvres qui lui étaient imputées, et se prévalant d’une liberté d’entreprendre,

• le 9 avril 2013, M. H X a procédé au dépôt à l’INPI de la marque « Le Bottin Local ».

Il ressort de cette chronologie qu’en déposant dès le 9 avril 2013 la marque « Le Bottin Local » que rien n’indique qu’il utilisait jusqu’alors, mais qu’il savait être utilisée par Mme Y à qui il reprochait des pratiques concurrentielles déloyales et qui venait de lui signifier qu’elle entendait poursuivre son activité sous cette marque, M. H X n’avait d’autre but que d’empêcher Mme Y d’exercer son activité dans ces conditions, en détournant donc le procédé de dépôt de marque de sa finalité tenant à la seule protection de l’utilisateur de cette marque.

Mme Y est fondée, dès lors, à voir appliquer à son profit les dispositions de l’article L.

712-6 du code de la propriété intellectuelle en se prévalant d’une fraude à ses droits.

Ce texte dispose, en effet :

« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.”

En l’espèce, Mme Y disposait bien d’un droit sur la marque « Le Bottin Local » puisque, si

elle s’était interdit de la déposer aux termes du protocole transactionnel du 11 septembre 2012, ce même protocole lui conférait le droit de continuer à l’utiliser ; en outre, ainsi qu’il vient d’être développé, le dépôt de la marque le 9 avril 2013 l’a bien été en fraude de ses droits puisque, n’étant pas partie au protocole du 11 septembre 2012, M. X n’était pas tenu de respecter l’autorisation qu’il contenait au profit de Mme Y d’utiliser la marque litigieuse. Dès lors, le dépôt de la marque lui permettait de réclamer, contre cette dernière, l’interdiction de l’utiliser alors que lui-même n’en faisait pas l’usage lors du dépôt.

Dès lors, Mme Y, qui n’enfreint pas elle-même les termes du protocole puisqu’elle ne

procède pas à proprement parler au dépôt de la marque, est fondée à s’en voir reconnaître propriétaire en application du texte susvisé.

sur la demande de dommages-intérêts

•

Il ressort de l’analyse qui vient d’être faite que M. H X a, en déposant la marque

litigieuse, nuit aux intérêts de Mme Y en visant à lui faire interdire d’utiliser la marque

qu’elle utilisait jusqu’à ce dépôt, alors que lui-même ne l’utilisait pas.

Si M. X soutient, en produisant aux débats des exemplaires de ses différentes publications,

qu’il n’utilise aujourd’hui la dénomination « Le Bottin Local » que sur un secteur géographique différent (trois secteurs du Nord-Isère) de celui où Mme Y diffuse son guide, à savoir le Vercors, où lui-même aurait conservé la dénomination qu’il a toujours utilisée à savoir « L’Estival », il n’en demeure pas moins que ses agissements ont causé à cette dernière un préjudice par la menace de se voir interdire l’usage de sa marque.

En outre, Mme Y produit aux débats un courrier émanant de M. A, commerçant et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, qui atteste avoir été démarché début 2016 par

une personne se présentant sous le nom « le Bottin du Vercors » à qui il a donné son accord pour une insertion publicitaire, pensant qu’elle avait été embauchée par Mme Y, et qu’il a eu ensuite la surprise de voir que son encart publicitaire était édité dans « l’Estival plateau du Vercors 2016 ».

Si M. H X affirme qu’il ne connaît pas ce commerçant, ne l’a pas démarché et n’a jamais encaissé de chèque de sa part, il ressort d’un échange de courriels qu’il verse lui-même aux

débats (sa pièce n° 7), que la personne qui a démarché M. A était I X, fils de H X et dont les intérêts sont étroitement liés à ceux de ce dernier puisqu’il était coauteur avec lui de la lettre de mise en demeure adressée en mars 2013 à Mme Y, et qui se présente lui-même comme « Commercial publicitaire du guide l’Estival Plateau du Vercors » dans une attestation en date du 5 mai 2021.

Ce comportement d’une personne agissant dans les intérêts de M. X et en lien étroit avec

lui, de nature à produire la confusion dans l’esprit de la clientèle, donc préjudiciable aux intérêts de Mme Y, justifie comme le précédent la condamnation de M. H X à payer à

cette dernière, en réparation des préjudices résultant de ses fautes, la somme de 5 000 ‘ à titre  de dommages-intérêts.

En revanche, il n’est pas justifié de fautes de Mme X exploitante individuelle sous

l’enseigne « Editions X » ; les demandes dirigées contre « les Editions X » sans autre

précision seront donc rejetées.

Sur les demandes reconventionnelles en interdiction d’utilisation de la marque

•

En raison de la fraude qui vient d’être mise en évidence, en vertu de laquelle Mme Y se

voit transférer la propriété de la marque ‘Le Bottin Local’, M. ou Mme X ne sont pas

fondés à demander que Mme Y soit empêchée d’utiliser la marque déposée en fraude de

ses droits.

en dommages-intérêts pour concurrence déloyale

•

Il n’est pas établi que, par la seule édition de son guide sous la marque ‘Le Bottin Local’ à partir de l’été 2013, Mme Y ait commis une faute en reprenant le concept utilisé par M.

X jusqu’alors, à savoir celui d’un journal ou bulletin distribué gratuitement et financé par

des annonceurs, cette forme d’édition n’ayant fait l’objet par lui d’aucun dépôt et étant utilisé par d’autres professionnels dans d’autres régions. Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni établi que Mme Y ait été débitrice, envers lui, d’une clause de non-concurrence dans leurs rapports

contractuels rompus en octobre 2012.

Néanmoins, il ressort de courriels de Mme B et Mme C, commerçantes sur le plateau du Vercors, que celles-ci ont reproché à Mme Y de leur avoir, lors de démarchages au printemps 2013, dit ou laissé entendre que le bulletin « L’Estival » ne paraîtrait plus, et qu’il était remplacé par son nouveau guide ‘Le Bottin Local’ ; ce scénario est aussi décrit, plus en détails, par M. D dans un courriel adressé le 6 mai 2013 à M. X et dont rien ne permet

de remettre en cause la sincérité, qui relate un démarchage, au printemps 2013, de Mme Y

lui affirmant que la revue l’Estival n’existait plus, qu’il fallait l’oublier et s’appuyer sur sa nouvelle brochure ‘Le Bottin Local’ encore plus adaptée.

Ce comportement déloyal, source de confusion dans l’esprit de la clientèle alors-même que,

jusqu’alors, Mme Y rencontrait ces clients pour le compte de M. X, justifie la condamnation de Mme Y à payer à ce dernier la somme de 5 000 ‘ à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. X, succombant principalement en sa défense, devra supporter les dépens de première

instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le dépôt, par M. H X, de la marque « Le Bottin Local » le 9 avril 2013 l’a été en

fraude des droits de Mme E Y.

Vu l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle,

Dit que cette fraude entraîne transfert de propriété de cette marque au profit de Mme E

Y.

Condamne M. H X à payer à Mme E Y la somme de 5 000 ‘ à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices résultant du dépôt frauduleux et d’actes de concurrence déloyale.

Condamne Mme E Y à payer à M. H X la somme de 5 000 ‘ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne M. H X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés

conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT