Sous peine d’être irrecevable à agir en contrefaçon, le contrat de licence de marque comme ses avenants doit être enregistré au registre national des marques (RNM).

Affaire Château Ausone

La SCEA Chateau Ausone a découvert grâce à un article du quotidien Sud-Ouest que la société Mure & Peyrot utilisait le terme « AUSONNE » pour désigner des couteaux industriels, en l’absence toutefois de droit de marque sur ce terme.

Le conseil de la SCEA Chateau Ausone a adressé une mise en demeure à cette société le 8 juillet 2015 aux termes de laquelle, faisant valoir que la similarité présentée par les deux signes CHATEAU AUSONE et AUSONNE était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SCEA Chateau Ausone, elle lui intimait de cesser cet usage immédiatement.

Le contrat de licence fondant l’action de la SCEA marque verbale française ‘CHATEAU AUSONE produit par les deux parties porte sur les deux marques françaises.

Il est exact qu’il ne comporte pas de date ni de signature mais y sont apposées sur chaque page les initiales ‘AV’ correspondant au nom du signataire [F] [T], représentant à la fois l’indivision concédante et la SCEA marque verbale française ‘CHATEAU AUSONE licenciée.

Par ailleurs, ces initiales sont identiques à celles figurant sur l’avenant au contrat de licence daté du 2 janvier 2013 qui porte la signature complète de M.[T] et dont la régularité formelle n’est pas contestée par l’intimée.

Date certaine du contrat de licence

Enfin, le contrat de licence des deux marques françaises a acquis date certaine au 25 septembre 2008 par sa mention au BOPI 2008-46 sous le numéro 483273 (pièces 3 et 3 bis appelante), mention suffisant à établir son inscription au RNM.

Absence de contrat de licence

En revanche, il n’est pas produit de contrat de licence relatif à la marque communautaire n° 8987646 déposée le 26 mars 2010, le certificat de propriété INPI de cette marque ne mentionnant d’ailleurs aucune concession de licence, contrairement aux certificats des marques françaises qui mentionnent la concession de licence du 25 septembre 2008.

L’appelante était donc sans qualité pour agir au titre de la marque communautaire précitée.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

— ————————-

ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023

RP

N° RG 20/01139 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPOO

SCEA CHATEAU AUSONE

c/

SAS MURE ET PEYROT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/04529) suivant déclaration d’appel du 25 février 2020

APPELANTE :

SCEA CHATEAU AUSONE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laura JACQMIN substituant Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS MURE ET PEYROT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître CHAMPANHET substituant Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SCEA [Adresse 2] exploite la propriété viticole du même nom, dont le vin est classé parmi les premiers grands crus classés A de l’appellation [Localité 3].

Elle est titulaire de droits exclusifs de licence sur la marque verbale française ‘CHATEAU AUSONE’, déposée en France le 28 octobre 1997, enregistrée sous le numéro national 97702574 et renouvelée, ainsi que sur la marque semi-figurative française du même nom numéro 3154194, déposée le 18 mars 2002 et également renouvelée.

Cette marque sert à désigner les produits suivants de la classe 32, 33, 35 : ‘Vins d’appellation d’origine contrôlée [Localité 3] provenant de l’exploitation ainsi exactement dénommée [Adresse 2], Bières, Publicité’.

Elle est également bénéficiaire de droits de licence sur la marque communautaire du même nom, enregistrée sous le numéro 8 987 646 le 26 mars 2010 en classe 33.

La SAS Mure et Peyrot est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de lames industrielles et accessoires pour la fabrication et l’encapsulation des pare-brises, pour la coupure et l’ébavurage des plastiques souples et durs. Elle produit et commercialise notamment des couteaux de sécurité et des lames industrielles.

La SCEA [Adresse 2] a découvert grâce à un article du quotidien Sud-Ouest que la société Mure & Peyrot utilisait le terme « AUSONNE » pour désigner des couteaux industriels, en l’absence toutefois de droit de marque sur ce terme. Le conseil de la SCEA Chateau Ausone a adressé une mise en demeure à cette société le 8 juillet 2015 aux termes de laquelle, faisant valoir que la similarité présentée par les deux signes CHATEAU AUSONE et AUSONNE était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SCEA Chateau Ausone, elle lui intimait de cesser cet usage immédiatement.

La SAS Mure et Peyrot ayant refusé de donner suite à cette mise en demeure, la SCEA Chateau Ausone l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte du 15 avril 2016.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a :

— rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la Sas Mure et Peyrot,

— débouté la SCEA [Adresse 2] de ses demandes au titre de l’atteinte à la marque renommée CHATEAU AUSONE n°97702574,

— débouté la SCEA [Adresse 2] de ses demandes sur le fondement de l’article L.3323-3 du code de la santé publique et sur le fondement du parasitisme,

— débouté la SAS Mure et Peyrot de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamné la SCEA [Adresse 2] à payer à la SAS Mure et Peyrot une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,

— condamné la SCEA [Adresse 2] aux dépens avec autorisation donnée à Me Tahar Jalain, avocat, de recouvrer ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SCEA [Adresse 2] a relevé appel par déclaration du 25 février 2020.

Par conclusions déposées le 22 novembre 2022, la SCEA [Adresse 2] demande à la cour de :

Sur l’APPEL INCIDENT RELATIF A LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SCEA [Adresse 2],

— débouter la SAS Mure et Peyrot de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SCEA [Adresse 2],

Sur l’ APPEL PRINCIPAL et INCIDENT AU FOND

— confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2019 en ce qu’il a reconnu le caractère renommé de la marque CHATEAU AUSONE,

— infirmer le jugement rendu concernant le surplus,

En conséquence, statuant à nouveau :

— juger que l’utilisation du mot ‘ AUSONNE ‘par la société Mure et Peyrot porte atteinte à la marque renommée CHATEAU AUSONE enregistrée sous le numéro national 97702574 dont les droits d’exploitation sont détenus par la SCEA [Adresse 2],

En conséquence :

— interdire à la société Mure et Peyrot de faire usage de la dénomination ‘AUSONNE’ pour désigner ses produits,

— ordonner la destruction de tous supports, produits, sous quelque forme que ce soit, qui fasse mention du terme ‘AUSONNE ‘,

— prononcer une astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter du délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner la société Mure et Peyrot à verser 30.000 € de dommages et intérêts à la SCEA [Adresse 2],

A TITRE SUBSIDIAIRE :

— juger que l’exploitation du nom ‘AUSONNE’ par la société Mure et Peyrot viole les dispositions de l’article L3323-3 code de la santé publique,

— interdire à la société Mure et Peyrot d’utiliser sous quelque forme que ce soit le vocable

‘AUSONE’ ou ‘AUSONNE’ et ce sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée, commençant à courir 15 jours après la signification du jugement à intervenir,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

— condamner la société Mure et Peyrot à payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens au profit de la SELARL DLLP.

— débouter la société Mure et Peyrot de sa demande de condamnation de la SCEA [Adresse 2] pour procédure abusive.

Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, la société Mure et Peyrot demande à la cour de :

A titre liminaire :

— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2022.

— juger recevables les présentes conclusions n° 3 et l’ensemble des pièces visées par lesdites conclusions, en réponse aux conclusions adverses communiquées le 22 novembre 2022.

À défaut d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2022 :

— juger irrecevables les conclusions n°3 de la SCEA [Adresse 2], les pièces adverses n°48 à 53 et les pièces adverses G et H communiquées tardivement le 22 novembre 2022, et en conséquence les écarter des débats.

A titre principal :

— débouter la SCEA [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la SCEA [Adresse 2] soulevée par la SAS Mure et Peyrot,

Et statuant à nouveau,

— déclarer la SCEA [Adresse 2] irrecevable à agir, pour défaut de preuve valable de l’inscription du contrat de licence, pour défaut d’inscription de l’avenant au contrat de licence, et pour défaut de respect du formalisme prévu par ledit avenant pour justifier l’engagement de la présente action par la licenciée,

A titre subsidiaire :

— infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la renommée de la marque CHATEAU AUSONE,

Et statuant à nouveau,

— constater que la marque CHATEAU AUSONE n’est pas une marque renommée.

— écarter des débats les pièces adverses n°53 et I non traduites (et pour la pièces adverse I, non visée dans le bordereau de communication de pièces adverses).

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCEA [Adresse 2] de ses demandes au titre de l’atteinte à la marque renommée CHATEAU AUSONE n° 97702574,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCEA [Adresse 2] de ses demandes sur le fondement de l’article L.3323-3 du code de la santé publique et du parasitisme,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée la SAS Mure et Peyrot de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Et statuant à nouveau,

— condamner la SCEA [Adresse 2] à verser à la société Mure et Peyrot la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait le jugement du 17 décembre 2019 et reconnaissait les griefs d’atteinte à la marque de renommée ou d’atteinte au code de la santé publique,

— réduire dans de notables proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par la Scea [Adresse 2],

Dans tous les cas,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCEA [Adresse 2] à payer à la SAS Mure et Peyrot la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCEA [Adresse 2] à verser à la société Mure et Peyrot la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCEA [Adresse 2] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— condamner la SCEA [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Philippe Leconte ‘ SELARL Lexavoué sur son affirmation de droit.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 décembre 2022.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.

Avec l’accord des parties, la clôture des débats a été révoquée et fixée au jour de l’audience pour permettre l’admission des conclusions de l’intimée du 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action de la SCEA [Adresse 2]

L’intimée fait reproche au premier juge d’avoir rejeté le moyen d’irrecevabilité qu’elle avait soulevé alors que le contrat de licence invoqué par l’appelante est irrégulier puisque non daté ni signé, qu’il ne porte que sur deux des trois marques en cause, qu’il n’est pas justifié de l’inscription du contrat de licence au registre national des marques (RNM), ni de l’avenant à ce contrat permettant au licencié d’intenter les actions en contrefaçon à l’encontre des tiers si le concédant, mis en demeure, s’en abstient et en outre que le formalisme prévu par cet avenant n’a pas été respecté, faute de mise en demeure.

S’agissant de l’irrégularité du contrat de licence faute de date et de signature, l’appelante ne fait valoir aucune observation. Elle soutient que les contrats de licence et l’avenant ont bien fait l’objet d’une inscription au registre des marques comme en attestent les extraits produits du Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI).

L’appelante fonde l’ensemble de ses demandes sur le fait qu’elle est bénéficiaire de droits exclusifs de licence sur la marque verbale française ‘[Adresse 2]’, déposée en France le 28 octobre 1997, enregistrée sous le numéro national 97702574 et régulièrement renouvelée, sur la marque semi-figurative française du même nom numéro 3154194 déposée le 18 mars 2002 et également renouvelée et sur la marque communautaire du même nom enregistrée sous le numéro 8 987 646 le 26 mars 2010.

Le contrat de licence fondant l’action de la SCEA [Adresse 2] produit par les deux parties (pièce n° 21 de l’appelante et n° 24 de l’intimée) porte sur les deux marques françaises précitées .

Il est exact qu’il ne comporte pas de date ni de signature mais y sont apposées sur chaque page les initiales ‘AV’ correspondant au nom du signataire [F] [T], représentant à la fois l’indivision concédante et la SCEA [Adresse 2] licenciée.

Par ailleurs, ces initiales sont identiques à celles figurant sur l’avenant au contrat de licence daté du 2 janvier 2013 qui porte la signature complète de M.[T] et dont la régularité formelle n’est pas contestée par l’intimée.

Enfin, le contrat de licence des deux marques françaises a acquis date certaine au 25 septembre 2008 par sa mention au BOPI 2008-46 sous le numéro 483273 (pièces 3 et 3 bis appelante), mention suffisant à établir son inscription au RNM.

En revanche, il n’est pas produit de contrat de licence relatif à la marque communautaire n° 8987646 déposée le 26 mars 2010, le certificat de propriété INPI de cette marque ne mentionnant d’ailleurs aucune concession de licence (pièce 4 appelante), contrairement aux certificats des marques françaises (pièces 3 et 3 bis) qui mentionnent la concession de licence du 25 septembre 2008.

L’appelante est donc sans qualité pour agir au titre de la marque communautaire précitée.

S’agissant de l’avenant du 2 janvier 2013 sur lequel l’appelante fonde son action en contrefaçon par atteinte à une marque renommée, il n’est pas produit de justificatif probant de son inscription au RNM, la seule production en pièce 28 par l’appelante, de sa demande d’inscription de l’avenant reçue le 1er juin 2017 par l’INPI, ne faisant pas la preuve de cette inscription et le tableau général des inscriptions extrait du BOPI, produit en pièce 29, ne comportant pas la référence de la demande d’inscription (TA-2017-01644) au regard des inscriptions enregistrées pour les deux marques françaises concernées (AM- 700 840).

Or cette inscription s’impose en la matière puisque, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, dès lors que l’article R 714-4 du code de la propriété intellectuelle impose l’inscription au RNM des actes modifiant la propriété d’une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, au nombre desquels figure nécessairement le droit d’agir en justice en contrefaçon à l’égard des tiers, l’avenant en cause devait être inscrit au RNM.

Il convient d’ailleurs de noter que la demande d’inscription précitée mentionne bien qu’elle concerne un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.

Comme le fait valoir l’intimée, la SCEA [Adresse 2] est donc dépourvue de qualité pour agir en contrefaçon, faute de preuve de l’inscription de l’avenant du 2 janvier 2013 au RNM.

Il en est de même pour les demandes formées au titre des autres agissements parasitaires imputés à l’intimée dans la mesure où, à la lecture du contrat de licence et de l’avenant précité, il apparaît que ce dernier n’a transféré à la licenciée que le droit d’agir en contrefaçon et non au titre des ‘autres agissements parasitaires’ visés à l’article 7 du contrat de licence, agissements qui comprennent les faits de parasitisme invoqués par l’appelante et les faits de publicité illicite indirecte en faveur de l’alcool dont elle se dit victime.

Sur les demandes annexes

L’action engagée par l’appelante ne présente aucun caractère abusif ouvrant droit aux dommages et intérêts réclamés par l’intimée.

Il sera mis à la charge de l’appelante une indemnité complémentaire de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— débouté la SAS Mure et Peyrot de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamné la SCEA Chateau Ausone à payer à la SAS Mure et Peyrot une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SCEA [Adresse 2] aux dépens avec autorisation donnée à Me Tahar Jalain, avocat, de recouvrer ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant;

Déclare la SCEA [Adresse 2] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir;

Déboute la SAS Mure et Peyrot de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCEA [Adresse 2] à payer à la SAS Mure et Peyrot une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCEA [Adresse 2] aux dépens d’appel avec autorisation donnée à Me Leconte – SELARL Lexavoue, avocat, de recouvrer ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,