Affaire Allergan

La société Allergan Inc. reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande à ce titre en portant une appréciation erronée sur la marque ‘Botolift’ qu’il a considérée comme faiblement distinctive alors qu’elle est composée d’une racine qui n’est pas commune ; qu’elle fait référence au terme ‘botox’, lequel n’est pas un terme du langage courant mais la dénomination d’un produit notoire.

Les sociétés intimées rétorquent que la décision de la Cour de cassation déjà évoquée qui a déchu l’appelante de son droit sur la marque ‘Botox’ la prive de tout droit privatif sur cette marque ; que c’est, de plus, de manière inopérante que l’appelante invoque la décision rendue par le directeur de l’INPI qui a accueilli l’opposition à l’enregistrement de la marque ‘Botoperfect’formée par la société Allergan Inc. puisqu’elle est antérieure à la décision de la Cour de cassation ; qu’à juste titre, selon elles, le tribunal a considéré qu’il existait une faible similitude entre les signes opposés.

Risque de confusion entre les signes en présence

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque ‘Botolift’, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d’association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Visuellement, les deux signes verbaux ont, certes, une physionomie différente puisque leurs longueurs diffèrent ; que, toutefois, la présence commune, en attaque, de la séquence ‘boto’, peu usitée dans la langue française selon ce que révèle le contenu de divers dictionnaires, tend à les rapprocher ; qu’il est, en outre, constant que le consommateur attache au début d’un signe une importance bien plus grande qu’à sa désinence (TPICE, 16 mars 2005, L’Oréal, points 64 et suivants, TPICE, 28 oct. 2009, X-Technology, point 33) ;

Phonétiquement, si ces deux signes appellent une prononciation différente, selon un rythme distinct, en raison de la longueur de leurs désinences respectives, et si chacun sera prononcé comme un tout, il n’en demeure point moins que la séquence qu’ils ont en commun sera la première à être prononcée et sera susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe ;

Conceptuellement, la désinence de chacun des signes opposés est constituée par des termes élémentaires de la langue anglaise dont une bonne part du public pertinent, doté de connaissances de base dans cette langue, percevra la signification ; qu’il pourra ainsi traduire le terme ‘lift’ par une intervention sur la peau et le terme ‘perfect’ par un perfectionnement, tous deux faiblement distinctifs dans le domaine de la cosmétique ;

Ces termes n’auront donc qu’un caractère secondaire au sein des signes opposés ; que leur alliance avec le radical commun ‘boto’, distinctif en ce qu’il n’est ni un préfixe usuel dans la langue française ni le préfixe nécessaire de ‘botulique’ mais fait référence au produit connu sous le nom de fantaisie qu’est le ‘Botox’, conduira le consommateur à rapprocher et à associer ces deux signes et à considérer que les produits qu’ils couvrent proviennent de la même entreprise développant, comme il est fréquent dans le domaine considéré, une gamme de produits désignés selon une déclinaison comportant la même racine, ou d’entreprises liées économiquement.

L’impression d’ensemble génère un risque de confusion

Il suit que l’impression d’ensemble qui se dégage de la comparaison des signes en présence est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit à les confondre ou, à tous le moins, à les associer et à leur attribuer une origine commune ; qu’il le sera d’autant plus que les produits en cause sont identiques ou similaires ;

L’appelante est, par conséquent, fondée à prétendre qu’en fabricant et commercialisant un produit antirides dénommé ‘Botoperfect’ ou une dénomination similaire pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par l’enregistrement de la marque ‘Botolift’ revendiquée, les sociétés intimées ont commis des actes de contrefaçon.