La preuve de l’existence d’une licence de marque peut être rapportée par tous moyens.

L’article 1353, alinéa 1er, du Code civil dispose : ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver’. En application de l’article 1358 du même code, la preuve d’un contrat de licence de marque peut être apportée par tout moyen.

En l’occurrence, s’il n’existe aucun contrat de licence écrit pour la marque [G] SMOKEHOUSE, M. [G] soutient néanmoins que les parties étaient d’accord sur le principe d’un contrat de licence mais pas sur le montant des royalties. Il produit au soutien de ses prétentions la copie du projet de licence de la marque semi-figurative IRISH TRADITION EN GASCOGNE, dont il est également propriétaire. 

Cependant, cet élément ne permet pas d’établir qu’un quelconque accord serait intervenu entre les parties concernant la marque litigieuse [G] SMOKEHOUSE. En outre, les échanges de mails avec la société Fumaison Occitane concernant la négociation globale des contrats d’agent commercial et de licence de marques des marques de M. [G] lesquels contiennent principalement ses propositions et demandes adressées à la société intimée, ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un contrat de licence, même verbal, faute de clauses précises définissant les obligations des parties, les conditions dans lesquels la marque est concédée et le montant des redevances dues.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 25 AVRIL 2023

RP

N° RG 20/02874 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUNV

[U] [G]

c/

SCIC FUMAISON OCCITANE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/01189) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2020

APPELANT :

[U] [G]

né le 31 Août 1959 à [Localité 3] (LOUISIANE USA)

de nationalité américaine

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean IGLESIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

SCIC FUMAISON OCCITANE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie-Luce D’ARGAIGNON de la SCP MARIE-LUCE D’ARGAIGNON – CLARA BOLAC, avocat plaidant au barreau du GERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 septembre 2009, M. [U] [G], dirigeant fondateur de la société [G] Smokehouse, entreprise spécialisée dans la fumaison et la commercialisation notamment de saumons, a déposé en son nom propre au près de l’INPI sous le n° 3676143, la marque semi-figurative [G] SMOKEHOUSE accompagnée du logo de la marque. L’enregistrement à l’INPI a été publié le 23 octobre 2009.

M. [U] [G] avait permis l’exploitation de cette marque par la société [G] Smokehouse sans qu’aucun contrat de licence de marque ne soit établi.

Le 30 juin 2017, la société [G] Smokehouse a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Auch qui, par jugement du 12 septembre 2017, a ordonné la cession de cette société au profit de la société coopérative d’intérêt collectif Fumaison Occitane.

Au motif que la société Fumaison Occitane a, malgré une mise en demeure, continué à commercialiser ses produits sous la marque [G] SMOKEHOUSE alors que celle-ci n’avait pas fait l’objet du périmètre de cession et qu’aucun contrat de licence de marque n’avait été signé, M. [U] [G] a assigné le 30 janvier 2018 la société Fumaison Occitane devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir cesser la contrefaçon dénoncée.

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– débouté M. [U] [G] de ses demandes au titre de l’utilisation de sa marque semi-figurative [G] Smokehouse par la SCIC Fumaison Occitane du 12 septembre 2017 au 24 novembre 2017,

– constaté que la SCIC Fumaison Occitane s’est livrée à une contrefaçon de la marque semi-figurative [G] Smokehouse du 28 novembre 2017 au 31 décembre 2017,

– débouté M. [U] [G] de ses demandes tendant à faire cesser la contrefaçon sous astreinte, aux fins d’expertise judiciaire et indemnitaires,

– condamné M. [U] [G] à payer à la SCIC Fumaison Occitane la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [U] [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Guillaume Suffran,

– dit n’y avoir lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.

M. [U] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2020 et par conclusions déposées le 30 avril 2021, il demande à la cour de :

– le recevoir en son appel,

– réformer le jugement entrepris,

– juger que les parties se sont accordées pour la période courant de la date de cession au 28 novembre 2017 pour le paiement d’une somme équivalente à 4% du chiffre d’affaires réalisé à titre de royalties,

– condamner Fumaison Occitane au paiement d’une provision de 20.000€ de ce chef,

– condamner Fumaison Occitane à produire sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir la justification du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur la période certifiée conforme par son expert-comptable,

– confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la Société Fumaison Occitane s’était livrée à des actes de contrefaçon pour la période du 28 novembre 2017 au 31 décembre 2017,

– condamner Fumaison Occitane au paiement de la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts forfaitaires de ce chef,

– condamner Fumaison Occitane au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 10 février 2023, la société Fumaison Occitane demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 21 juillet 2020 en ce qu’il a constaté que la SCIC Fumaison Occitane s’est livrée à une contrefaçon de la marque semi-figurative [G] SMOKEHOUSE du 28 novembre 2017 au 31 décembre 2017,

– le confirmer pour le surplus,

– débouter M. [U] [G] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [U] [G] au paiement de la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner M. [U] [G] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 aux articles 697, 698 du Code de procédure civile,

– dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Guillaume Suffran conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 mars 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre de l’utilisation de la marque [G] SMOKEHOUSE

1. Sur la période antérieure au 27 novembre 2017

L’article 1353, alinéa 1er, du code civil dispose : ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver’.

En application de l’article 1358 du même code, la preuve d’un contrat de licence de marque peut être apportée par tout moyen.

Concernant la période du 12 septembre 2017 au 27 novembre 2017, M. [G] fait valoir qu’il a collaboré avec la société Fumaison Occitane en qualité d’agent commercial, qu’il a tenté de négocier un contrat de licence de marque et qu’il ressort de ses échanges de mails avec le dirigeant de la société intimée que ce dernier reconnaissait qu’un contrat de licence de marque à titre onéreux était convenu entre les parties, même en l’absence d’accord sur le prix. M. [G] demande la condamnation de la société Fumaison Occitane à lui payer une provision de 20.000 €, ainsi qu’à communiquer sous astreinte un relevé de son chiffre d’affaires sur la période, certifié par son expert-comptable.

La société Fumaison Occitane fait valoir qu’aux termes de l’acte de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SASU [G] SMOKEHOUSE, les 6 000 étiquettes ‘[G] SMOKEHOUSE’ qui figuraient dans l’inventaire lui ont été cédées sans aucune condition d’utilisation. Elle fait également valoir que M. [G] a ensuite commercialisé lui-même, pour le compte de la société Fumaison Occitane, les produits de la marque [G] SMOKEHOUSE, confirmant ainsi son autorisation et son consentement pour que l’intimée produise et commercialise ses produits sous cette marque. Elle indique que ce n’est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, reçue le 28 novembre, que M. [G] a revendiqué son droit de propriété sur la marque [G] SMOKEHOUSE et qu’elle a été mise en demeure de cesser toute utilisation de cette marque.

Il ressort des échanges de mails entre M. [U] [G] et M. [K] [M], représentant de la SCIC Fumaison Occitane, intervenus aux mois de septembre, octobre et novembre 2017, que les parties ne sont pas parvenues à un accord écrit quant aux contrats d’agent commercial et de licence de marque, tels que demandés par M. [G], de sorte que ce dernier a rompu sa collaboration avec la société Fumaison Occitane.

S’il n’existe aucun contrat de licence écrit pour la marque [G] SMOKEHOUSE, M. [G] soutient néanmoins que les parties étaient d’accord sur le principe d’un contrat de licence mais pas sur le montant des royalties. Il produit au soutien de ses prétentions la copie du projet de licence de la marque semi-figurative IRISH TRADITION EN GASCOGNE, dont il est également propriétaire. Cependant, cet élément ne permet pas d’établir qu’un quelconque accord serait intervenu entre les parties concernant la marque litigieuse [G] SMOKEHOUSE. En outre, les échanges de mails avec la société Fumaison Occitane concernant la négociation globale des contrats d’agent commercial et de licence de marques des marques de M. [G] lesquels contiennent principalement ses propositions et demandes adressées à la société intimée, ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un contrat de licence, même verbal, faute de clauses précises définissant les obligations des parties, les conditions dans lesquels la marque est concédée et le montant des redevances dues.

Le jugement devra dès lors être confirmé en ce qu’il a retenu que l’existence d’un contrat de licence pour la marque [G] SMOKEHOUSE pour la période du 12 septembre au 27 novembre 2017 n’était pas démontrée.

Il convient au surplus de préciser que M. [G] a accepté de laisser la SCIC Fumaison Occitane commercialiser divers produits sous sa marque [G] SMOKEHOUSE en l’absence de tout contrat de licence jusqu’au 27 novembre 2017, date de la mise en demeure de cesser l’utilisation de cette marque. L’appelant n’est donc pas fondé à demander le paiement de redevances ou royalties jusqu’à cette date. Le jugement sera confirmé sur ce point.

2. Sur la période postérieure au 27 novembre 2017

a) Sur la contrefaçon

Aux termes de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige, ‘L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4.’

M. [G] fait valoir que la SCIC Fumaison Occitane a continué de commercialiser des produits portant la marque [G] SMOKEHOUSE jusqu’en janvier 2018 et reproche au jugement, qui a retenu que la contrefaçon était établie pour la période postérieure au 27 novembre 2017, de l’avoir débouté de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice.

La SCIC Fumaison Occitaine conteste avoir poursuivi la commercialisation des produits portant la marque [G] SMOKEHOUSE après le 27 novembre 2017 et indique avoir, dès cette date, immédiatement et définitivement cessé de commercialiser ses produits sous cette marque. Elle fait valoir que les factures ne portaient plus la marque dès le 29 novembre et que les produits ont tous été ré-étiquetés dès le 8 décembre à réception des nouvelles étiquettes. Elle indique n’avoir pu récupérer l’intégralité des produits qui étaient d’ores et déjà expédiés ou livrés, conformément aux commandes passées par les clients directement auprès de M. [G].

Il n’est nullement contesté que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017 reçue le lendemain, M. [U] [G] a mis en demeure la société Fumaison Occitane de cesser toute utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la marque [G] SMOKEHOUSE, invoquant son absence d’autorisation.

M. [G] produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé par la SCP Lamarque et Delpech le 24 novembre 2017 sur le stand Fumaison Occitane du marché gourmand organisé par le CE Airbus à Toulouse, ainsi que des photographies de produits commercialisés par la société Fumaison Occitane, d’un stand tenu par celle-ci et des attestations de réception de marchandises de clients de la société Fumaison Occitane datées de décembre 2017.

Cependant, l’appelant ne saurait valablement invoquer un acte de contrefaçon de sa marque semi-figurative [G] SMOKEHOUSE sur le fondement du constat d’huissier du 24 novembre 2017, dès lors qu’il avait consenti à l’utilisation de cette marque par la SCIC Fumaison Occitane jusqu’au 27 novembre 2017, date de la rupture de leurs relations contractuelles et de la mise en demeure de cesser l’utilisation de la marque. Il ne peut dès lors résulter aucune contrefaçon de la commercialisation de produits sous la marque en cause par la société Fumaison Occitane à la date du 24 novembre 2017.

En outre, les photographies d’un stand de marché tenu par la société Fumaison Occitane et des emballages contenant du saumon fumé, produites en pièces n°31, 32 et 33 ne sont nullement datées et il n’existe aucun élément permettant d’établir qu’elles ont été prises postérieurement à la mise en demeure du 27 novembre 2017.

Par ailleurs, les emballages de saumon fumé portant une étiquette [G] SMOKEHOUSE, photographiés en pièces n°30 et 34 avec des factures au demeurant illisibles et dont il ne peut être établi qu’elles correspondent aux lots de saumons présents à côté, ne permettent pas davantage de démontrer la vente de saumon par la société intimée sous la marque litigieuse postérieurement au 27 novembre 2017.

Enfin, M. [G] produit en pièces n°19, 21, 24, 26, 28 et 29, des attestations intitulées ‘attestation réception marchandise’, par lesquelles des salariés de six entreprises clientes (CE CEMP, Air France, Technal, Edelis, Troisel et RSI Auvergne) attestent sur l’honneur avoir reçu de la société Fumaison Occitane au mois de décembre 2017, des colis de saumon fumé correspondant à la marque [G] SMOKEHOUSE.

Il sera cependant relevé, ainsi que le fait valoir la société intimée, que ces six attestations toutes identiques et dont deux ne sont pas signées, ne respectent pas les exigences prescrites à l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas manuscrites et en ce qu’aucune copie d’un document officiel justifiant de l’identité de leur auteur n’y est jointe. Il en résulte qu’elles sont impropres à caractériser la contrefaçon invoquée après le 27 novembre 2017.

La société Fumaison Occitane produit néanmoins en pièce n°15 un état du chiffre d’affaires réalisé avec ses ventes de saumon fumé commercialisé sous des emballages portant des étiquettes [G] SMOKEHOUSE, pour les mois de septembre à décembre 2017. Il en ressort un chiffre d’affaires HT de 18 980,75 € au mois de décembre 2017.

Cet élément caractérise la commercialisation par la société intimée en décembre 2017, de saumons fumés dans des emballages étiquetés [G] SMOKEHOUSE, alors qu’elle n’était plus autorisée à le faire à la suite à la mise en demeure du 27 novembre 2017, la contrefaçon étant ainsi établie.

Le courrier du conseil de la société Onake du 30 novembre 2018, par lequel elle indique sa décision de ne plus communiquer sous la marque [G] SMOKEHOUSE, ne saurait suffire à établir que la société Fumaison Occitane continuait à cette date d’utiliser la marque en cause, étant précisé qu’aucune interdiction d’utiliser cette marque n’était faite à la société Onake et que cette dernière était en relation d’affaires avec M. [G] qui commercialisait des produits pour son compte, comme cela ressort du courrier de la société Fumaison Occitane à la société Onake du 29 octobre 2018.

En conséquence, il n’est pas démontré que la société Fumaison Occitane ait continué de commercialiser ses produits sous la marque [G] SMOKEHOUSE postérieurement à la fin du mois de décembre 2017, de sorte que la contrefaçon n’est établie que du 28 novembre jusqu’à fin décembre 2017. Le jugement sera confirmé sur ce point.

b) Sur l’indemnisation de la contrefaçon

L’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :

‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.’

M. [G] soutient qu’il a nécessairement subi un préjudice du fait de l’utilisation de sa marque par la société Fumaison Occitane et indique n’avoir pu concrétiser sa collaboration avec la société Onake pour licencier sa marque à compter du 1er décembre 2017, en raison du courrier de la société Fumaison Occitane adressé à ladite société. Il invoque un préjudice économique d’un montant de 20 000 € et un préjudice moral de 10 000 €, mais ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu’une somme de 20 000 € correspondant à des dommages et intérêts forfaitaires, pour la période du 28 novembre au 31 décembre 2017.

Cependant, l’appelant ne verse aucun élément de nature à établir, au sens du code de la propriété intellectuelle, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par lui, étant rappelé qu’il n’exploitait pas personnellement la marque [G] SMOKEHOUSE durant cette période.

Ses arguments fondés sur une prétendue impossibilité de conclure un contrat de licence de marque avec la société Onake, en ce que cette dernière aurait cessé toute collaboration avec lui à la suite du courrier de la société Fumaison Occitane ne sauraient prospérer, dès lors que ce courrier, produit en pièce n°35, ne fait pas interdiction à la société Onake d’utiliser la marque en cause et qu’il est daté du 29 octobre 2018, tandis que la période de contrefaçon s’étend du 28 novembre 2017 au 31 décembre 2017.

Par ailleurs, au vu de la production par la société Fumaison Occitane de l’état de ses ventes et de son chiffre d’affaires pour les mois de septembre à décembre 2017 concernant les produits sous emballage [G] SMOKEHOUSE, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [G] de condamnation de la société Fumaison Occitane à produire sous astreinte la justification du chiffre d’affaire réalisée sur la période et certifiée par son expert comptable.

En conséquence de l’ensemble de ce qui précède et eu égard au chiffre d’affaires réalisé en décembre 2017, la contrefaçon étant étabie sur cette période, il sera alloué à M. [G] la somme forfaitaire de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et celle de 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire à ce titre et la SCIC Fumaison Occitane sera condamnée au paiement de ces sommes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu d’infirmer le jugement du 21 juillet 2020 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la SCIC Fumaison Occitane qui succombe, supportera la charge des dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, la SCIC Fumaison Occitane sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Infirme le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu’il a :

* débouté M. [U] [G] de ses demandes tendant à faire cesser la contrefaçon sous astreinte, aux fins d’expertise judiciaire et indemnitaires,

* condamné M. [U] [G] à payer à la SCIC Fumaison Occitane la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [U] [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Guillaume Suffran,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– Condamne la SCIC Fumaison Occitane à payer à M. [U] [G], au titre de la contrefaçon de sa marque semi-figurative [G] SMOKEHOUSE du 28 novembre 2017 au 31 décembre 2017 :

* la somme forfaitaire de 1 000 euros en réparation de son préjudice économique,

* la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

– Déboute M. [U] [G] de sa demande de condamnation de la SCIC Fumaison Occitane à produire sous astreinte la justification du chiffre d’affaires réalisé sur la période, certifiée par son expert-comptable ;

– Confirme le jugement pour le surplus ;

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– Condamne la SCIC Fumaison Occitane à payer à M. [U] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la SCIC Fumaison Occitane aux entiers dépens de l’instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,