Licence de marque sur un titre de presse générique

Mettre en concession un titre de presse présentant un caractère générique (« Le Journal de l’Art ») peut présenter des risques en cas de résiliation du contrat de concession. Le licencié peut tout simplement demande la nullité du titre déposé à titre de marque et continuer à exploiter le titre (sous un autre format).

Résiliation du contrat de concession

En l’occurrence, une société éditant des revues spécialisées en matière d’art, a conclu avec une société d’édition française, un contrat comprenant trois volets : un partenariat éditorial, un partenariat publicitaire et la concession d’un droit exclusif d’exploitation. Le litige opposant les parties concernait le contrat de concession du droit exclusif d’exploitation qui se décomposait comme suit i) la concession du titre ‘Le Journal de l’Art’ ou ‘Le Journal des Arts’ ; ii) la concession de la marque semi-figurative ‘Le Journal de l’Art’.   Suite à la résiliation du contrat de concession, le licencié a continué à exploiter le titre de presse. Le concédant a été débouté de son action en référé-contrefaçon de marque contre le licencié.

Ni l’urgence, ni le trouble manifestement illicite n’étaient établis par le concédant. Le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente d’une règle de droit par l’auteur du trouble allégué. Or, il n’était pas établi que l’édition de la revue « Le Journal des Arts » procède d’une méconnaissance d’un droit de marque pour lequel aucune déchéance ni aucune nullité ne seraient raisonnablement encourues.

Conditions du référé-contrefaçon

L’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Il appartient au demandeur de rapporter les éléments de preuve rendant vraisemblable qu’il est porté une atteinte à leurs droits.

S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de la marque et son éventuelle déchéance, il demeure de son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable. Or, si le concédant est titulaire des marques semi-figuratives « Le journal de l’art » et « Le journal des arts », seul continuait à être utilisée la marque verbale « Le journal des arts » (le visuel de la marque a été modifié par le licencié).  En d’autres termes, il existait au fond une vraisemblable inopposabilité de la marque en raison de sa déchéance, une vraisemblable nullité de la marque pour défaut de distinctivité et une absence vraisemblable de la contrefaçon alléguée.

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