Il n’est ni contesté, ni contestable que le signe argué de contrefaçon (Agence de la comtesse) est utilisé par la société COMTESSE IMMOBILIER dans le même secteur des transactions immobilières visé dans l’acte de dépôt de la marque appartenant à la société GIA MAZET.

L’élément dominant de la marque semi-figurative ‘ AGENCE DE LA COMTESSE L’immobilier en Provence depuis 1948″ est le signe ‘ Agence de la Comtesse’, totalement arbitraire pour désigner un service dans le secteur des transactions immobilières ; l’adjonction des termes ‘immobilier en Provence depuis 1948″ et le logo figurant un toit sont des éléments qui ne retiennent pas l’attention du consommateur, désignant simplement le secteur d’activité concerné; le signe ‘Comtesse immobilier’ présente une similitude tant phonétique, visuelle que conceptuelle avec l’élément dominant de la marque déposé en reprenant le terme arbitraire de ‘comtesse’, et ce alors que les signes désignent rigoureusement le même secteur d’activité.

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il existait un risque de confusion généré par ces similitudes et donc une contrefaçon de la marque, rappel étant que la bonne foi est inopérante en cette matière.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DU 22 AVRIL 2021

N° RG 18/00826 –

N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZBO

Société COMTESSE IMMOBILIER

C/

SA GIA MAZET

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Agnès ERMENEUX

Me Karine BINISTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07487.

APPELANTE

SARLU COMTESSE IMMOBILIER, dont le siège social est sis 2 Chemin des Gressets – 78430 X

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SA GIA MAZET, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Karine BINISTI, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Pierre-Henri VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 janvier 2005, la société GIA MAZET exploitant un réseau d’agents immobiliers dans le secteur de MARSEILLE, AUBAGNE, LA CIOTAT et AIX EN a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative ‘AGENCE DE LA COMTESSE L’immobilier en Provence depuis 1948″ en classes 35, 36 et 37.

Par acte en date du 18 juin 2015, la société GIA MAZET a fait assigner devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la société COMTESSE IMMOBILIER, exerçant l’activité d’agent immobilier à X (78) en contrefaçon de marque et concurrence déloyale après avoir constaté l’utilisation par celle ci du signe ‘Comtesse immobilier’ en tant que nom de domaine et nom commercial.

Suivant jugement en date du 19 octobre 2017, le tribunal a rejeté l’action en déchéance de marque intentée reconventionnellement par la société COMTESSE IMMOBILIER, a dit que le signe COMTESSE IMMOBILIER constituait une contrefaçon de la marque AGENCE DE LA COMTESSE L’immobilier en Provence depuis 1948, a condamné la société COMTESSE IMMOBILIER à verser une somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral et à cesser d’utiliser le signe sous astreinte de 800 € par infraction constatée, cette partie devant en outre verser une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société COMTESSE IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 15 janvier 2018.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 14 décembre 2020, et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 février 2021.

La société COMTESSE IMMOBILIER, par conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2018, soulève la prescription de l’action, l’usage de la dénomination COMTESSE IMMOBILIER étant daté du 1er août 2009 et le point de départ de la prescription s’établissant au jour de la commission des faits, et non de leur découverte. Elle soulève ensuite la déchéance de la marque, les pièces versées aux débats ne démontrant pas un usage sérieux pendant une période de cinq ans et la nouvelle marque déposée par l’intimée le 28 septembre 2015 ne pouvant être analysée comme une simple forme modifiée. A titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes ainsi que le caractère très faiblement distinctif de la marque et affirme qu’il n’existe en l’espèce aucun risque de confusion. Elle relève enfin l’absence de démonstration d’un préjudice tant moral qu’économique. Elle conteste enfin tout acte de concurrence déloyale et excipe du préjudice lié selon elle à la procédure introduite à son encontre. Elle demande en conséquence à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— déclaré recevable l’action intentée par la SA GIA MAZET,

— rejeté l’action en déchéance de marque intentée par la S.A.R.L. COMTESSE IMMOBILIER,

— dit que le signe « COMTESSE IMMOBILIER » constitue une contrefaçon de la marque

« AGENCE DE LA COMTESSE L’immobilier en Provence depuis 1948 » n°3378496 déposée

à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE le 1 er septembre 2005 par la société GIA MAZET,

— condamné la S.A.R.L. COMTESSE IMMOBILIER à verser à la société GIA MAZET la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon de marque,

— fait interdiction à la S.A.R.L. COMTESSE IMMOBILIER d’utiliser le signe «COMTESSE IMMMOBILIER » sous astreinte de 800 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,

— débouté la SARL COMTESSE IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle,

— condamné la SARL COMTESSE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, qui pourront

être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— condamné la SARL COMTESSE IMMOBILIER à régler à la SA GIA MAZET la somme de

2.500 euros eu titre des frais irrépétibles,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

Déclarer la société GIA MAZET mal fondée dans son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— débouté la SA GIA MAZET du surplus de ses demandes ;

— débouté la SA GIA MAZET de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

— dit n’y avoir lieu à la publication de la décision

Et statuant à nouveau :

Sur l’irrecevabilité :

— Constater que les faits allant du 1er août 2009 au 13 mars 2011 sont prescrits

En conséquence :

— Juger la société GIA MAZET irrecevable en son action en contrefaçon de la marque

n°3378496 pour cette période.

A titre principal, sur la validité de la marque n° 3378496 :

— Constater que la marque semi-figurative française « AGENCE de la COMTESSE. L’immobilier en Provence depuis 1948 » n° 3378496 n’est pas exploitée par la société GIA MAZET depuis 5 ans ;

En conséquence :

— Faire droit à la demande reconventionnelle formée par la société COMTESSE IMMOBILIER et prononcer la déchéance de la marque semi-figurative française

« AGENCE de la COMTESSE. L’immobilier en Provence depuis 1948 » n° 3378496.

Sur l’action en contrefaçon :

A titre subsidiaire :

— Constater qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque n° 3378496 et la

dénomination sociale « COMTESSE IMMOBILIER » ;

En conséquence :

— Débouter la société GIA MAZET de toutes ses demandes au titre de l’action en contrefaçon de sa marque n° 3378496 ;

Sur l’action en procédure abusive :

— Faire droit à la demande formée par la société COMTESSE IMMOBILIER et juger que la société GIA MAZET a abusé de son droit d’agir en justice

En conséquence :

— Condamner la société GIA MAZET à payer à la société COMTESSE IMMOBILIER la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.

En toute hypothèse :

— Débouter la société GIA MAZET de l’ensemble de ses demandes et prétentions et notamment (i) sur le fondement de l’atteinte à ses droits sur son nom commercial, enseigne et nom de domaine et (ii) ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire

— Condamner la société GIA MAZET à payer à la société COMTESSE IMMOBILIER la somme de

15.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner la société GIA MAZET aux entiers dépens dont distraction au profit de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE ERMENEUX ‘ LEVAIQUE ‘ ARNAUD & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

La société GIA MAZET, par conclusions déposées au greffe le 31 août 2020, soutient que la prescription en matière de contrefaçon de marque commence au jour de la découverte des faits, soit en l’espèce avant l’expiration du délai de cinq ans. Sur la déchéance, elle maintient exploiter le signe depuis son dépôt, et même antérieurement, et fait observer que ce signe peut être utilisé sous une forme modifiée, comme en l’espèce sous forme d’un nouveau dépôt de marque. Elle se réfère à la similitude entre les produits désignés et à la similitude des signes tant au niveau phonétique, visuel que conceptuel pour affirmer que le risque de confusion est parfaitement établi. Elle estime avoir subi un préjudice moral, mais aussi financier du fait de la contrefaçon en invoquant notamment les dépenses publicitaires par elle consenties. Selon elle enfin, les faits seraient caractéristiques d’actes de concurrence déloyale, l’appelante s’inscrivant volontairement dans son sillage. Elle indique enfin que le tribunal a omis de sanctionner l’atteinte portée non seulement à la marque, mais aussi au nom commercial, à l’enseigne et au nom de domaine. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision en ce qui concerne la reconnaissance d’une contrefaçon de marque mais à l’infirmation pour le surplus et demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :

CONSTATÉ que l’action en contrefaçon de marque n’est pas prescrite,

REJETÉ l’action en déchéance de marque,

CONSTATÉ que l’usage par la Sté Comtesse immobilier de la marque « Comtesse Immobilier» pour des services immobiliers constitue une contrefaçon de la marque complexe « Agence de la Contrefaçon de marque « Agence de la comtesse » « Comtesse immobilier » N°3378496 de la Sté société GIA MAZET au titre des L173-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

CONSTATÉ que l’usage par l’appelante, du signe « Comtesse Immobilier » à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, enseigne qui est l’imitation du signe

« Agence de la Comtesse » constitue une atteinte portée aux droits de la société GIA MAZET sur

son nom commercial, ses enseignes et nom de domaine.

INFIRMER le jugement pour :

CONSTATER que des actes de concurrence déloyale ont été de surcroît commis

En conséquence, il est demandé à la Cour de :

INTERDIRE à la Sté Comtesse immobilier de faire usage, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, y compris en référencement sur Internet et pour identifier la société et sous quelque forme que ce soit du signe « Comtesse Immobilier » ou tout autre signe imitant la marque « Agence de la Comtesse», sous astreinte non comminatoire et définitive de 2 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

INTERDIRE à la Sté Comtesse immobilier de poursuivre l’usage de sa dénomination sociale « Comtesse immobilier », nom commercial, enseigne et nom de domaine sous astreinte non

comminatoire et définitive de 2 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.

CONDAMNER la Sté Comtesse immobilier à payer à la société GIA MAZET la somme de 1 5000 euros, sur le fondement du préjudice moral subi au titre de la contrefaçon. L’inscription de la radiation de la marque se faisant par communication du jugement à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

CONDAMNER la Sté Comtesse immobilier à payer à la Sté GIA MAZET la somme de 40 000euros, sur le fondement du préjudice économique subi au titre de la contrefaçon.

CONDAMNER la Sté Comtesse immobilier à payer à la requérante la somme de 20 000 euros,

sur le fondement du préjudice subi par les faits de concurrence déloyale.

CONDAMNER la Sté Comtesse immobilier à payer à l’intimée la somme la somme de 30 000

euros, en réparation des atteintes portées à son nom commercial, ses enseignes et nom de domaine.

ORDONNER la publication du présent arrêt ou extraits dans cinq journaux au choix de l’intimée

et aux frais de l’appelante, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 4 500

euros.

CONDAMNER la Société Comtesse immobilier à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 10 000 euros et à supporter les entiers dépens de la présence instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, y compris les frais d’huissier dont distraction au profit de Maître Binisti, Avocat sur affirmation de son droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l’action en contrefaçon de marque

L’action en contrefaçon de marque se prescrit par cinq ans en application de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, ce délai étant de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014 ; la contrefaçon étant un délit civil continu, le point de départ de cette prescription court à compter de la commission de chaque acte contrefaisant, et non du jour où le titulaire de la marque en a eu connaissance ; le premier acte interruptif est constitué par la mise en demeure adressée par la société GIA MAZET, soit le 9 janvier 2015 ; en conséquence doivent être jugés prescrite l’action en contrefaçon concernant les faits antérieurs au 9 janvier 2010.

Sur la déchéance de la marque AGENCE DE LA COMTESSE L’immobilier en Provence depuis 1948

La société GIA MAZET verse aux débats de très nombreux documents portant date certaine (pièces 23) établissant qu’elle exploite depuis au moins janvier 2012 le signe AGENCE DE LA COMTESSE dans des documents diffusés dans le public ; si le signe utilisé dans ces documents diffère légèrement par le graphisme de la marque telle que déposée, les premiers juges ont pu retenir que ce même signe respectait l’élément distinctif, à savoir le terme AGENCE DE LA COMTESSE, et qu’en conséquence le consommateur était informé de l’origine des services proposés ; il convient en conséquence de confirmer la décision ayant écarté la déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux.

Sur la contrefaçon de marque

Il n’est ni contesté, ni contestable que le signe argué de contrefaçon est utilisé par la société COMTESSE IMMOBILIER dans le même secteur des transactions immobilières visé dans l’acte de dépôt de la marque appartenant à la société GIA MAZET.

L’élément dominant de la marque semi-figurative ‘ AGENCE DE LA COMTESSE L’immobilier en Provence depuis 1948″ est le signe ‘ Agence de la Comtesse’, totalement arbitraire pour désigner un service dans le secteur des transactions immobilières ; l’adjonction des termes ‘immobilier en Provence depuis 1948″ et le logo figurant un toit sont des éléments qui ne retiennent pas l’attention du consommateur, désignant simplement le secteur d’activité concerné; le signe ‘Comtesse immobilier’ présente une similitude tant phonétique, visuelle que conceptuelle avec l’élément dominant de la marque déposé en reprenant le terme arbitraire de ‘comtesse’, et ce alors que les signes désignent rigoureusement le même secteur d’activité ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il existait un risque de confusion généré par ces similitudes et donc une contrefaçon de la marque, rappel étant que la bonne foi est inopérante en cette matière.

La contrefaçon d’une marque génère nécessairement un préjudice moral au titulaire du signe déposé ; la réparation fixée par les premiers juges à la somme de 2 000 € apparaît satisfactoire ; ces mêmes premiers juges ont retenu de manière pertinente que la société GIA MAZET ne démontre pas avoir eu pour intention d’étendre son activité dans le secteur de la région parisienne, distant de plusieurs centaines de kilomètres de l’emplacement de ses propres agences ; elle n’établit pas en quoi l’agence AGENCE DE LA COMTESSE, située à X, lui aurait créé un préjudice en imitant sa marque, ou en aurait tiré un bénéfice ; la demande en réparation économique formée par la société GIA MAZET sera en conséquence écartée.

Sur l’atteinte au nom commercial, à l’enseigne et au nom de domaine

Rien n’indique que la société COMTESSE IMMOBILIER a eu connaissance de l’utilisation du signe ‘agence de la comtesse’ par la société GIA MAZET en tant que nom commercial, enseigne et nom de domaine ; il ne peut en conséquence être considéré qu’elle a commis volontairement une faute en utilisant un signe proche, le terme ‘ comtesse immobilier’ ; par ailleurs, aucun préjudice généré par cette utilisation n’est caractérisé ; il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en dommages intérêts présentée de ce chef.

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Par essence, le marché immobilier est un marché circonscrit géographiquement ; la société GIA MAZET ne démontre nullement en quoi la société GIA MAZET a détourné une partie de sa clientèle ou a profité de ses investissements publicitaires à l’occasion de son activité basée en région parisienne ; le jugement l’ayant déboutée de sa demande en dommages intérêts sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

La publication de la décision n’apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du titulaire de la marque et revêtirait un caractère vexatoire.

La société COMTESSE IMMOBILIER succombant à la procédure, elle devra verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 octobre 2017 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf à constater la prescription des actes de contrefaçon de marque antérieurs au 9 janvier 2010.

Ajoutant à la décision déférée,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

— CONDAMNE la société COMTESSE IMMOBILIER à verser à la société GIA MAZET la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société COMTESSE IMMOBILIER, dont distraction au profit des avocats à la cause

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT