Le titulaire d’un droit antérieur (le propriétaire d’un nom commercial par exemple) peut agir en nullité d’une nouvelle marque déposée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Affaire JDC

Il a été jugé que le fait que la société JDC soit également titulaire de droits antérieurs au dépôt de la marque JDC.S.A., que ces droits soient eux-mêmes antérieurs ou non à ceux dont se réclament les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie, ne saurait, en soi, empêcher ces dernières de défendre leurs dénominations sociales.

Force de la dénomination sociale

Les droits dont la société JDC se prévaut sur sa dénomination sociale et sur son nom commercial ne sont pas de nature à exclure son intention d’empêcher les autres sociétés de continuer à utiliser pour leur activité tout signe contenant le sigle JDC, et par conséquent sa mauvaise foi, mais encore que les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie sont en droit de défendre leurs dénominations sociales, que la société JDC a tolérées au moins jusqu’au 31 mars 2011, dans la mesure où elles jouissaient, à la date des dépôts attaqués, d’un droit juridiquement protégé et non contesté.

La cour d’appel étaient en droit de retenir l’existence du droit antérieur des sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie sur leurs dénominations sociales, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts attaqués, elle en a déduit qu’elles pouvaient les défendre contre l’enregistrement d’une marque postérieure.

L’antériorité prime

Pour rappel, il résulte des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qu’est déclaré nulle une marque qui porte atteinte à un droit antérieur, tel une dénomination sociale, mais que la tolérance, pendant cinq années, de l’usage d’une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque, à moins qu’il ne soit établi que le dépôt a été effectué de mauvaise foi.

Le second de ces textes doit être interprété à la lumière des articles 6 et 9 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques.

La notion d’antériorité selon la CJUE

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de « droit antérieur », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive précitée, doit être interprétée à la lumière des notions équivalentes contenues dans les textes du droit international, et de telle manière qu’elle demeure compatible avec eux, en tenant compte également du contexte dans lequel de telles notions s’inscrivent et de la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes en matière de propriété intellectuelle (CJUE, arrêt du 2 juin 2022 X BV / Classic Coach Company e.a., C-112/21, point 36).

La Cour de justice précise, à cet égard, que la notion d’antériorité « signifie que le fondement du droit concerné doit précéder dans le temps l’obtention de la marque avec laquelle il est réputé entrer en conflit. En effet, il s’agit de l’expression du principe de la primauté du titre antérieur d’exclusivité, qui représente l’un des fondements du droit des marques et, d’une façon plus générale, de tout le droit de la propriété industrielle » (arrêt du 2 juin 2022 précité, point 40).

Après avoir retenu, d’une part, qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 4, sous c), de la directive 2008/95, la notion de « droit antérieur » s’entend notamment d’un droit de propriété industrielle, celle-ci n’étant qu’un type de propriété intellectuelle, d’autre part, que, selon l’article 1er, paragraphe 2, de la convention de Paris, le nom commercial constitue un droit de propriété industrielle, la Cour de justice énonce que si l’article 4, paragraphe 4, sous c), de la directive 2008/95 sert principalement à d’autres fins que celles visées à l’article 6, paragraphe 2, de cette même directive, à savoir permettre au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement d’une marque ou de demander à ce qu’une marque enregistrée soit déclarée nulle, il n’en demeure pas moins que la notion de « droit antérieur » utilisée à ces deux dispositions doit avoir la même signification, dans la mesure où, en l’occurrence, le législateur de l’Union n’a pas exprimé une volonté différente, de sorte qu’un nom commercial peut constituer un droit antérieur aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95 (arrêt du 2 juin 2022 précité, points 41, 42 et 43).

Elle ajoute qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 4, sous b) et c), de cette directive, « un État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, notamment, d’une part, lorsque et dans la mesure où les droits à un signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure […], et que ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure ainsi que, d’autre part, lorsque et dans la mesure où l’usage de la marque peut être interdit en vertu d’un droit antérieur, tel qu’un droit de propriété industrielle » (arrêt du 2 juin 2022 précité, point 46).

La Cour de justice énonce également que la directive 2008/95 régit, en principe, non pas les rapports entre les différents droits pouvant être qualifiés de « droits antérieurs », qui sont principalement régis par le droit interne des États membres mais les rapports de ceux-ci avec les marques acquises par l’enregistrement. Elle relève que l’article 9, paragraphe 3, de cette directive, en ce qui concerne la forclusion par tolérance, ne régit que les rapports des droits antérieurs avec les marques enregistrées postérieures (arrêt du 2 juin 2022 précité, points 57 et 60).

La Cour de justice énonce encore que le fait que le titulaire de la marque postérieure dispose d’un droit encore plus ancien, reconnu par la loi de l’État membre concerné, sur le signe enregistré en tant que marque, peut avoir une incidence sur l’existence d’un « droit antérieur », au sens de cette disposition, pour autant que, en se fondant sur ce droit encore plus ancien, le titulaire de la marque peut effectivement s’opposer à la revendication d’un droit antérieur ou la limiter. Elle précise à cet effet que, dans une situation où un droit invoqué par un tiers ne serait plus protégé en vertu de la loi de l’État membre concerné, il ne saurait être considéré que ce droit constitue un « droit antérieur » reconnu par ladite loi, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95 (arrêt du 2 juin 2022 précité, points 63 et 54).