République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 05/10/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 22/03430 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQM

Jugement (N° 20/03117)

rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

Jugement rendu le 03 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SARL Kerala nature

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

La société [X] private limited, société de droit Indien

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 3] (Inde)

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Michel Abello, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Stéphanie Rollin de Chambonas, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 06 juin 2023, tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2023

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 mai 2022 rectifié par jugement du 03 juin 2022 ;

Vu la déclaration d’appel de la société Kerala nature reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 13 juillet 2022 ;

Vu les conclusions de la société Kerala nature déposées le 15 mai 2023 ;

Vu les conclusions de la société de droit indien [X] private limited déposées le 02 mai 2023 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 1er juin 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé daté du 17 mars 2003, la société de droit indien Dorcas market makers LTD en qualité d’exportateur du savon Medimix et M. [S] [U] ont convenu que celui-ci serait l’unique importateur et distributeur de ce savon en France. Le contrat a été convenu pendant une durée de deux ans.

Suivant acte sous seing privé daté du 15 décembre 2004, la société de droit indien Dorcas market makers LTD en qualité d’exportateur des savons Medimix et d’autres produits cosmétiques et M. [U] [S] ont convenu que celui-ci serait l’unique importateur et distributeur de ces produits en France. Le contrat a été convenu pendant une durée de deux ans.

La société Lakshmi désormais dénommée Kerala Nature a été immatriculée le 1er février 2005. M. [U] [S] en était le gérant.

Par courrier recommandé daté du 07 mars 2005, la société Lakshmi s’est plainte auprès de la société Dorcas market makers de l’importation et de la commercialisation en France de savon Medimix par des entreprises tierces en violation de l’accord la liant à la société Dorcas market makers et lui a demandé de mettre fin à cette situation.

Elle lui a indiqué que dans le cas contraire elle serait «contrainte de déposer la marque Medimix afin de d’empêcher toute nouvelle importation illégale. »

Par courrier électronique daté du 31 mars 2005, la société Dorcas Market Medimix a écrit «Nous sommes d’accord pour votre enregistrement de la marque Medimix en France. »

La société Kerala nature a déposé la marque verbale française Medimix le 25 octobre 2005.

Par courrier daté du 30 mai 2006, M. [K] a demandé le transfert de la marque au nom de [X] pharmaceuticals avec effet immédiat.

Le 26 juin 2006, la société Kerala nature a déposé la marque de l’union européenne Medimix.

Par acte signifié le 29 février 2008, la société [X] private limited a fait assigner la société Kerala nature devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir notamment le transfert de la marque française « Medimix »

Le 03 juin 2008, la société Kerala nature a déposé la marque verbale française « Medimix, libre de tout problème de peau. »

Le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté la péremption d’instance le 09 novembre 2011.

Par acte signifié le 05 juin 2020, la société de droit indien [X] private limited a fait assigner la société Kerala nature devant le tribunal judiciaire de Lille en revendication de la propriété de marques, contrefaçon et concurrence déloyale.

Suivant conclusions déposées le 28 septembre 2021, la société Kerala nature a saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir.

Le 18 novembre 2021, M. [W] [X] a formé une demande de nullité de la marque de l’union européenne Medimix devant l’Euipo.

Le 23 juin 2022, l’Euipo a suspendu la procédure en nullité de la marque de l’union européenne dans l’attente d’un décision finale dans le litige faisant l’objet de la saisine du tribunal judiciaire de Lille.

Le juge de la mise en état a fixé l’incident devant la formation de jugement dans sa globalité à l’audience du 20 janvier 2022 en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.

Par jugement du 13 mai 2022, rectifié par jugement du 03 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

-déclaré que la société Kerala Nature a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société [X] private limited ;

-la marque MEDIMIX n°05 3 388 168

-la marque française Medimix libre de tout problème de peau n° 08  3 579 486,

-la marque de l’union européenne MEDIMIX n° 005033295 ;

-en conséquence,

-rejeté la fin de non-recevoir de la prescription de l’action en revendication de marque ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société [X] private limited pour agir en contrefaçon ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon pour les faits commis à compter du 05 juin 2015 ;

-déclaré la société [X] private limited irrecevable à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au 05 juin 2015 ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire de la société [X] private limited ;

-déclaré la société [X] private limited irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la prescription ;

-débouté la société [X] private limited de sa demande de dommages et intérêts pour incident dilatoire ;

-réservé le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens.

La société Kerala nature a formé appel de cette décision.

Les chefs du jugement critiqués sont :

– déclare que la société Kerala nature a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société [X] private LTD :

-la marque française MEDIMIX n° 053 388 168

-la marque française Medimix libre de tout problème de peau n° 083 579 486

-la marque de l’Union Européenne Medimix n° 005033295 »

en conséquence

– rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en renouvellement [en fait revendication] de marque

-rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société [X] private limited pour agir en contrefaçon

-rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon

-rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon pour les faits commis à partir du 05 juin 2015

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :

-infirmer le jugement de la formation de jugement du 13 mai 2022 du tribunal judiciaire de Lille, rectifié le 03 juin 2022 en ce qu’elle a énoncé :

– déclare que la société Kerala nature a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société [X] private LTD :

-la marque française Medimix n° 053 388 168

-la marque française Medimix libre de tout problème de peau n° 083 579 486

-la marque de l’Union Européenne MEDIMIX n° 005033295 »

en conséquence

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en renouvellement [en fait revendication] de marque

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société [X] private limited pour agir en contrefaçon

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon pour les faits commis à partir du 05 juin 2015

-statuant de nouveau

-déclarer que ni le tribunal judiciaire de Lille, ni la Cour de céans ne dispose du pouvoir de statuer à l’égard de la marque de l’Union Européenne ‘Medimix’ n° 005033295, et renvoyer du chef de cette marque les parties à mieux se pourvoir

-constater, dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve que les marques françaises :

-Medimix n° 053 388 168

-Medimix libre de tout problème de peau n° 083 579 486 aient été déposées de mauvaise foi par la société Kerala.

en conséquence,

-déclarer prescrite l’action en revendication des marques Medimix et Medimix libre de tout problème de peau

-déclarer forclose la société [X] private limited en son action en contrefaçon.

-subsidiairement, déclarer la société [X] private limited irrecevable en son action en contrefaçon pour tout fait intervenu jusqu’au 24 mai 2019.

-condamner la société [X] private limited à payer à la société Kerala nature une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure.

-condamner la société [X] privaye limited à payer à la société Kerala nature une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société [X] privaye limited aux entiers frais et dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions susvisées la société [X] private limited demande à la cour d’appel de :

-rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Kerala Nature pour la première fois en cause d’appel car irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;

-confirmer le jugement du 13 mai 2022 rectifié le 3 juin 2022 en ce qu’il a :

-déclaré que la société Kerala Nature a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société [X] private limited :

-la marque française Medimix n°05 3 388 168,

-la marque française Medimix libre de tout problème de peau n° 08 3 579 486,

-la marque de l’Union Européenne MEDIMIX n° 005033295 ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de marques ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société [X] private limited pour agir en contrefaçon ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon pour les faits commis à compter du 5 juin 2015 ;

-en tout état de cause

-débouter la société Kerala nature de ses entières demandes, fins et conclusions ;

-condamner la société Kerala nature à verser la somme de 30 000 euros à la société [X] private limited en application de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire, et à tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel Abello, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

-condamner la société Kerala nature à verser la somme de 10 000 euros à la société [X] private limited à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement dilatoire, outre toute amende civile qu’il lui plaira d’ordonner.

EXPOSE DES MOTIFS

La cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des chefs du jugement ayant :

-déclaré la société [X] private limited irrecevable à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au 05 juin 2015 ;

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire de la société [X] private limited ;

-déclaré la société [X] private limited irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire du fait de la prescription ;

-débouté la société [X] private limited de sa demande de dommages et intérêts pour incident dilatoire ;

I) Sur la demande de la société Kerala nature tendant à déclarer que ni le tribunal judiciaire de Lille, ni la Cour de céans ne dispose du pouvoir de statuer à l’égard de la marque de l’Union Européenne ‘Medimix’ n° 005033295, et renvoyer du chef de cette marque les parties à mieux se pourvoir

L’action en revendication de la marque de l’union européenne MEDIMIX est formée par la société [X] sur le fondement des dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle.

La société Kerala nature fait valoir d’une part que l’action en revendication sur la base de la mauvaise foi est exclue pour les marques de l’union européenne et que d’autre part si cette action existait, elle relèverait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d’appel de Paris .

Par arrêt du 23 novembre 2017, affaire C-381/16, la CJUE dit pour droit que : Les articles 16 et 18 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne], doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application, à l’égard d’une marque de l’Union européenne, d’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une personne lésée par l’enregistrement d’une marque qui a été demandé en portant atteinte à ses droits ou en violation d’une obligation légale ou contractuelle, est en droit de revendiquer la propriété de ladite marque, pour autant que la situation concernée ne relève pas de celles couvertes par l’article 18 de ce règlement.

Aux termes des dispositions de l’article 16 du règlement CE n°207/2009 du conseil du 26 février 2009 visé dans l’arrêt de la CJUE : 1. Sauf disposition contraire des articles 17 à 24, la marque communautaire en tant qu’objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l’ensemble du territoire de la Communauté comme une marque nationale enregistrée dans l’État membre dans lequel, selon le registre des marques communautaires :

a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée ;

b) si le point a) n’est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.

2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l’État membre visé audit paragraphe est celui dans lequel l’Office a son siège.

3. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des marques communautaires en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s’applique dans l’ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable. »

Aux termes des dispositions de l’article 18 du règlement du 26 février 2009 : Si une marque communautaire a été enregistrée au nom de l’agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

Ces articles sont identiques aux articles 16 et 18 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993.

Aux termes des dispositions de l’article 19 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 :

 : « Sauf disposition contraire des articles 20 à 28, la marque de l’Union européenne en tant qu’objet de propriété est considérée en sa totalité et pour l’ensemble du territoire de l’Union comme une marque nationale enregistrée dans l’État membre dans lequel, selon le registre :

a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée ;

b) si le point a) n’est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.

2. Dans les cas non prévus au paragraphe 1, l’État membre visé audit paragraphe est celui dans lequel l’Office a son siège.

3) Si plusieurs personnes sont inscrites au registre en tant que cotitulaires, le paragraphe 1 est applicable au premier inscrit; à défaut, il s’applique dans l’ordre de leur inscription aux cotitulaires suivants. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique à aucun des cotitulaires, le paragraphe 2 est applicable. »

Aux termes des dispositions de l’article 21 du règlement : 1. Si une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom de l’agent ou du représentant d’une personne qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, ce dernier a le droit de réclamer la cession à son profit de la marque de l’Union européenne, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

2. Le titulaire peut soumettre une demande de cession au titre du paragraphe 1 du présent article :

a) à l’Office, en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point b), au lieu d’une demande en nullité;

b) à un tribunal des marques de l’Union européenne au sens de l’article 123, au lieu d’une demande reconventionnelle en nullité fondée sur l’article 128, paragraphe 1. »

L’interprétation par la CJUE des dispositions des articles 16 et 18 du règlement (CE) n° 207/2009 du conseil, du 26 février 2009 est applicable aux dispositions des articles 19 et 21 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 qui sont similaires.

Les dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle sont en conséquence applicables à la demande en revendication de la marque de l’union européenne MEDIMIX déposée par la société Kerala nature formée par la société [X] au motif de la fraude commise par la société Kerala nature.

Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118 ».

La société Kerala nature fait valoir que si une action en revendication pour mauvaise foi existait, elle relèverait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d’appel de Paris.

Dès lors que la cour d’appel a constaté que la société [X] pouvait exercer une action en revendication pour cause de mauvaise foi en application des dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, la demande de la société Kerala nature tendant à déclarer que ni le tribunal judiciaire de Lille, ni la Cour de céans ne dispose du pouvoir de statuer à l’égard de la marque de l’Union Européenne ‘Medimix’ n° 005033295 s’analyse en une exception d’incompétence.

En l’espèce, la société Kerala nature a conclu au fond et soulevé des fins de non-recevoir devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle est en conséquence irrecevable à soulever une exception d’incompétence devant la cour d’appel.

II) Sur la recevabilité de l’action en revendication de la société [X]

La société [X] forme une demande de revendication de :

-la marque française Medimix n°053 388 168

-la marque française Medimix libre de tout problème de peau

-la marque de l’Union européenne Medimix n° 005033295.

La société Kerala nature a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille la prescription de l’action en revendication pour les trois marques.

La société Kerala nature a formé un appel à l’encontre des chefs du jugement ayant :

-déclaré que la société Kerala Nature a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société [X] private limited ;

-la marque Medimix n°05 3 388 168

-la marque française Medimix libre de tout problème de peau n° 08 3 579 486,

-la marque de l’union européenne MEDIMIX n° 005033295 ;

-en conséquence,

-rejeté la fin de non-recevoir de la prescription de l’action en revendication de marque.

Elle demande à la cour d’appel de :

-constater, dire et juger qu’il n’est pas rapportée la preuve que les marques françaises :

-Medimix n°053 388 168

-Medimix libre de tout problème de peau n° 083 579 486 aient été déposées de mauvais foi par la société Kerala

-en conséquence,

-déclarer prescrite l’action en revendication des marques Medimix et Medimix libre de tout problème de peau.

La société Kerala nature ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer prescrite l’action en revendication de la marque de l’union européenne Medimix n° 05 3 388 168.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de la marque de l’union européenne Medimix n° 005033295.

De la même manière, la société Keral nature ne demande pas à la cour d’appel dans le dispositif de ses conclusions de débouter la société [X] de sa demande tendant à déclarer que la société Keral nature a déposé la marque de l’union européenne Medimix n° 005033295 en fraude de droits de la société [X].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Aux termes des dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. »

La société Kerala nature fait valoir que l’action en revendication des marques françaises Medimix et Medimix, libre de tout problème de peau est irrecevable comme prescrite.

La société [X] oppose la mauvaise foi de la société Kerala nature.

La notion de mauvaise foi se rapporte à une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement, à savoir une intention malhonnête ou autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n’est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou des services en identifiant leur origine, mais est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser.

Pour apprécier le caractère frauduleux d’un dépôt de marques, de nature à justifier l’action en revendication, l’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être postérieurs au dépôt.

Toute marque déposée en fraude des droits d’autrui est nécessairement déposée de mauvaise foi.

En conséquence, bien que l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle indique que l’action en revendication pour fraude se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’appréciation de la mauvaise foi du déposant et donc du caractère prescriptible ou non de l’action se confond avec l’appréciation de la fraude.

La société Kerala nature invoque les dispositions de l’article L. 712-6-1 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : « Si une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l’agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l’autorisation de son titulaire, ce dernier peut :

1° S’opposer à l’usage de la marque par son agent ou représentant ;

2° Demander la cession de la marque à son profit.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas si l’agent ou le représentant justifie sa démarche.

A moins que l’agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l’action du titulaire se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. »

Les dispositions de l’article L. 712-6-1 du code de la propriété intellectuelle ont été crées par ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015. Elles ne sont pas applicables à une demande de revendication d’une marque déposée avant son entrée en vigueur. Le fait que les dispositions de l’article L. 712-6-1 du code de la propriété intellectuelle soient entrées en vigueur avant l’assignation devant le tribunal judiciaire de Lille est indifférent à ce égard.

Cependant, la justification par le déposant de la marque faisant l’objet d’une revendication en application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle de l’autorisation du titulaire de la marque ou d’une justification de sa démarche serait exclusive de la mauvaise foi.

La société de droit indien [X] private limited créée le 08 juillet 1994 commercialise des produits d’hygiène fondés sur l’ayurveda. Elle exploite notamment la marque Medimix.

Avant le 25 octobre 2005, la marque Medimix, avait été déposée en Inde ; le 20 décembre 1967 pour les produits de classe 3 (marque semi-figurative) ; en Inde le 20 novembre 1989 pour les produits de classe 3 (marque verbale) ; en Malaisie le 29 juillet 1995 pour les produits de classe 3 (marque semi-figurative), en Inde le 18 septembre 1996 pour les produits de classe 29 (marque verbale), en Inde le 18 septembre 1996 pour les produits de la classe 5 (marque verbale), aux états-unis le 08 juillet 1999 pour les produits de la classe 3 ; en Inde le 22 janvier 2001 pour les produits de la classe 29 et en Malaisie le 28 juin 2002 pour les produits de la classe 5.

Suivant acte sous seing privé daté du 17 mars 2003, la société de droit indien Dorcas market makers LTD en qualité d’exportateur du savon Medimix et M. [S] [U] ont convenu que celui-ci serait l’unique importateur et distributeur de ce savon en France. Le contrat a été convenu pendant une durée de deux ans.

Suivant acte sous seing privé daté du 15 décembre 2004, la société de droit indien Dorcas market makers LTD en qualité d’exportateur des savons Medimix et d’autres produits cosmétiques et M. [U] [S] ont convenu que celui-ci serait l’unique importateur et distributeur de ces produits en France. Le contrat a été convenu pendant une durée de deux ans.

La société Lakshmi désormais dénommée Kerala Nature a été immatriculée le 1er février 2005. M. [U] [S] en était le gérant.

Par courrier recommandé daté du 07 mars 2005, la société Lakshmi s’est plainte auprès de la société Dorcas market makers de l’importation et de la commercialisation en France de savon Medimix par des entreprises tierces (sociétés Velan, Arabesk, VS.CO et M. [O] [R] [Z]) en violation de l’accord la liant à la société Dorcas market makers et lui a demandé de mettre fin à cette situation.

Elle lui a indiqué que dans le cas contraire elle serait «contrainte de déposer la marque MEDIMIX afin de d’empêcher toute nouvelle importation illégale. ».

La mention était ainsi rédigée en anglais : « In case you dont’ act diligently according to my présent claim, I will be obliged to register Medimix brand in France in order to prevent any further illegal import of this item. »

Après que par courrier électronique daté du 30 mars 2005, la société Kerala Nature a interrogé la société Dorca market markers sur son exclusivité et sur son inscription de la marque Medimix (« And about my exclusivity and registration of Medimix Brand »), par courrier électronique daté du 31 mars 2005, la société Dorcas Market Medimix a écrit «Nous sommes d’accord pour votre enregistrement de la marque MEDIMIX en France. » (« We agree for your registration of Medimix brand in France »)

La société Kerala nature a déposé la marque verbale française Medimix le 25 octobre 2005.

Par courriers datés du 29 mars 2006, la société Kerala nature, invoquant être titulaire de la marque Medimix a mis en demeure les sociétés Velan, VS CO et Arabesk et M. [O] [R] [Z] de cesser la commercialisation des produits Medimix.

Par courrier daté du 09 mai 2006, M. [K] [N] a demandé à la société Kerala nature de lui communiquer la copie de l’enregistrement de la marque Medimix qu’elle a enregistré en France.

Par courrier daté du 30 mai 2006, M. [K] a demandé le transfert de la marque au nom de [X] pharmaceuticals avec effet immédiat.

La société Dorcas market makers a conclu un accord avec M. [U] [S] en qualité de d’exportateurs de « Medimix ayurvedic/herbal bath soaps and other cosmetic items»

A l’époque des faits, la société Dorcas market makers et la société [X] étaient des sociétés distinctes. Elles ont fusionné postérieurement. Cependant la société Kerala nature justifie qu’à l’époque des faits les deux sociétés avaient les mêmes dirigeants [W] [X] et [J] [D] [B] et qu’elles avaient les mêmes actionnaires au moment de la fusion.

De plus, la société Kerala nature produit un document non daté émanant de la société [X] indiquant que Dorcas Market maker PVT LTD est le service pilote marketing de [X], une équipe entièrement dédiée à la commercialisation des marques [X] dans le monde entier. DMMPL a des équipes exclusives qui pourvoient aux divers besoins internationaux et institutionaux.

Il en résulte que la société Dorcas market maker était l’interlocuteur des importateurs des produits Medimix à l’étranger.

M. [E] émetteur du courrier électronique daté du 31 mars 2005, est le signataire de l’acte sous-seing privé du 17 mars 2003 pour le compte de la société Dorcas Market maker.

M. [U] [S] pouvait légitimement penser que M. [E] représentant la société Dorcas Market maker pouvait donner son accord à l’enregistrement de la marque Medimix en France.

La mention « In case you dont’ act diligently according to my présent claim, I will be obliged to register Medimix brand in France in order to prevent any further illegal import of this item. » manifestait l’intention de M. [S] d’enregistrer la marque Medimix en France sous son nom et non au nom de la société Dorcas ou de la société [X].

La société Kerala nature n’a procédé à l’enregistrement de la marque qu’après que la société Dorcas ait donné son accord à son enregistrement de la marque.

L’accord donné par la société Dorcas Market Maker était clair et n’était soumis à aucune condition.

En conséquence la société Kerala nature n’a pas enregistré la marque Medimix de mauvaise foi.

Dès lors que la société Dorcas Market Maker avait donné son accord à l’enregistrement de la marque par courrier électronique du 31 mars 2005, le fait que postérieurement à son dépôt, la société Kerala nature ait refusé de transférer la marque à la société [X] sans contrepartie ne suffit pas à établir la mauvaise foi de la société Kerala nature.

La marque française Medimix libre de tout problème de peau a été déposée le 03 juin 2008 alors que la société [X] avait demandé le transfert de la marque Medimix et assigner la société Kerala nature devant le tribunal de grande instance de Toulouse à cette fin.

Cependant, la société Kerala nature étant titulaire de la marque Medimix en France, le dépôt de la marque Medimix libre de tout problème de peau constituant un slogan relatif aux produits Medimix n’a pas été effectué de mauvaise foi.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables comme prescrites les actions en revendication des marques françaises Medimix et Medimix libre de tout problème de peau.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

III) Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de marque

Le société Kerala nature a formé appel du chef du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société [X] private limited pour agir en contrefaçon.

Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne demande pas à la cour d’appel de déclarer irrecevable l’action en contrefaçon de la société [X] private limited pour défaut de qualité.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

a) Sur la forclusion de l’action en contrefaçon

Aux termes des dispositions de l’art. L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure :

1e Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. (…) »

Les dispositions de l’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables au litige. En effet l’action formée par la société [X] ne constitue pas l’action en contrefaçon du titulaire d’une marque antérieure à l’encontre du titulaire d’une marque postérieure, la société [X] demandant le transfert de l’ensemble des marques déposées par la société Kerala et formant son action en contrefaçon en qualité de titulaire de ces marques.

En l’espèce, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en revendication de la marque de l’union européenne déposée le 26 juin 2016 et infirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en revendication de la marque française Medimix déposée le 25 octobre 2005.

Il appartiendra au tribunal statuant au fond de déterminer si le titulaire d’une marque de l’union européenne peut agir en contrefaçon à l’encontre du titulaire de la marque française déposée antérieurement.

b) Sur la prescription de l’action en contrefaçon

Aux termes des dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi 2019-486 du 22 mai 2019 : (…) L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

Aux termes des dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de  la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 : « (…) L’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans (…) »

Aux termes des dispositions de l’article L.716- dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-315 du 11 mars 2014: « (‘) L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans (…) ».

En application des dispositions de l’article 2222 du code civil : « La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. »

Il n’a pas été fait appel du chef du jugement ayant déclaré la société [X] private limited irrecevable à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au 05 juin 2015.

La société Kerala nature demande à la cour d’appel de déclarer irrecevable l’action en contrefaçon pour les faits commis avant le 22 mai 2019.

Les dispositions de l’article L. 716-5 dans sa rédaction antérieure à la loi 2019-486 du 22 mai 2019 ne fixaient pas le point de départ du délai de prescription.

L’action en contrefaçon exercée par la société [X] est fondée sur l’usage de la marque contrefaite par la société Kerala nature.

La société Kerala fait valoir que la société [X] connaissant l’usage de la marque Medimix par la société Kerala au moins depuis le 23 février 2008, l’action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date l’action de la société [X] est prescrite.

Cependant, chaque acte d’usage de la marque constitue un acte de contrefaçon distinct de telle sorte que même en application des dispositions de L. 716-5 dans sa rédaction antérieure à la loi 2019-486 du 22 mai 2019 seuls les actes commis plus cinq ans avant l’assignation en justice sont prescrits.

Il convient en conséquence de déclarer recevable comme non prescrite l’action en contrefaçon pour les actes commis postérieurement au 05 juin 2015.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

IV) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Kerala nature

La présente décision ne met pas fin à l’instance introduite par la société [X] private limited devant le tribunal judiciaire de Lille.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Kerala nature.

V) Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société [X] private limited

La société [X] n’a pas formé appel à l’encontre du chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire.

En revanche , la société [X] private limited soutient que l’appel est dilatoire et demande la condamnation de la société Kerala nature au paiement de dommages et intérêts.

Cette demande peut-être formée sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile.

La société [X] succombant partiellement à l’appel sera déboutée de sa demande à ce titre.

VI) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a réservé les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens.

Succombant partiellement à l’appel, la société [X] private limited sera condamnées aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros à la société Kerala nature sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré que la société Kerala Nature a déposé les marques suivantes en fraude des droits de la société [X] private limited : la marque française Medimix n° 05 3 388 168 ; la marque française Medimix libre de tout problème de peau n° 08 3 579 486, en conséquence, rejeté la fin de non-recevoir de la prescription de l’action en revendication de ces deux marques ;

-INFIRME le jugement de ces chefs ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-CONSTATE que la société [X] private limited peut exercer une action en revendication pour cause de mauvaise foi de la marque de l’union européenne Medimix n° 005033295 en application des dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;

-DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Kerala nature

-DÉBOUTE la société [X] private limited de sa demande tendant à voir dire que la société Kerala nature était de mauvaise foi lorsqu’elle a procédé aux dépôts des marques françaises « medimix » n° 05 3 338 168 et « Medimix libre de tout problème de peau » n° 08 3579 486 ;

-DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en revendication de la société [X] private limited de portant sur les marques françaises « Medimix » n° 05 3 338 168 et « Medimix libre de tout problème de peau » n°08 3579 486 ;

-REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Kerala nature ;

-DÉBOUTE la société [X] private limited de sa demande de dommages et intérêts pour comportement dilatoire ;

-CONDAMNE la société [X] private limited à payer à la société Kerala nature la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-DÉBOUTE la société [X] private limited de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE la société [X] private limited aux dépens d’appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille