22 novembre 2016
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/01470

Notification par L.R.A.R.RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016

(n° 224/2016, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01470

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Novembre 2015 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP15-2378

DÉCLARANTE AU RECOURS

SAS PLANET’MOD’EXPLOITATION

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 438 960 130, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son présent Monsieur [O] [F]

Elisant domicile au cabinet AMADIO PARLEANI GAZAGNES

Avocats à la cour – [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

Assistée de Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0156 substituant par Me Laurent PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

EN PRÉSENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par [M] [P], chargée de mission, munie d’un pouvoir spécial en date du 19 septembre 2016

APPELÉE EN CAUSE

SASU R.M.P.

Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

Réputé contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Nathalie AUROY, conseiller, pour Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier

***

Le 6 mars 2015, la société Planet’mod’exploitation a déposé la demande d’enregistrement n°15 4 162 538 portant sur le signe

pour distinguer notamment les services suivants :

‘Logiciels [programmes enregistrés]’; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]’; applications logicielles informatiques téléchargeables’; dispositifs de localisation et repérage par repérage universel’; systèmes de navigation par satellite’; logiciels pour systèmes de navigation par satellite’; instruments et appareils électroniques de positionnement, repérage et navigation’; logiciels à utiliser avec des systèmes de navigation par satellite ou GPS’; Vêtements, chaussures, chapellerie, vente en ligne sur Internet de vêtements, chaussures, chapellerie’; Publicité’; gestion des affaires commerciales’; administration commerciale’; travaux de bureau’; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers’; publication de textes publicitaires’; diffusion d’annonces publicitaires’; relations publiques’; services de vente au détail par voie électronique de parfums, de produits de beauté, de bougies, d’encens, de coutellerie, de fourchettes et cuillers, de lunettes (optique), de bijouterie et d’horlogerie, de malles et valises, de portefeuilles, de sacs à main, de sacs de voyage, de meubles, de miroirs, de cadres, de literie, de matelas, de linge de maison, de vêtements, de chaussures, de chapellerie, de sous-vêtements, de vaisselle, de vases, de casseroles, d’armoires réfrigérées pour le vin, d’articles érotiques, de tous outils, accessoires ou végétaux destinés au jardinage ou au bricolage, d’affichages, photos, de luminaire, d’appareils photographiques, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, de supports d’enregistrement magnétiques, numériques ou optiques, de disques acoustiques ou optiques, de logiciels, de périphériques d’ordinateurs, d’ordinateurs, de chaînes haute-fidélité, de baladeurs numériques, de téléviseurs, d’appareils électroménagers, de robots à usage domestique, de produits de l’imprimerie, d’articles de puériculture, d’articles de papeterie, de livres, de journaux, d’ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), d’ustensiles ou nécessaires de toilette, de fleurs artificielles, de fleurs naturelles, de plantes, d’arbres, d’arbustes, d’articles de mercerie, de jeux, de jouets, de décorations pour arbres de Noël, d’articles de sport, appareils de culture physique ou de gymnastique, de fruits et légumes conservés, séchés ou cuits, de gâteaux et de sucreries, de café, de thé, de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées, de vins et spiritueux, Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, coupons de réduction), Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et promotion des ventes (pour des tiers), informations et conseils commerciaux aux consommateurs’; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) et à des lettres d’information électroniques’; Conseils en organisation et direction des affaires’; Comptabilité’; Reproduction de documents’; Gestion de fichiers informatiques’; Organisation d’expositions, de salons, de foires commerciales, de forums, à buts commerciaux ou de publicité’; services d’information commerciale et de diffusion d’informations commerciales liées aux services précités’; Publicité en ligne sur un réseau informatique’; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication’; location d’espaces publicitaires’; Démonstration de produits’; Parrainage publicitaire’; sondage d’opinion’; services d’organisation, exploitation et supervision de programmes d’incitation’; traitement administratif des bons de réduction de fabricants’; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de remise’;Télécommunications’; Informations en matière de télécommunications’; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques’; Communications radiophoniques ou téléphoniques’; Services de radiotéléphonie mobile’; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux’; Fourniture de forums de discussion sur Internet’; Fournitures d’accès à des bases de données’; Services d’affichage électronique (télécommunications)’; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial’; Émissions radiophoniques ou télévisées’; Services de téléconférences’; Services de messagerie électronique’; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux’; Diffusion (transmission) de lettres d’information électroniques’;Production de films sur bandes vidéo’; Enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vidéo’; Services de photographie’; Organisation de concours (éducation ou divertissement)’; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique’; services de billetterie par voie électronique pour spectacles”.

Le 27 mai 2015, la société R.M.P. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale antérieure BE, déposée le 17 octobre 2008 et enregistrée sous le n°7317456, visant notamment les services suivants :

”visiophones, caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, dispositifs électroniques portatifs et leurs périphériques et en particulier casques audiovisuels, récepteurs de sons et d’images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques, non en rapport avec la production ou la reproduction de types de caractères ou de polices de caractères, traducteurs électroniques; Logiciels informatiques , Logiciels de jeux; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location de matériel publicitaire; diffusion d’annonces publicitaires; location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; offres de publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale et notamment par le biais d’Internet; travaux de bureau; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, services de conseils et d’informations commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale; comptabilité; reproduction de documents; relations publiques; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l’internet; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques; sondages d’opinion; organisation, exploitation et supervision de programmes de stimulation d’études de marché; programmes de fidélisation et de stimulation au rendement visant les fournisseurs d’informations liées aux études de marché; promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire; services de vente au détail et par correspondance et notamment par et sur l’internet de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (vêtements, articles de mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, accessoires pour les cheveux), de la maroquinerie et des bagages, de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette), de la puériculture (à savoir poussettes, porte-bébé, biberons, produits de protection contre les accidents), de l’alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools,) de l’aménagement d’intérieurs et d’extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration à savoir lampes, bibelots, meubles,), de l’électronique et de l’électroménager (produits informatiques et électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs MP3, assistants personnels, TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, robotique à savoir robots de cuisine, appareils électroménagers), des articles de sport, des jeux et jouets, de la papeterie; télécommunications; services de communications électroniques, radiophoniques, téléphoniques et par vidéographie interactive, et en particulier sur équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dépêches et de messages; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; émissions radiophoniques et télévisées; location de temps d’accès à un serveur de bases de données;; fourniture de forums de discussion sur l’internet; Services de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission; organisation de concours, organisation de spectacles;; production, montage de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte);; services de reportages photographiques’.

Par décision du 26 novembre 2015, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu l’opposition partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services pré-cités, à l’exclusion des ‘services de vente au détail par voie électronique de bougies, d’encens et d’horlogerie, d’articles érotiques, d’affichages, photos, de produits de l’imprimerie, de livres, de journaux, d’articles de mercerie’, et en conséquence, rejeté pour partie la demande d’enregistrement en relevant que les produits et services en cause étaient pour certains identiques et similaires et que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure.

Par déclaration du16 décembre 2015, la société Planet’mod’exploitation a formé un recours en annulation de cette décision.

Vu son mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé le 16 décembre 2015 et ses autres mémoires déposés les 15 septembre et 8 octobre 2016,

Vu l’absence de mémoire en défense de la société R.M.P., laquelle, dûment convoquée à l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2016, n’a pas comparu,

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI envoyées les 20 juillet et 30 septembre 2016,

Le ministère public a été entendu en ses observations orales.

SUR CE, LA COUR,

– Sur la comparaison des produits et services :

Considérant que la décision du directeur général de l’INPI n’est pas remise en cause en ce qu’elle retient que les produits et services de la demande d’enregistrement objet de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ;

– Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Considérant que, visuellement, si les deux signes ont en commun le terme ‘BE’, ils se distinguent nettement par leur présentation, ce terme de deux lettres étant présenté seul, en majuscules, dans la marque antérieure, alors qu’il est associé, sans espace, aux termes ‘shopping.fr’ dans la marque contestée, seul sa première lettre étant en majuscules, les onze autres lettres du signe étant en minuscules ;

Que, phonétiquement, les signes n’ont en commun que leur sonorité d’attaque ‘BI’ (‘BE’ se prononçant usuellement à l’anglaise), qui constitue la seule sonorité de la marque antérieure, rythmée sur un temps, alors que la marque contestée, rythmée sur huit temps (bi/sho/ping/point/f/r), présente une sonorité finale très différente ;

Que, conceptuellement, le terme ‘BE’constitue l’impératif du verbe ‘to be’ (‘être’ en anglais) ; qu’isolé, dans la marque antérieure, il ne sera pas nécessairement traduit et s’il l’est, il sera compris comme une pure injonction existentielle, sans autre évocation ; qu’accompagné de façon inhabituelle du verbe en -ing ‘shopping’, dans la marque contestée, l’expression sera perçue comme une invitation au shopping, à la manière d’une attitude à adopter, les termes ‘be’ et ‘shopping’ étant d’égale importance et tirant leur pouvoir distinctif de leur association ; qu’à cet égard, il doit être relevé que la définition du terme ‘shopping’ dans le dictionnaire Le Petit Larousse, auquel se réfère le directeur général de l’INPI, ne se limite pas à ‘faire des achats’ et comprend l”action d’aller dans les magasins pour regarder les étalages et faire des achats’; que, pris isolément, il n’est donc pas dépourvu de tout arbitraire à l’égard des produits et services visés à l’enregistrement ; que la terminaison par l’extension de nom de domaine ‘.fr’ renvoie ici implicitement à un service en ligne ;

Que si l’identité ou la similarité des services en cause peut compenser la faible similitude entre les signes, encore faut-il que cette similitude soit suffisante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où l’impression d’ensemble diffère sur tous les plans ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le signe contesté ne saurait constituer l’imitation de la marque antérieure ni laisser penser au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, même pour des produits et services identiques ou similaires, qu’elle pourrait en être une déclinaison ou que les produits et services pourraient avoir une origine commune ou provenir d’entreprises économiquement liées ;

Qu’en l’absence de risque de confusion, le recours en annulation doit en conséquence, être accueilli et la décision attaquée sera annulée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 26 novembre 2016 qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition 15-2378,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Planet’mod’exploitation à ce titre,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de

l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de

réception.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER