Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 10 MARS 2023

(n°34, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/06048 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDMYO

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°19/15169

APPELANTE

Société ALV GmbH & Co.KG, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 1]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090

Assistée de Me Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1928

INTIMEE

Société NEXSTGO COMPANY LIMITED, société de droit hongkongais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

Room 1602

16/F

Enterprise Square II

[Adresse 5]

[Adresse 4]

HONG KONG

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151

Assistée de Me Géraldine ARBANT plaidant pour l’AARPI BIRD & BIRD, avocate au barreau de PARIS, toque R 255

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société AVIRA Holding GmbH & Co. KG, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 1]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090

Assistée de Me Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1928

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 4 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Vu l’appel interjeté le 30 mars 2021 par la société ALV Gmbh & Co KG.

Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société Avira Holding Gmbh & Co KG notifiées par voie électronique le 26 août 2021.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er août 2022 par les sociétés ALV Gmbh & Co KG et Avira Holding Gmbh & Co KG, appelante et intervenante volontaire,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022 par la société Nexstgo Company Limited, intimée,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société ALV Gmbh & Co KG (ALV) se présente comme l’un des leaders mondiaux de la sécurité informatique.

Elle a déposé les marques suivantes :

– la marque de l’Union européenne

n°018002248 déposée le 19 décembre 2018 dans les classes 9, 38, 41, 42 et 45 pour désigner notamment les produits suivants :

« Logiciel ; Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Interfaces [informatique] ; Contenu enregistré ; Logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données ; Logiciels de communication; Logiciels antivirus; Logiciels pour la création de pare-feu ; Logiciels programmes enregistrés] ; Logiciels d’autorisation d’accès aux bases de données ; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques ; Logiciels d’applications informatiques ; Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables ; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Programmes de systèmes d’exploitation de réseau ; Programmes informatiques utilitaires [programmes effectuant la maintenance informatique] ; Logiciels pare-feu pour ordinateurs ; Logiciels d’authentification ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Logiciels de sécurité; Programmes pour smartphones ; Programmes pour ordinateurs ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Logiciels applicatifs pour services d’infonuagique ; Logiciels d’infonuagique ; Programmes de traitement de données enregistrés sur des supports de données lisibles par une machine ; Logiciel de surveillance de réseaux en nuage ; Programmes d’ordinateurs enregistrés ; Micrologiciel ; Données enregistrées de manière électronique ; Logiciels pour la détection de menaces envers des réseaux informatiques » [classe 9].

– la marque de l’Union européenne

n°018002243 déposée le 19 décembre 2018 dans les classes 9, 38, 41, 42 et 45 pour désigner notamment les produits suivants :

« Logiciel ; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Interfaces [informatique]; Contenu enregistré ; Logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données ; Logiciels de communication ; Logiciels antivirus ; Logiciels pour la création de pare-feu ; Logiciels [programmes enregistrés] ; Logiciels d’autorisation d’accès aux bases de données ; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques ; Logiciels d’applications informatiques ; Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables ; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; Programmes de systèmes d’exploitation de réseau ; Programmes informatiques utilitaires [programmes effectuant la maintenance informatique] ; Logiciels pare-feu pour ordinateurs ; Logiciels d’authentification ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Logiciels de sécurité ; Programmes pour smartphones ; Programmes pour ordinateurs ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Logiciels applicatifs pour services d’infonuagique ; Logiciels d’infonuagique ; Programmes de traitement de données enregistrés sur des supports de données lisibles par une machine ; Logiciel de surveillance de réseaux en nuage ; Programmes d’ordinateurs enregistrés ; Micrologiciel ; Données enregistrées de manière électronique ; Logiciels pour la détection de menaces envers des réseaux informatiques » [classe 9].

Ces marques ont été cédées à la société Avira Holding GmbH & Co. KG, le 2 juillet 2021, cessions inscrites au registre de l’EUIPO le 13 juillet 2021.

La société Nexstgo Company Limited (Nexstgo) se présente comme une société de droit hongkongais spécialisée notamment dans la fabrication et la vente d’ordinateurs de bureau.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

– la marque française verbale AVITA n°4516511 déposée le 17 janvier 2019 et enregistrée le 25 octobre 2019,

– la marque française figurative

n°4516520 déposée le 17 janvier 2019 et enregistrée le 25 octobre 2019.

Ces deux marques ont été enregistrées pour désigner en classe 9 les produits suivants : « Ordinateurs personnels ; ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables ; tablettes électroniques ; ordinateurs portables détachables, ordinateurs portables convertibles ; écrans d’ordinateurs ; ordinateurs personnels tout-en-un ; matériel informatique de stockage en réseau [NAS] ; ordiphones (smartphones) ; montres intelligentes ; haut-parleurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; composants et pièces pour tous les produits susmentionnés ».

Les oppositions formées à l’enregistrement de ces deux marques françaises par M. [Y] [B], fondateur de la société ALV, sur le fondement de la marque internationale « AVIRA » n°846194 désignant notamment la France, ont été déclarées irrecevables par deux décisions du 13 août 2019, du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

C’est dans ces circonstances que la société ALV a par acte en date du 12 décembre 2019, fait assigner la société Nexstgo devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité des marques françaises AVITA précitées sur le fondement des marques de l’Union européenne AVIRA n°018002248 et n°018002243.

Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a’:

– débouté la société ALV de sa demande en nullité des marques françaises n° 4516511 et n° 4516520;

– condamné la société ALV à verser à la société NEXSTGO la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné la société ALV aux dépens.

Les marques de l’Union européenne AVIRA n°018002248 et n°018002243 ayant été cédées à la société Avira Holding (Avira), celle-ci est intervenue volontairement à l’instance d’appel par conclusions en date du 26 août 2021.

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés ALV et Avira demandent à la cour de’:

– donner acte à la société Avira Holding GmbH & Co. KG de son intervention volontaire ;

– infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :

– débouté la société ALV GmbH & Co. KG de sa demande en nullité des marques françaises n° 4516511 et n° 4516520 ;

– débouté la société ALV GmbH & Co. KG de ses demandes tendant à voir ordonner la transmission de la décision à intervenir, une fois définitive, à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier ou à l’initiative de la partie la plus diligente et à voir condamner la société Nexstgo au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

– condamné la société ALV GmbH & Co. KG à verser à la société Nexstgo la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné la société ALV GmbH & Co. KG aux dépens.

Statuant à nouveau :

– prononcer la nullité des marques françaises « AVITA » n°4516511 et n°4516520 pour tous les produits qu’elles visent ;

– ordonner la transmission de la décision à intervenir, une fois définitive, à l’INPI pour inscription au registre national des marques sur réquisition du greffier ou à l’initiative de la partie la plus diligente;

– débouter la société Nexstgo de ses demandes ;

– condamner la société Nexstgo au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Nexstgo aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions, la société Nexstgo demande à la cour de’:

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :

– débouté la société ALV GmbH & Co KG de sa demande en nullité de la marque française AVITA n°4516511 ;

– débouté la société ALV GmbH & Co KG de sa demande en nullité de la marque française n°4516520 ;

– condamné la société ALV GmbH & Co KG à verser à la société Nexstgo Company Limited la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société ALV GmbH & Co KG aux dépens ;

Y ajoutant

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires de la société ALV GmbH & Co KG et de la société AVIRA Holding GmbH & Co. KG’;

– condamner la société ALV GmbH & Co KG et la société AVIRA Holding GmbH & Co. KG à verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

– condamner la société ALV GmbH & Co KG et la société AVIRA Holding GmbH & Co. KG aux entiers dépens d’appel dont en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction.

A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’intervention volontaire de la société Avira Holding Gmbh à la présente instance n’est pas discutée par la société Nexstgo. Il lui sera en conséquence donné acte de son intervention volontaire.

Les sociétés ALV et Avira critiquent le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu de similarité entre les produits en présence, programmes d’ordinateurs, d’une part, et ordinateurs et leurs périphériques, d’autre part, qui sont pourtant étroitement complémentaires, ni de similitude entre les signes, alors que l’élément verbal AVIRA des marques semi-figuratives antérieures est très fortement distinctif et a un impact visuel prépondérant, comme le terme AVITA des marques contestées, ces deux éléments présentant de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, la marque AVIRA jouissant en outre d’un degré de connaissance particulièrement élevé dans le domaine informatique. Elles en déduisent que l’impression d’ensemble des signes en cause et la similarité des produits en présence génèrent dans l’esprit du public pertinent un risque de confusion ou d’association entre les marques en cause prises dans leur ensemble, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune, ce d’autant que la marque antérieure AVIRA bénéficie d’une notoriété.

La société Nexstgo, suivie par le tribunal, relève la présence de l’élément figuratif dans les marques antérieures qui est aussi prédominant que l’élément verbal, le graphisme de la marque postérieure

ainsi que la différence des produits en présence qui ne sont en principe pas fournis par les mêmes entreprises, pour conclure à l’absence de risque de confusion entre les marques en présence.

Sur la comparaison des produits

Les deux marques semi figuratives antérieures AVIRA dont la société Avira est désormais titulaire, sont notamment enregistrées pour désigner les produits suivants’: « Logiciel; Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Interfaces [informatique] ; Contenu enregistré; Logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données ; Logiciels de communication ; Logiciels antivirus ; Logiciels pour la création de pare-feu ; Logiciels programmes enregistrés] ; Logiciels d’autorisation d’accès aux bases de données ; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités informatiques ; Logiciels d’applications informatiques ; Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables ; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles ; Programmes de systèmes d’exploitation de réseau ; Programmes informatiques utilitaires [programmes effectuant la maintenance informatique] ; Logiciels pare-feu pour ordinateurs ; Logiciels d’authentification ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Logiciels de sécurité ; Programmes pour smartphones ; Programmes pour ordinateurs ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Logiciels applicatifs pour services d’infonuagique ; Logiciels d’infonuagique ; Programmes de traitement de données enregistrés sur des supports de données lisibles par une machine ; Logiciel de surveillance de réseaux en nuage ; Programmes d’ordinateurs enregistrés ; Micrologiciel ; Données enregistrées de manière électronique ; Logiciels pour la détection de menaces envers des réseaux informatiques ».

Les deux marques françaises verbales et figuratives AVITA déposées par la société Nexstgo désignent les produits suivants’: « Ordinateurs personnels ; ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables ; tablettes électroniques ; ordinateurs portables détachables, ordinateurs portables convertibles ; écrans d’ordinateurs ; ordinateurs personnels tout-en-un ; matériel informatique de stockage en réseau [NAS] ; ordiphones (smartphones) ; montres intelligentes ; haut-parleurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; composants et pièces pour tous les produits susmentionnés ».

Ainsi que le font justement valoir les sociétés ALV et Avira, les produits en présence que sont les logiciels ou programmes informatiques divers désignés dans les marques antérieures servent à faire fonctionner les ordinateurs ou appareils connectés revendiqués dans les marques arguées de nullité, contribuent donc à la même fonction qu’est l’utilisation d’un système informatique, sont destinés aux mêmes utilisateurs, les ordinateurs ou appareils connectés ne pouvant être utilisés sans une installation préalable de logiciels, qui leur sont indispensables, ces produits étroitement complémentaires étant en outre distribués dans les mêmes points de vente, étant relevé avec les appelantes que de nombreux fabricants d’ordinateurs commercialisent leurs produits munis de logiciels préinstallés.

Aussi, la société Nexstgo ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que les produits en conflit ne sont pas fournis par les mêmes entités.

En conséquence, malgré la différence de nature entre ces produits, arguée par la société Nexstgo, ceux-ci doivent être considérés comme similaires en raison de destination identique et de leur complémentarité étroite et nécessaire, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune.

Sur la comparaison des signes

Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, les marques antérieures opposées par les sociétés ALV et Avira sont’constituées des signes complexes’:

pour la marque de l’Union européenne n°018002248 et,

pour la marque de l’Union européenne n°018002243.

Les marques arguées de nullité sont constituées quant à elles du signe verbal AVITA pour la marque française n°4516511 et du signe figuratif

s’agissant de la marque française n°4516520.

Les signes en présence n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Les signes comportent chacun une dénomination, AVIRA pour les marques antérieures et AVITA pour les marques contestées, ayant en commun les lettres A, V, I et A placées dans le même ordre. Il sera relevé avec les sociétés appelantes que le signe figuratif

sera lu par le public comme AVITA ce malgré les lettres stylisées utilisées, la société Nexstgo n’invoquant pas utilement que la première et dernière lettre sera perçue comme un chevron et non comme un A sans barre, ces représentations stylisées de la lettre A étant en effet placées en début et en fin de mot et seront en conséquence perçues par le public, non comme des signes purement figuratifs, mais comme des lettres qu’il prononcera.

Visuellement les signes, verbal ou complexe, ‘AVITA’ ont en commun avec les marques antérieures AVIRA, d’être composés d’une dénomination de longueur identique ayant en commun les lettres A, V, I et A placées dans le même ordre, seule l’avant dernière lettre R des marques opposées étant remplacée par la lettre T dans les marques contestées, les lettres étant légèrement stylisées pour la marque critiquée n°4516520. Les marques antérieures comportent en outre un élément figuratif constitué d’un parapluie dessiné de manière épurée par un trait blanc dans un carré rouge. Néanmoins, contrairement à ce que soutient la société Nexstgo suivie en cela par le tribunal, ce logo qui est placé selon les marques antérieures, à gauche ou au-dessus de l’élément verbal AVIRA, ne fait pas perdre à ce dernier son caractère arbitraire et dominant, le public retenant principalement l’élément verbal qui pourra seul être prononcé. De même, contrairement à ce que soutient la société Nexstgo, la dénomination AVIRA est arbitraire au regard des produits logiciels visés par l’enregistrement, aucune évocation particulière telle celle d’un logiciel anti-virus n’étant caractérisée.

Phonétiquement, ces signes ont en commun trois syllabes, les deux premières étant identiques, et le même son final A, la différence liée à la lettre T remplaçant la lettre R étant peu perceptible.

Conceptuellement, aucune signification ne peut être attribuée à la dénomination AVIRA comme le soutient à tort la société Nexstgo, l’évocation pour le consommateur du terme virus étant peu probable. La dénomination AVIRA sera donc perçue comme un terme de fantaisie comme l’élément AVITA.

Le public pertinent à prendre en considération est le consommateur d’attention moyenne à peu élevée, s’agissant d’acquérir des produits de consommation courantes que sont les ordinateurs, leurs périphériques et les logiciels.

Il résulte de ce qui précède que les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, celui-ci même avec une attention qui peut être supérieure à la moyenne s’agissant de certains produits informatiques, étant susceptible de rattacher les marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, ce d’autant que les signes sont utilisés pour désigner des produits étroitement complémentaires.

Les marques françaises AVITA n°4516511 et

n°4516520 portant atteinte aux marques de l’Union européenne AVIRA n°018002248 et n°018002243 dont la société Avira est titulaire, seront annulées.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

L’équité commande de condamner la société Nexstgo à payer aux sociétés ALV et Avira une indemnité totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante, la société Nexstgo supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société Avira Holding Gmbh & Co. KG de son intervention volontaire à la procédure,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Annule les marques françaises AVITA n°4516511 et

n°4516520 dont la société Nexstgo Company Limited est titulaire pour l’ensemble des produits désignés aux enregistrements,

Dit que la présente décision une fois devenue irrévocable sera inscrite au registre national des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle à la demande de la partie la plus diligente,

Condamne la société Nexstgo Company Limited à payer aux sociétés ALV Gmbh & Co. KG et Avira Holding Gmbh & Co. KG la somme totale de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Nexstgo Company Limited aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente