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Les conditions de la forclusion par tolérance
La forclusion sanctionne la tolérance en connaissance de cause par le propriétaire de la marque antérieure de l’usage de la marque arguée de contrefaçon.
Selon les dispositions de l’article L. 716-5, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la présente espèce, est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré.
21 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/15079
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
(n°72, 37 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/15079 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEHNO
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°19/00323
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. NORD’WAYS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Romans sous le numéro 309 978 120
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Armelle GROLEE plaidant pour l’AARPI DE FACTO, avocate au barreau de LYON, toque T 1258
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. FRANCE TEXTILE PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Toulouse sous le numéro B 392 813 242
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Nicolas WEISSENBACHER plaidant pour la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, case 494
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 26 février 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2021 par la société Nord’ways.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 par la société Nord’ways, appelante et intimée incidente.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 par la société France Textile Production (FTP), intimée et appelante incidente.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023.
Vu la note en délibéré de la société Nord’ways remise au greffe et notifiée par voie électronique le 22 février 2023 et celle de la société France Textile Production remise au greffe et notifiée par voie électronique le 28 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La S.A.S. Nord’ways se présente comme une société familiale spécialisée dans le chaussant professionnel et de sécurité, revendiquant un savoir-faire lui permettant de proposer sous le nom commercial « Nord’ways » des produits haut de gamme esthétiques et confortables dans ce domaine. Elle indique disposer d’un réseau de plus de 700 distributeurs en Europe.
Elle exploite un site internet marchand sous le nom de domaine « nordways.fr » réservé depuis le 9 mai 2007, et est notamment titulaire des marques suivantes :
– la marque semi-figurative française n°97 666 226
déposée le 24 février 1977 et renouvelée depuis lors pour désigner en classes 9 et 25, les «’chaussures – bottes – sabots ou autres articles chaussants pour homme et femme, dits de travail ou à usage professionnel, avec ou sans embout de sécurité, antistatique ou non »’;
– la marque semi-figurative française n°3 693 457
déposée le 23 novembre 2009 et régulièrement renouvelée, pour désigner en classes 9, 10 et 25, les « appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs, logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d’ordinateurs, batteries électriques, détecteurs, fils électriques, relais électriques, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes, appareils pour le diagnostic non à usage médical, cartes à mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage »’; « bas pour les varices, vêtements spéciaux pour salles d’opération, appareils de massage, appareils pour massages esthétiques, mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques «’; « vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements »’;
– la marque verbale française « Nordways » n°4’243 607 déposée le 26 janvier 2016 pour désigner des « vêtements et chaussures de protection » en classe 9, des « chaussures orthopédiques » en classe 10 et des «’chaussures de sport, travail et loisirs’» en classe 25′;
– la marque verbale internationale « NORDWAYS » désignant notamment l’Union européenne n°1327575, enregistrée le 20 mai 2016 pour désigner des produits relevant des classes 9, 10 et 25′;
– la marque figurative de l’Union européenne n°17984127
déposée le 13 novembre 2018 pour désigner des produits relevant des classes 9, 10 et 25.
La société Nord’ways expose avoir découvert dans le courant de l’année 2015 à l’occasion du salon Preventica se tenant à [Localité 6], que des vêtements et accessoires de travail et de pluie pour professionnels étaient commercialisés sous la marque «’North Ways’» et que cette dénomination faisait l’objet d’enregistrements de marques française et de l’Union européenne suivantes :
– la marque semi-figurative française n°10 3’709’382
déposée le 1er février 2010 pour désigner des produits et services relevant des classes 18, 25 et 28′;
– les marques de l’Union européenne verbale «’North Ways’» et semi-figurative
déposées le 13 mars 2014 et enregistrées respectivement sous les n°12690831 et n°12692653 pour désigner notamment des « vêtements de travail, chaussures et bottes de protection » en classes 9 et 25, et des « sacs, maroquinerie » en classe 18.
Estimant que ces agissements portaient atteinte à ses droits de propriété industrielle, la société Nord’ways a par lettre du 16 juillet 2015 mis en demeure à la société France Textile Production (FTP) de cesser l’exploitation du signe en cause en tant que marque, enseigne, nom commercial ou dénomination sociale dans le domaine des vêtements et chaussures ainsi que de renoncer à ses droits sur les enregistrements de marque n°10 3 709’382 auprès de l’INPI pour les produits relevant de la classe 25, et n° 12692653 et n° 12690831 auprès de l’EUIPO pour les produits relevant des classes 9, 25, 35 et 45.
La société FTP ayant répondu par la négative par lettre du 14 septembre 2015, la société Nord’ways l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris par acte en date du 4 janvier 2019 sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de marques et à la concurrence déloyale.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel qui a’:
– écarté la fin de non-recevoir opposée à l’action en déchéance des droits de la société Nord’ways sur les marques semi-figuratives françaises n°97’666 226 et n°3’693 457,
– prononcé la déchéance totale des droits de la société Nord’ways sur la marque semi-figurative française n°97’666 226 pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement et ce, à compter du 15 août 2002,
– prononcé la déchéance partielle des droits de la société Nord’ways sur la marque semi-figurative française n°3’693 457, sur l’ensemble des produits visés à son enregistrement à l’exclusion des « chaussures, chaussons » en classe 25 et les « chaussures orthopédiques » en classe 10 et ce, à compter du 1er mai 2015,
– débouté pour le surplus des demandes formées au titre de la déchéance,
– débouté la société Nord’ways de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques n°97’666 226 et n° 3’693 457,
– débouté la société FTP de ses demandes en contrefaçon fondée sur les marques française n°3703982, UE n°12692653 et UE n°12690831,
– débouté la société FTP de sa demande en nullité de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°17984127,
– dit qu’en déposant à titre de marque le signe «’North Ways’» et en exploitant le nom de domaine « north-ways.com » pour désigner et commercialiser des chaussures et bottes de protection et chaussures destinées à un usage professionnel, la société FTP a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Nord’ways sur sa dénomination sociale et a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
– se déclare incompétent pour statuer sur la demande en nullité de la marque de l’Union européenne «’North Ways’» n°12690831 notamment pour les produits suivants : « chaussures et bottes de protection », « chaussures et bottes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu » en classe 9,
– fait interdiction à la société FTP de faire usage du signe verbal « North Ways » en tant que marque, nom commercial et nom de domaine, pour commercialiser des chaussures et bottes de protection ou chaussures destinées spécifiquement à un usage professionnel,
– condamné la société FTP à verser à la société Nord’ways une somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
– débouté la société FTP de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
– rejeté la demande de publication,
– condamné la société FTP à payer à la société Nord’ways une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société FTP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent inclure les frais de constat qui n’ont pas été autorisés judiciairement,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Depuis le jugement, la société Nord’ways s’est rapprochée dans le courant de l’été 2022 du groupe JLF, une PME à capital familial spécialisée dans l’environnement du pied et du chaussant.
La société Nord’ways a relevé appel principal de cette décision s’agissant des dispositions lui faisant grief au titre de la déchéance des marques dont elle est titulaire, de la contrefaçon de marques ainsi que sur le montant des condamnations en réparation des actes de concurrence déloyale. La société FTP a quant à elle formé appel incident sur les dispositions lui faisant grief.
La société Nord’ways demande à la cour de :
– dire et juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2021,
– infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
– «’écarté la fin de non-recevoir opposée à l’action en déchéance des droits de la société Nord’ways sur les marques semi-figuratives françaises n°97666226 et n°3693457’»,
– «’prononcé la déchéance totale des droits de la société Nord’ways sur la marque semi-figurative française n°97666226 pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement et ce, à compter du 15 août 2002’»,
– «’prononcé la déchéance partielle des droits de la société Nord’ways sur la marque semi-figurative française n°3693457, sur l’ensemble des produits visés à son enregistrement à l’exclusion des « chaussures, chaussons » en classe 25 et les « chaussures orthopédiques » en classe 10 et ce, à compter du 1er mai 2015’»,
– débouté la société Nord’ways de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques n°97666226 et n°09/3693457’»,
– «’dit qu’en déposant à titre de marque le signe North Ways et en exploitant le nom de domaine « north-ways.com » pour désigner et commercialiser des chaussures et bottes de protection et chaussures destinées à un usage professionnel, la société FTP a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Nord’ways sur sa dénomination sociale et a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice’», alors que le premier juge aurait également dû dire que la société FTP a encore commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice plus généralement en déposant à titre de marque et en exploitant à titre de marque, de nom commercial et de nom de domaine le signe verbal « North Ways » seul comme des signes composés en partie de ce dernier, seul ou associé à des éléments figuratifs pour désigner également des vêtements et autres produits s’inscrivant dans une activité de fourniture d’équipements de protection individuelle et d’habillement à destination d’un public professionnel,
– «’fait interdiction à la société FTP de faire usage du signe verbal « North Ways » en tant que marque, nom commercial et nom de domaine, pour commercialiser des chaussures et bottes de protection ou chaussures destinées spécifiquement à un usage professionnel’», alors que, compte tenu de son comportement, le premier juge aurait également dû faire défense à la société FTP d’utiliser la dénomination North Ways ou toute autre dénomination composée de cette dénomination, seule ou associée à des éléments figuratifs pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, dans le cadre plus général de son activité de fourniture d’équipements de protection individuelle et d’habillement à destination d’un public professionnel,
– «’condamné la société FTP à verser à la société Nord’ways une somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre’»,
– «’rejeté la demande de publication’»,
– infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté totalement ou partiellement la société Nord’ways de ses demandes tendant à voir :
– « dire et juger que la société FTP a commis des actes de contrefaçon des marques françaises Nord Ways n° 97 666 226 et n° 3 693 457 ainsi que des actes de concurrence déloyale,
– débouter la société FTP de ses demandes reconventionnelles,
– faire défense à la société FTP d’utiliser la dénomination North Ways ou toute autre dénomination similaire, pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux revendiqués sous les marques françaises «’Nord Ways’» n°97 666 226 et n°3 693 457 et/ou à l’activité exercée sous le signe « Nord Ways » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,
– prononcer la nullité de la marque française «’North Ways NW’» n° 3 709 382 pour les produits de la classe 25 suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements »,
– prononcer la nullité de la marque de l’Union européenne «’N North Ways W’» n°12692653 pour les produits et services des classes 9, 25, 35 et 45 suivants : «vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures et bottes de protection, vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures et bottes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, gants de soudage, lunettes de protection, casques de protection, masques respiratoires, appareils pour la protection des oreilles, lunettes (optique) et articles de lunetterie, lunettes de sport pour ski, natation, plongée, cyclisme, patinage et motocyclisme, genouillères pour ouvriers, vêtements, vêtements de travail, vêtements de pluie, vêtements de loisir, combinaisons, tabliers, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants de travail, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants de pluie, regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de vêtements de pluie et de protection, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur internet », «’location de vêtements de pluie et de protection »,
– prononcer la nullité de la marque de l’Union européenne «’North Ways’» n° 12690831 pour les produits et services des classes 9, 25, 35 et 45 suivants : « vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures et bottes de protection, vêtements de travail, combinaisons, costumes, tabliers (vêtements), gants, masques, chaussures et bottes de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, gants de soudage, lunettes de protection, casques de protection, masques respiratoires, appareils pour la protection des oreilles, lunettes (optique) et articles de lunetterie, lunettes de sport pour ski, natation, plongée, cyclisme, patinage et motocyclisme, genouillères pour ouvriers, vêtements, vêtements de travail, vêtements de pluie, vêtements de loisir, combinaisons, tabliers, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants de travail, combinaisons, manteaux, vestes, parkas, blousons, pulls, polaires, soft shells, gilets, gilets sans manche, chemises, surchemises, tee-shirts, pantalons, bermudas, shorts, chaussures, bottes, chaussettes, bonnets, cagoules, calottes, casquettes, bobs et gants de pluie, regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) de vêtements de pluie et de protection, permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail et sur internet, location de vêtements de pluie et de protection »,
– condamner la société FTP à procéder aux formalités de retrait desdites marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et de l’Office de l’Union européenne pour la protection de la propriété intellectuelle, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
– dire et juger qu’à défaut pour la société FTP d’avoir procédé aux retraits dans les délais impartis, la société Nord’ways sera habilitée à demander à l’Institut national de la propriété industrielle et à l’Office de l’Union européenne pour la protection de la propriété intellectuelle de procéder à la radiation desdites marques et ce, aux frais de la société FTP,
– ordonner la transcription du jugement à intervenir sur le registre national des marques et sur le registre des marques de l’Union européenne, sur réquisition de M. le greffier en chef du tribunal,
– donner injonction à la société FTP de procéder, à ses frais, aux formalités de radiation du nom de domaine north-ways.com sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
– dire et juger que le tribunal se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société FTP à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques commis à leur encontre,
– condamner la société FTP à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre,
– ordonner la publication du jugement à intervenir, par extrait, dans cinq revues de son choix et aux frais de la société FTP à concurrence de 5 000 euros hors taxe par insertion.’»,
– confirmer ledit jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
– débouter la société FTP de ses demandes reconventionnelles en déchéance de ses droits sur les marques françaises Nord Ways n° 97 666 226 et n° 3 693 457,
– dire que la société FTP a commis des actes de contrefaçon des marques françaises Nord Ways n°97 666 226 et n° 3 693 457,
En conséquence,
– faire défense à la société FTP d’utiliser la dénomination «’North Ways’» ou toute autre dénomination composée de cette dénomination, seule ou associée à des éléments figuratifs pour quelque motif que ce soit et quelque titre que ce soit, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux revendiqués sous les marques françaises «’Nord Ways’» n° 97 666 226 et n° 3 693 457 et/ou à l’activité de fourniture d’équipements de protection individuelle et d’habillement à destination d’un public professionnel exercée sous le signe « Nord Ways » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine, sous astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée dès signification de l’arrêt à intervenir,
– prononcer la nullité de la marque française «’North Ways NW’» n° 3 709 382 pour les produits de la classe 25 suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements »,
– condamner la société FTP à procéder aux formalités de retrait de ladite marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
– dire et juger qu’à défaut pour la société FTP d’avoir procédé au retrait dans le délai imparti, la société Nord’ways sera habilitée à demander à l’Institut national de la propriété industrielle de procéder à la radiation de ladite marque et ce, aux frais de la société FTP,
– ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir sur le registre national des marques, sur réquisition de M. le greffier en chef du tribunal,
– donner injonction à la société FTP de procéder, à ses frais, aux formalités de radiation du nom de domaine north-ways.com sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
– dire et juger que la cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société FTP à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque française «’Nord Ways’» n° 97 666 226,
– condamner la société FTP à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque française «’Nord Ways’» n° 3 693 457,
– condamner la société FTP à lui verser la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extrait, dans cinq revues de son choix et aux frais de la société FTP à concurrence de 5 000 euros hors taxe par insertion,
Dans tous les cas,
– débouter la société FTP de toutes ses demandes,
– condamner la société FTP à lui payer, au titre de la procédure d’appel, la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société FTP à lui rembourser l’intégralité des frais et honoraires du constat effectué le 27 décembre 2018 par Me [T] [G], huissier de justice,
– condamner la société FTP aux entiers dépens de l’instance, au profit de Me Matthieu Boccon Gibod sur son affirmation de droit.
La société France Textile Production demande à la cour de :
– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
Sur l’action en contrefaçon de marques,
Sur la déchéance des marques invoquées comme prétendument contrefaites,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– « prononcé la déchéance totale des droits de la société Nord’ways sur la marque semi-figurative française n°97’666 226 pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement et ce, à compter du 15 août 2002 »,
Aux motifs que :
– la demande en déchéance de la société FTP à l’encontre de la marque semi-figurative française
n°97666226 est recevable,
– la marque semi-figurative française
n°97666226 n’a jamais été exploitée telle que déposée et enregistrée,
– subsidiairement et en tout état de cause, la marque semi-figurative française
n°97’666 226 n’a jamais été exploitée pour les produits « chaussures, bottes, sabots ou autres articles chaussants pour homme et femme, dits de travail ou à usage professionnel avec ou sans embout de sécurité antistatique ou non », en classe 25, et « chaussures, bottes », en classe 9, visés par l’enregistrement,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– « prononcé la déchéance partielle des droits de la société Nord’ways sur la marque semi-figurative française n°3’693 457, sur l’ensemble des produits visés à son enregistrement à l’exclusion des « chaussures, chaussons » en classe 25 et les «chaussures orthopédiques » en classe 10 et ce, à compter du 1er mai 2015 »,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– « débouté pour le surplus (la société FTP) de ses demandes formées au titre de la déchéance »,
Et statuant à nouveau,
– dire et juger recevable la demande en déchéance de la société FTP à l’encontre de la marque semi-figurative française
n°3 693’457,
– dire que la marque semi-figurative française
n°3 693 457 n’a jamais été exploitée telle que déposée et enregistrée,
– Subsidiairement, dire que la marque semi-figurative française
n°3 693 457 n’a jamais été exploitée pour les produits visés par son enregistrement,
– En conséquence et en tout état de cause, prononcer la déchéance totale de la marque semi-figurative française
n°3 693 457, dans les termes de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, et ce à compter du 1er mai 2015,
À titre subsidiaire, sur l’absence de bien-fondé des demandes au titre de la contrefaçon de marques,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a « écartée (sic) » « la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de la marque semi-figurative française n°10 3 709 382 de la société FTP »,
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que la société Nord’ways est forclose à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative française
n°10 3 709 382,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– « débouté la société Nord’ways de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques n°97’666 226 et n° 3’693 457 »,
Aux motifs que’:
– le dépôt et l’usage des marques semi-figurative française
n°10/3 709 382, semi-figurative de l’Union européenne
verbale de l’Union européenne « North Ways », tout comme du signe distinctif verbal « North Ways » à titre de nom commercial ou d’enseigne et du nom de domaine «’north-ways.com’», ne constituent pas un acte de contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives françaises
n°97666226 et
n°3 693 457,
À titre reconventionnel, sur les actes de contrefaçon de marques de la société Nord’ways,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– « débouté la société FTP de ses demandes en contrefaçon fondées sur les marques française n°3703982, UE 12692653 et UE 12690831 »,
– « débouté la société FTP de sa demande en nullité de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°17984127 »,
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que la société Nord’ways a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la marque
n°10/3 709 382, mais aussi et surtout des marques de l’Union européenne verbale « North Ways » n°12690831 et semi-figurative
n°12692653 au préjudice de la société FTP,
– en conséquence, dire et juger nul l’enregistrement des marques verbales française et internationale « Nordways » n°16/4 243 607 et n°17984127, et de la marque semi-figurative de l’Union européenne
n°17984127,
– En conséquence, ordonner à la société Nord’ways de cesser tout usage du signe verbal «Nordways» et du signe semi-figuratif
sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, le tribunal (sic) se réservant le droit de liquider l’astreinte.
À titre subsidiaire,
– dire et juger que la société Nord’ways a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la marque semi-figurative de l’Union européenne n°12692653, au préjudice de la société FTP,
– En conséquence, dire et juger nul l’enregistrement de la marque semi-figurative de l’Union européenne
n°17984127,
– En conséquence, ordonner à la société Nord’ways de cesser tout usage du signe semi-figuratif
sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal (sic) se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Sur l’action en concurrence déloyale,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– « dit qu’en déposant à titre de marque le signe North Ways et en exploitant le nom de domaine « north-ways.com » pour désigner et commercialiser des chaussures et bottes de protection et chaussures destinées à un usage professionnel, la société FTP a porté atteinte aux droits antérieurs de la société Nord’ways sur sa dénomination sociale et a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice »,
– « fait interdiction à la société FTP de faire usage du signe verbal « North Ways » en tant que marque, nom commercial et nom de domaine, pour commercialiser des chaussures et bottes de protection ou chaussures destinées spécifiquement à un usage professionnel »,
– « condamné la société FTP à verser à la société Nord’ways une somme de 50 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre »,
– « débouté la société FTP de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale »,
Et statuant à nouveau,
Sur l’irrecevabilité de l’action,
– dire et juger que l’action en concurrence déloyale est irrecevable en tant que ne visant pas des faits distincts de ceux visés par l’action en contrefaçon de marques,
À titre subsidiaire, sur l’absence de bien-fondé des demandes au titre de la concurrence déloyale,
– dire et juger que la société FTP n’a commis aucune faute au préjudice de la société Nord’ways,
– dire et juger en conséquence la société Nord’ways mal-fondée en son action en concurrence déloyale et l’en débouter.
À titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de tout préjudice,
– dire et juger que la société Nord’ways n’a souffert d’aucun préjudice,
– dire et juger en conséquence la société Nord’ways mal-fondée en sa demande indemnitaire et l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, sur les mesures d’interdiction assorties d’une astreinte sollicitées par la société Nord’ways,
– débouter la société Nord’ways de ses demandes tant d’interdiction de l’usage de tout signe « North Ways », que d’astreinte dans ce cadre,
À titre reconventionnel, sur les actes de concurrence déloyale de la société Nord’ways,
– dire et juger que la société Nord’ways a capté et usurpé les investissements intellectuels, commerciaux et financiers de la société FTP, profitant ainsi sans bourse délier desdits investissements,
– dire et juger en conséquence que la société Nord’ways s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FTP,
– condamner la société Nord’ways à payer à la société FTP la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale subis.
En toutes hypothèses,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– « condamné la société FTP à payer à la société Nord’ways une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »,
– « condamné la société FTP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent inclure les frais de constat qui n’ont pas été autorisés judiciairement »,
Et statuant à nouveau,
– condamner la société Nord’ways à payer à la société FTP la somme de 40 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la société Nord’ways aux entiers dépens.
Sur le pouvoir de la cour pour statuer sur la nullité des marques de l’Union européenne n°17984127 et n° 1327575
La société FTP sollicite à titre incident la nullité de la marque figurative de l’Union européenne n°17984127 et de la marque internationale désignant l’Union européenne NORDWAYS n°1327575 dont est titulaire la société Nord’ways au motif qu’elles portent atteinte aux droits antérieurs sur les marques française n°10 3’709’382 et de l’Union européenne n° 12690831 et n° 12692653 dont elle est titulaire.
La cour a soulevé lors de l’audience du 9 février 2023, la question de son pouvoir pour connaître d’une telle demande en nullité de marques de l’Union européenne au regard des dispositions de l’article 60 du règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne et invité les parties à présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré, ce qu’elles ont fait les 22 et 28 février 2023.
La société Nord’ways fait valoir que la société FTP est irrecevable en sa demande, la marque de l’Union européenne dont la nullité est sollicitée n’étant pas invoquée au fondement de l’action principale en contrefaçon et étant étrangère au litige.
La société FTP soutient quant à elle que la demande de nullité de cette marque de l’Union européenne fondée sur l’atteinte à une marque antérieure dont elle est titulaire est recevable car cette prétention s’inscrit dans le cadre plus global du litige opposant les parties.
Selon les dispositions de l’article 60 du règlement précité sur la marque de l’Union européenne, «’La marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies ;
b) lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies ;
c) lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies ;
d) lorsqu’il existe une appellation d’origine antérieure ou une indication géographique antérieure visée à l’article 8, paragraphe 6, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Toutes les conditions visées au premier alinéa sont remplies à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque de l’Union européenne.
2. La marque de l’Union européenne est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union ou le droit national qui en régit la protection, et notamment :
a) d’un droit au nom ;
b) d’un droit à l’image ;
c) d’un droit d’auteur ;
d) d’un droit de propriété industrielle.
3. La marque de l’Union européenne ne peut pas être déclarée nulle lorsque le titulaire d’un droit visé au paragraphe 1 ou 2 donne expressément son consentement à l’enregistrement de cette marque avant la présentation de la demande en nullité ou de la demande reconventionnelle.
4. Le titulaire de l’un des droits visés au[x] paragraphe[s] 1 ou 2, qui a préalablement demandé la nullité de la marque de l’Union européenne ou introduit une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, ne peut présenter une nouvelle demande en nullité ou introduire une demande reconventionnelle fondée sur un autre de ces droits qu’il aurait pu invoquer à l’appui de la première demande.’»
L’article 124 de ce règlement prévoit que les tribunaux des marques de l’Union européenne ont compétence exclusive :
a) pour toutes les actions en contrefaçon et ‘ si le droit national les admet ‘ en menace de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne ;
b) pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet ;
c) pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l’article 11, paragraphe 2 ;
d) pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l’Union européenne visées à l’article 128.
Il ressort de ces dispositions que la demande en nullité d’une marque de l’Union européenne notamment fondée sur une marque antérieure, est formée à titre principal devant l’Office et peut l’être sur demande reconventionnelle devant un tribunal de l’Union européenne dans une action en contrefaçon.
Dans le présent litige, la marque figurative de l’Union européenne n°17984127 et la marque internationale désignant l’Union européenne NORDWAYS n°1327575 ne sont pas opposées par la société Nord’ways à la société FTP au fondement de son action principale en contrefaçon, celle-ci opposant seulement les deux marques françaises n°97’666’226 et n°3’693’457 dont elle est également titulaire.
Les demandes de nullité des marques de l’Union européenne ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires que sont les demandes principales fondées sur les seules marques françaises précitées, et auraient dû être présentées à l’EUIPO, la circonstance que ces demandes s’inscrivent dans un litige global opposant les parties étant à ce titre inopérante.
Le tribunal puis la cour ne peuvent donc connaître de ces demandes.
La société FTP sera en conséquence invitée à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes en nullité de la marque figurative de l’Union européenne n°17984127 et de la marque internationale désignant l’Union européenne NORDWAYS n° 1327575 et le jugement qui a débouté la société FTP de sa demande en nullité de la marque de l’Union européenne n°17984127 infirmé de ce chef.
Sur la saisine de la cour de la question de la forclusion par tolérance sur appel incident de la société FTP
La société Nord’ways soutient dans le corps de ses écritures (page 17) que la société FTP n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement rejetant la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion par tolérance dans ses premières conclusions d’appel incident, celle-ci «’apparaît irrecevable et forclose dans son appel incident du jugement du 26 février 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit à l’irrecevabilité soulevée par la société FTP au titre de la prétendue forclusion par tolérance de sa marque française n° 3 709’382 et que la cour ne pourra que confirmer ledit jugement sur ce point’».
Elle ne demande pas dans le dispositif de ses dernières écritures de dire irrecevable la demande de la société FTP tendant à la voir déclarer forclose en son action en raison de sa tolérance.
La société FTP réplique que la forclusion par tolérance est bien et sans ambiguïté l’un des chefs du jugement entrepris critiqués dans ses premières conclusions d’intimée et d’appelante incidente et que le dispositif de ses conclusions en date du 3 décembre 2021 comporte une demande de réformation du jugement entrepris.
Il ressort du jugement du 26 février 2021 que la société FTP opposait devant le tribunal à la société Nord’ways une fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance. Le tribunal a, dans les motifs du jugement déféré, écarté cette fin de non-recevoir mais n’a pas statué sur celle-ci dans le dispositif de la décision.
Dans ses premières conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société FTP réitère dans le corps de ses conclusions (pp. 42 à 48) son moyen d’irrecevabilité fondé sur la forclusion par tolérance de la société Nord’ways à l’égard de la marque française semi figurative n° 3 709’382 mais ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de marque formées par la société Nord’ways en raison de la forclusion par tolérance. La société FTP demande uniquement à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : « DÉBOUTÉ la société NORD’WAYS de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques n°97666226 et n°09/3693457 ».
Ce n’est que dans ses conclusions d’intimées n°2 signifiées le 15 novembre 2022 que la société FTP demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point, cette prétention étant reprise dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023′: «’réformer le jugement entrepris en ce qu’il a « écartée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de la marque semi-figurative française n°10 3 709 382 de la société FTP »,
Et statuant à nouveau,
– dire et juger que la société Nord’ways est forclose à agir en contrefaçon de la marque semi-figurative française
n°10 3 709’382’».
Selon le premier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de cet article, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 910-4, alinéa premier, du même code prévoit que «’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures’».
Outre que la société FTP n’était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses premières conclusions d’intimée et d’appel incident du 3 décembre 2021, l’ensemble des chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation ce d’autant que le tribunal n’avait pas statué dans le dispositif du jugement sur la fin de non-recevoir fondée sur la forclusion par tolérance, la demande tendant à voir déclarer «’forclose’» l’action en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, est une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et n’a pas à être présentée dès les premières conclusions d’intimé et d’appel incident mentionnées à l’article 909 du code de procédure civile.
La société FTP est donc recevable à présenter en appel une demande sur le fondement de la forclusion par tolérance et la cour n’a pas à confirmer le jugement qui l’a écartée.
Sur la contrefaçon des marques dont la société Nord’ways est titulaire
La société Nord’ways reproche à la société FTP des actes de contrefaçon de ses marques françaises Nord Ways n°97 666 226 et n°3 693’457.
La société FTP lui oppose tout d’abord la déchéance totale de ses droits sur ses marques pour défaut d’exploitation puis la forclusion par tolérance de l’usage de la marque n°3’709’832.
– Sur la déchéance des droits de la société Nord’ways sur ses marques
Il sera rappelé que la société Nord’ways est notamment titulaire des deux enregistrements de marques suivants’:
– la marque semi-figurative française
n°97666226 déposée le 24 février 1977 et renouvelée depuis lors pour désigner, en classes 9 et 25, les «’chaussures – bottes – sabots ou autres articles chaussants pour homme et femme, dits de travail ou à usage professionnel, avec ou sans embout de sécurité, antistatique ou non ».
– la marque semi-figurative française
n°3 693 457 déposée le 23 novembre 2009 et régulièrement renouvelée, pour désigner, en classes 9, 10 et 25, les « appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs, extincteurs, logiciels de jeux, logiciels (programmes enregistrés), périphériques d’ordinateurs, batteries électriques, détecteurs, fils électriques, relais électriques, combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée, vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes, appareils pour le diagnostic non à usage médical, cartes à mémoire ou à microprocesseur, bâches de sauvetage », « bas pour les varices, vêtements spéciaux pour salles d’opération, appareils de massage, appareils pour massages esthétiques, mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques », «vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières textiles, sous-vêtements ».
Selon les dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable en l’espèce, 1′ Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (‘) ;
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.’»
La déchéance des droits de la société Nord’ways sur les marques ci-dessus rappelées a été sollicitée par la société FTP le 9 mai 2019 et la période de référence de cinq ans à prendre en compte pour l’usage de ces marques est donc comprise entre le 9 mai 2014 et le 9 mai 2019.
La société Nord’ways oppose tout d’abord à la société FTP un défaut d’intérêt à agir en déchéance contre la marque n° 3 693’457 pour les produits suivants’: Appareils et instruments scientifiques autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage » ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques, ces produits n’étant pas invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon et la société FTP ne prétendant pas que l’enregistrement de cette marque pour ces produits constituerait une entrave à son activité.
Néanmoins, si dans le dispositif de ses écritures la société Nord’ways sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir, elle sollicite de la cour non pas de dire irrecevable la demande en déchéance de la société FTP mais seulement de débouter celle-ci de ses demandes reconventionnelles en déchéance. La cour n’est donc pas saisie d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable la société FTP à agir en déchéance faute d’intérêt et ne peut que confirmer le jugement entrepris.
En outre, ainsi que relevé par le tribunal, les demandes de la société Nord’ways au titre de la contrefaçon dans le dispositif de ses conclusions étaient très générales, celle-ci sollicitant du tribunal de «’dire et juger que la société France Textile Production a commis des actes de contrefaçon des marques françaises NORD WAYS n°97666226 et n° 3 693’457’» et des mesures d’interdiction sous astreinte visant «’des produits identiques ou similaires à ceux revendiqués sous les marques françaises NORD WAYS n°97666226 et n° 3 693’457 …’» sans plus de précision. La société FTP a donc un intérêt à agir en déchéance des droits de la société Nord’ways sur l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement n° 3 693’457, et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.
La société FTP fait valoir au titre de la déchéance totale des deux marques en cause que celles-ci sont, sur la période de référence précédemment définie, utilisées sous une forme modifiée qui en altère le caractère distinctif, leurs éléments distinctifs n’étant pas repris, ce que conteste la société Nord’ways qui affirme que les diverses modifications apportées au signe au cours de son exploitation n’en altère pas pour autant le caractère distinctif, dès lors que les éléments supprimés, ajoutés ou modifiés sont descriptifs ou ajoutent peu à la distinctivité des signes complexes.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012) que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque.
Il ressort des éléments fournis aux débats et des explications des parties que l’enregistrement de marque n°97666226 porte sur le signe complexe suivant’:
Ce signe comporte la répétition des éléments verbaux «’NORD WAYS Le chaussant professionnel’», ceux-ci étant notamment inscrits dans un carré et l’expression «’Le chaussant professionnel’» représentée sous forme d’une signature.
Il n’est pas discuté par la société Nord’ways qu’elle n’utilise plus depuis de nombreuses années le signe tel que déposé à titre de marque en 1977 et objet de l’enregistrement n°97666226. Elle soutient toutefois qu’elle utilise ce signe sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif, cette marque complexe étant dominée par l’élément principal NORD WAYS.
Il n’est pas plus discuté par la société FTP que l’appelante utilise divers signes complexes NORD WAYS à titre de marque tels’:
ou
.
Elle soutient alors que ces utilisations ne reprennent pas le dédoublement des éléments verbaux, l’encart, le positionnement des termes centraux « NORD » et « WAYS » sur deux lignes, les différentes polices d’écriture utilisées et le graphisme particulier évoquant une signature, substituant ces derniers par d’autres polices d’écriture et graphismes radicalement différents. Elle ajoute que le slogan « Le chaussant professionnel » n’est pas repris, ou s’il devait être occasionnellement utilisé, ni le déterminant « le », ni la forme stylisée ne sont présents.
Néanmoins, pour permettre au titulaire de la marque enregistrée d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés, il n’est pas exigé une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée.
Selon les éléments fournis par la société Nord’ways (notamment pièces 3-6, 3-7, 3-8, 3-9 et 3-11 28 et 28 bis Nord’ways), celle-ci se prévaut de l’utilisation pendant la période de référence notamment des signes suivants’:
Ces éléments montrent l’usage de l’élément verbal NORD WAYS avec ou sans apostrophe entre ces termes, accompagné ou non d’un N stylisé soit comme première lettre du mot NORD, soit placé en marge de la dénomination NORD WAYS, celle-ci étant soulignée par l’expression «’Chaussant professionnel’» inscrite en lettres majuscules.
Les formes d’utilisation du signe telles
et
invoquées par l’intimée, ne sont pas à prendre en compte, celles-ci se situant en dehors de la période de référence.
Dans le signe tel que déposé à titre de marque, l’élément verbal NORD WAYS qui est particulièrement distinctif pour désigner des articles chaussants pour homme et femme, dits de travail ou à usage professionnel, est placé en exergue de par son positionnement central et sa taille plus importante.
La répétition des éléments verbaux «’Nord Ways le chaussant professionnel’» dans le modèle de marque enregistrée en cause n’apparaît pas contribuer au caractère distinctif de la marque, de sorte que la non reprise de cette répétition n’est pas de nature à modifier le caractère distinctif de cette marque. Il en va de même de la suppression de l’encadré de forme simple qui ne retient pas l’attention du public. En outre, la variation du graphisme, les mots NORD et WAYS étant représentés sur la même ligne, de la calligraphie, notamment par l’emploi d’un N stylisé, et de la couleur du signe enregistré qui peut être représenté en bleu au lieu du noir, est minime et n’a eu pour objet que de moderniser la marque en l’adaptant au goût de la clientèle. Il en va également ainsi de l’abandon de la représentation surannée sous forme de signature de l’expression «’Le chaussant professionnel’» qui est accessoire car peu distinctive s’agissant de chaussures destinées à un usage professionnel, la non reprise de l’article «’Le’» étant minime.
En conséquence, l’usage de l’élément dénominatif NORD WAYS accompagné de l’expression «’chaussant professionnel’», à l’exclusion de l’élément graphique utilisé pour la marque précitée, n’affectant pas significativement l’impression d’ensemble produite par la marque et partant le caractère distinctif du signe, doit être assimilé à l’usage de la marque telle qu’enregistrée et fait obstacle à la demande de déchéance.
Les documents fournis au débat établissent que la marque est utilisée pour distinguer des «’chaussures ‘ bottes – sabots ou autres articles chaussants pour homme et femme, dits de travail ou à usage professionnel, avec ou sans embout de sécurité, antistatique ou non’», ce qui n’est pas utilement contesté par la société FTP aux motifs que le signe n’est apposé que sur la semelle de la chaussure, les catalogues produits montrant que la société Nord’ways propose à la vente des articles chaussants professionnels (bottes, sabots ou chaussures) désignés par les signes NORD WAYS précédemment cités. Il sera en outre relevé que les classes n’ont qu’une valeur administrative et qu’il n’y pas lieu de distinguer pour les articles chaussants à usage professionnels selon qu’ils relèvent de la classe 9 ou de la classe 25.
Le demande en déchéance des droits de la société Nord’ways sur cette marque sera rejetée.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale de la marque n°97666226 pour défaut d’usage.
L’enregistrement de la marque n°3 693’457 porte sur le signe complexe suivant’:
composé des éléments verbaux «’Nord Ways’», «’c’est le pied’» www.nordways.fr et «’Fournisseur officiel du confort au travail’» inscrits dans un cartouche de couleur noire, la représentation d’une empreinte de pied figurant dans un ovale séparant les mots «’nord’» et «’ways’» qui sont écrits dans un graphisme avec un effet visuel en relief.
Dans ce signe, les éléments «’nord’» et «’ways’», séparés par un dessin figurant une empreinte de pied inscrite dans un ovale présentent un caractère distinctif en ce qu’ils sont inhabituels pour désigner les produits visés à l’enregistrement que sont notamment les articles chaussants. Ils sont placés en exergue de par leur positionnement central et leur taille plus importante et sont dominants par rapport aux autres éléments verbaux qui sont moins visibles et ne retiendront pas l’attention du public car écrits en très petits caractères, ceux-ci apparaissant alors négligeables, comme l’écriture en relief utilisée pour représenter les termes «’Nord’» et «’Ways’». En effet, l’adresse internet www.nordways.fr sera appréhendée par le consommateur comme une mention informative du site Internet où sont présentés les produits, l’indication «’Fournisseur officiel du confort au travail’» et le slogan «’c’est le pied’», s’ils ne peuvent être considérés comme descriptifs, ne seront pas pour autant retenus, à la différence de NORD WAYS, comme le signe identifiant les produits, ce quand bien même ce dernier slogan apporte une touche d’humour.
Si comme le soutient la société FTP, certaines pièces fournies au débat par la société Nord’ways ne sont pas datées de façon certaine (pièces 3.4, 3.5 et 5.5) ou comportent des dates en dehors de la période de référence, tel le catalogue 2007/2008 (pièce 3.1 Nord’ways), il n’en demeure pas moins que dans les catalogues 2014/2015 et 2015/2016 (pièces 3.7 et 3.8 Nord’ways) figurent des articles chaussants professionnels comportant le signe NORD WAYS et l’empreinte du pied inscrite entre ou au-dessus de ces termes
En conséquence, l’usage de l’élément dénominatif NORD WAYS accompagné de l’empreinte d’un pied inscrite dans un ovale, à l’exclusion des expressions qui ont été considérées comme négligeables composant également le signe de la marque précitée, n’affectant pas significativement l’impression d’ensemble produite par la marque et partant le caractère distinctif du signe, doit être assimilé à l’usage de la marque telle qu’enregistrée et fait obstacle à la demande de déchéance pour les «’chaussures’» désignées à l’enregistrement qui incluent les chaussures professionnelles ou de travail, ce quelle que soit la classe de la classification internationale de [Localité 5] mentionnée dans l’enregistrement, qui n’a qu’une valeur administrative.
L’usage sérieux de la marque en cause est démontré pour les seules «’chaussures’» à l’exclusion des «’chaussons’» et des «’chaussures orthopédiques’» qui sont des produits différents, ces dernières étant’des articles médicaux, de même que les «’chaussures de plages de ski et de sport’» et les «’dispositifs de protection personnelle contre les accidents’», la société Nord’ways ne pouvant faire valoir un usage pour les chaussures de travail ou professionnelle pour échapper à la déchéance pour ces produits, l’usage pour un produit même similaire étant inopérant dès lors qu’il doit être démontré pour chacun des produits visés à l’enregistrement.
La circonstance que les formes différentes sont elles-mêmes enregistrées en tant que marque est tout aussi indifférente et ne démontre pas comme le soutient à tort la société FTP que la société Nord’ways avait conscience que les enregistrements de marques en cause étaient inexploités. De même, l’intimée affirme sans l’établir que les marques déposées par la société Nord’ways appartiennent à une «’famille’» ou «’série’» de marques et en déduit à tort que l’exploitation de l’une ne peut être invoquée aux fins de justifier de l’usage d’une autre.
La société FTP n’invoque pas plus utilement les dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle précitées selon lesquelles «’L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande’». En effet, si par lettre officielle en date du 14 septembre 2015, le conseil de la société FTP avait soulevé la question de l’inexploitation des marques, il n’en demeure pas moins que la société Nord’ways exploitait les signes en cause depuis plus de trois mois avant cette lettre, ceux-ci figurant déjà dans le catalogue 2014.2015.
La déchéance partielle des droits de la société Nord’ways sur la marque semi-figurative française n°3 693 457 sera en conséquence prononcée sur l’ensemble des produits visés à son enregistrement à l’exclusion des ‘chaussures’ et ce, à compter du 1er mai 2015.
– Sur la forclusion par tolérance
Selon les dispositions de l’article L. 716-5, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la présente espèce, est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré’».
La société FTP invoque la forclusion par tolérance de l’usage de sa marque n°3 709’382
soutenant que la société Actipro devenue Bleuagro qui a son siège social à la même adresse que la société Nord’ways, a commandé en 2010 plusieurs produits de la marque NORTH WAYS, la société Actipro étant une filiale de la société Nord’ways distribuant les produits de cette dernière ainsi que d’autres produits d’équipements de protection individuelle dont ceux de la société FTP.
La forclusion prévue au dernier alinéa de l’article L. 716-5 précité sanctionne la tolérance en connaissance de cause par le propriétaire de la marque antérieure de l’usage de la marque arguée de contrefaçon.
Or, s’il ressort des explications de la société FTP que la société Actipro qui a des liens capitalistiques avec la société Nord’ways, a pu ponctuellement acquérir en 2010 des produits de marque North Ways, seule une facture à l’en-tête de la société FTP du 24 novembre 2010 (pièce 23) portant sur un achat de 7 articles est fournie (deux manteaux de pluie et 5 salopettes). Ce seul fait ne saurait suffire à démontrer que la société Nord’ways a effectivement eu connaissance de l’usage de la marque
en 2010, cette marque n’apparaissant pas sur la facture, pour des produits d’équipements de protection individuelle et partant qu’elle a toléré en connaissance de cause cet usage pendant une période de cinq ans.
La fin de non-recevoir fondée sur la forclusion de la société FTP sera en conséquence rejetée.
Sur les actes de contrefaçon des marques Nord Ways
La société Nord’ways reproche à la société FTP des actes de contrefaçon par imitation de ses marques françaises
n°97666226 et
n°3 693’457 par la marque semi-figurative française
n°3’709’382, la marque semi-figurative de l’Union Européenne
n°126926653, la marque verbale de l’Union européenne NORTH WAYS n°1269083, le nom commercial et la dénomination sociale NORTH WAYS ainsi que le nom de domaine north-ways.com, l’élément NORTH WAYS, parfaitement individualisé, étant appréhendé par le public pertinent des produits et services en cause comme l’élément essentiel des différents signes litigieux.
Il sera rappelé que la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire. Dès lors, la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.
Aussi, l’ensemble des développements consacrés par les parties à comparer les enregistrements de marques française
n°3’709’382 et de l’Union européenne
n°126926653 et NORTH WAYS n°1269083 de la société FTP avec les enregistrements des marques françaises antérieures de la société Nord’ways, notamment quant à la comparaison des libellés de produits visés dans chacun des dépôts, sont inopérants à caractériser les actes de contrefaçon par imitation, seuls devant être pris en considération l’usage des signes critiqués dans la vie des affaires pour savoir s’ils portent atteinte aux droits de marques antérieures de la société Nord’ways.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 27 décembre 2018 (pièce 16 Nord’ways) notamment sur le site internet north-ways.com édité par la société France Textile Production que chaque page de ce site comporte dans un bandeau le signe
suivi d’onglets tels «’vêtements professionnels’», «’vêtements de pluie’», «’chaussures’», la première page comportant ce logo inscrit en marge de trois rubriques «’gamme EPI’», «’gamme sécurité’» «’gamme femme’», chaque rubrique proposant à l’internaute différents vêtements et chaussures à usage professionnel ou de travail, les modèles de chaussures de sécurité «’Tyson’», «’Tangara’» et «’Venus’» comportant sur le côté de la chaussure la mention «’NORTH WAYS’» et des vêtements de travail «’haute visibilité’» le logo
.
Il résulte également du catalogue de la société FTP 2019 (Pièces 32 Nord’ways) que celle-ci utilise le signe NORTH WAYS ou le signe
pour désigner des chaussures de travail et de sécurité ainsi que des vêtements de travail.
Deux procès-verbaux de constat dressés le 18 janvier 2019 à la demande de la société FTP par un huissier de justice (pièces 11 et 12 de la société FTP) montrent l’usage du signe
pour des vêtements de travail destinés à protéger de la pluie.
En conséquence, seul l’usage dans la vie des affaires des signes complexes
et
ainsi que du signe verbal NORTH WAYS pour désigner des vêtements et chaussures à usage professionnel et de travail sont établis. Il est de même établi que la société FTP utilise le nom de domaine north-way.com pour identifier un site marchand proposant à la vente des vêtements et des chaussures de travail ou à usage professionnel.
Les signes en présence n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Le public pertinent à prendre en considération est le consommateur normalement avisé s’agissant d’articles d’habillement à usage professionnel et de travail.
Atteinte à la marque n°97666226
Cette marque est déposée pour désigner les «’chaussures – bottes – sabots ou autres articles chaussants pour homme et femme, dits de travail ou à usage professionnel, avec ou sans embout de sécurité, antistatique ou non ».
Les signes
et NORTH WAYS étant utilisés par la société FTP pour désigner des chaussures de sécurité qui sont des chaussures de travail ou à usage professionnel, ces produits doivent être considérés comme identiques aux produits désignés par la marque antérieure. Ces signes et le signe
sont également utilisés pour les vêtements de travail et à usage professionnel. Ces produits doivent être considérés comme similaires aux chaussures de travail ou à usage professionnel, ces produits ayant la même nature d’articles d’habillement et la même destination que sont les professionnels qui recherchent des articles d’habillement présentant des caractéristiques techniques pour se protéger lorsqu’ils exercent leur activité professionnelle, ces produits pouvant être attribués par ce public à la même entreprise ou à une entreprise économiquement liée. La circonstance que l’activité de la société Nordways serait plutôt destinée aux professionnels du secteur de la santé ou de l’hôtellerie restauration alors que la société FTP est surtout spécialisée dans les professionnels du bâtiment et du paysagisme notamment est inopérante à écarter la similarité entre ces produits.
Concernant la comparaison des signes et
Phonétiquement, le signe de la marque antérieure n°97666226 est constitué de cinq mots ou neuf syllabes «’NORD WAYS – LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’» et celui de la marque contestée de deux mots NORTH WAYS soit deux syllabes et de deux lettres N, W. Ils ont en commun les sons Nor et Ways.
Visuellement, les mots NORD et WAYS de la marque antérieure sont disposés sur deux lignes, et le slogan LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’est inscrit en-dessous. Ces expressions sont placées dans un cadre de forme carrée très simple, les termes NORD et WAYS étant représentés en grand format dans une calligraphie de type lettres bâtons en gras, la locution LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’étant calligraphiée sous forme de signature. Dans la marque contestée le mot «’WAYS’» est écrit en très grands caractères dans une calligraphie épaisse de couleur noire, au sein du W est inscrit le terme «’North’» en lettres blanches et le A comporte en son milieu un losange de couleur bleue au sein duquel sont représentées trois gouttes. A droite du mot «’WAYS’» figure un cartouche de couleur noire dont les parties haute et basse sont arrondies et au sein duquel sont inscrites les lettres N et W, le W de couleur bleue se fondant dans le N de couleur blanche. Les deux signes ont en commun les lettres N, O, R, placées dans le même ordre et le mot WAYS.
Conceptuellement, ces deux signes ont une consonance anglo-saxonne et évoquent le chemin, le renvoi à la notion du point cardinal «’nord’», étant toutefois moins évidente dans le signe argué de contrefaçon.
Dans la marque antérieure les termes NORD WAYS sont très visibles car placés en premier, sont particulièrement distinctifs au regard des chaussures à usage professionnel désignés et présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement et seront gardés en mémoire par le consommateur à la différence de la mention «’LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’» qui est accessoire car peu distinctive au regard des produits précités et en conséquence négligeable.
En revanche, dans le signe contesté, l’élément «’WAYS’» de par sa taille, sa position et sa calligraphie particulière sera d’abord retenu par le public, et constitue l’élément dominant de ce signe à la différence du mot NORTH placé au sein du W en petits caractères par rapport au mot WAYS et ne sera pas perçu directement par le public à la différence de WAYS ou même de l’élément semi-figuratif placé à sa droite, celui-ci n’appréhendant pas directement ce signe comme étant la locution NORTH WAYS mais plutôt WAYS.
En conséquence l’impression d’ensemble produite par les deux signes en présence n’est pas susceptible d’engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d’association ce malgré l’identité et la similarité des produits en présence.
Concernant la comparaison des signes et
Phonétiquement, le signe constituant la marque antérieure n°97666226 est composé de cinq mots ou neuf syllabes «’NORD WAYS – LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’» et celui de la marque contestée de deux mots NORTH WAYS soit deux syllabes et de deux lettres N, W. Ils ont en commun les sons Nor et Ways.
Visuellement, les mots NORD et WAYS de la marque antérieure sont disposés sur deux lignes, et le slogan LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’est inscrit en-dessous. Ces expressions sont placées dans un cadre de forme carrée très simple, les termes NORD et WAYS étant représentés en grand format dans une calligraphie de type lettres bâtons en gras, la locution LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’étant calligraphiée sous forme de signature. Dans la marque contestée les lettres N et W sont représentées en grand format avec une typographie particulière, entre ces deux lettres figurent les mots NORTH WAYS écrits en très petits caractères, l’ensemble étant de couleur blanche écrit dans un carré noir. Les deux signes ont en commun les lettres N, O, R, placées dans le même ordre et le mot WAYS.
Conceptuellement, ces deux signes ont une consonance anglo-saxonne et évoquent le chemin vers le point cardinal «’nord’».
Dans la marque antérieure les termes NORD WAYS sont très visibles car placés en premier, sont particulièrement distinctifs au regard des chaussures à usage professionnel désignés et présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement et seront gardés en mémoire par le consommateur à la différence de la mention «’LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’» qui est accessoire car peu distinctive au regard des produits précités et en conséquence négligeable.
En revanche dans le signe contesté, les lettres N et W de par leur taille et leur position seront d’abord retenues par le public, et constituent l’élément dominant de ce signe à la différence des mots NORTH WAYS placés au centre et en très petits caractères par rapport aux lettres N et W, faisant ainsi partie du tout sans pouvoir en être détaché.
En conséquence l’impression d’ensemble produite par les deux signes en présence n’est pas susceptible d’engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d’association ce malgré l’identité et la similarité des produits en présence.
S’agissant de la comparaison des signes et NORTH WAYS.
Phonétiquement, le signe constituant la marque antérieure n°97666226 est composé de cinq mots ou neuf syllabes «’NORD WAYS – LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’» et celui de la marque contestée de deux mots NORTH WAYS soit deux syllabes. Ils ont en commun les sons Nor et Ways.
Visuellement, les mots NORD et WAYS de la marque antérieure sont disposés sur deux lignes, et le slogan LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’est inscrit en-dessous. Ces expressions sont placées dans un cadre de forme carrée très simple, les termes NORD et WAYS étant représentés en grand format dans une calligraphie de type lettres bâtons en gras, la locution LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’étant calligraphiée sous forme de signature. Dans la signe contesté les mots NORTH WAYS est représenté sans graphisme particulier. Les deux signes ont en commun les lettres N, O, R, placées dans le même ordre et le mot WAYS.
Conceptuellement, ces deux signes ont une consonance anglo-saxonne et évoquent le chemin vers le point cardinal «’nord’» et non pour la marque antérieure le seul univers de la chaussure comme le soutient à tort l’intimée.
Dans la marque antérieure les termes NORD WAYS sont très visibles car placés en premier, sont particulièrement distinctifs au regard des chaussures à usage professionnel désignées et présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement et seront gardés en mémoire par le consommateur à la différence de la mention «’LE CHAUSSANT PROFESSIONNEL’» qui est accessoire car peu distinctive au regard des produits précités et en conséquence négligeable.
Or, le signe contesté NORTH WAYS présente de grandes similitudes tant visuelle, phonétique que conceptuelle avec cet élément dominant, la substitution du TH au D dans le premier mot étant insignifiante comme la présentation sur deux lignes ou une seule ligne de ces termes.
Il en va de même de l’utilisation du nom de domaine north-ways.com, l’extension .com étant usuelle et le tiret entre les termes «’north’» et «’ways’» négligeable.
Il résulte de ce qui précède que les similitudes visuelle et phonétique et conceptuelle existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, celui-ci étant susceptible de rattacher la marque antérieure et le signe utilisé par la société intimée, à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, ce d’autant que les signes sont utilisés pour désigner des produits identiques et similaires.
La contrefaçon par imitation de la marque française n° 97666226 dont la société Nord’ways est titulaire par l’usage du signe NORTH WAYS et du nom de domaine north-ways.com pour désigner des chaussures et vêtements à usage professionnel est caractérisée.
– Atteinte à la marque n°3 693’457
Au vu des développements qui précèdent sur la déchéance, la société Nord’ways étant partiellement déchue de ses droits sur cette marque à compter du 1er mai 2015, celle-ci est enregistrée pour désigner les «’chaussures’».
Les signes
et NORTH WAYS étant utilisés par la société FTP pour désigner des chaussures de sécurité qui sont des chaussures de travail ou à usage professionnel, ces produits doivent être considérés comme identiques aux produits désignés par la marque antérieure. Ces signes et le signe
sont également utilisés pour les vêtements professionnels et de travail et à usage professionnel. Ces produits doivent être considérés comme similaires aux chaussures de travail, ces produits ayant la même nature d’articles d’habillement et la même destination que sont les professionnels qui présentent des articles d’habillement présentant des caractéristiques techniques pour se protéger lorsqu’ils exercent leur activité professionnelle, ces produits pouvant être attribués par ce public à la même entreprise ou à une entreprise économiquement liée. La circonstance que l’activité de la société Nordways serait plutôt destinée aux professionnels du secteur de la santé ou de l’hôtellerie restauration (produits blancs) alors que la société FTP est surtout spécialisée dans les professionnels du bâtiment notamment (produits brun) est inopérante à écarter la similarité entre ces produits.
Concernant la comparaison des signes et
Phonétiquement, le signe constituant la marque antérieure n°3 693’457 est composé de onze mots ou dix-sept syllabes «’NORD WAYS – C’EST LE PIED ‘ FOURNISSEUR OFFICIEL DU CONFORT AU TRAVAIL’» et pour celui de la marque contestée de deux mots NORTH WAYS soit deux syllabes et de deux lettres N, W. Ils ont en commun les sons Nor et Ways.
Visuellement, les éléments verbaux «’NORD WAYS’», «’C’EST LE PIED’» www.nordways.fr et «’FOURNISSEUR OFFICIEL DU CONFORT AU TRAVAIL’» sont inscrits dans un cartouche de couleur noire, la représentation d’une empreinte de pied figurant dans un ovale séparant les mots «’NORD’» et «’WAYS’» qui sont écrits dans un graphisme avec un effet visuel en relief, les autres mentions étant inscrites en caractères bien plus petits. Dans la marque contestée le mot «’WAYS’» est écrit en très grands caractères dans une calligraphie épaisse de couleur noire, au sein du W est inscrit le terme «’North’» en lettres blanches et le A comporte en son milieu un losange de couleur bleue au sein duquel sont représentées trois gouttes. A droite du mot «’WAYS’» figure un cartouche de couleur noire dont les parties haute et basse sont arrondies et au sein duquel sont inscrites les lettres N et W, le W de couleur bleue se fondant dans le N de couleur blanche. Les deux signes ont en commun les lettres N, O, R, placées dans le même ordre et le mot WAYS.
Conceptuellement, ces deux signes ont une consonance anglo-saxonne et évoquent le chemin, le renvoi à la notion du point cardinal «’nord’», étant toutefois moins évidente dans le signe argué de contrefaçon.
Dans la marque antérieure, les termes NORD WAYS séparés la représentation d’une empreinte de pied figurant dans un ovale sont très visibles car représentés en grand format, sont particulièrement distinctifs au regard des chaussures à usage professionnel désignées et présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement. Les éléments verbaux NORD et WAYS en ce qu’ils peuvent être prononcés à la différence du dessin de l’empreinte de pied, seront gardés en mémoire par le consommateur, les autres mentions qui sont accessoires car représentées en petits caractères et peu distinctives au regard des produits précités seront alors considérées comme négligeables.
En revanche, dans le signe contesté, l’élément «’WAYS’» de par sa taille, sa position et sa calligraphie particulière sera d’abord retenu par le public, et constitue l’élément dominant de ce signe à la différence du mot NORTH placé au sein du W en petits caractères par rapport au mot WAYS et ne sera pas perçu directement par le public à la différence de WAYS ou même de l’élément semi-figuratif placé à sa droite, celui-ci n’appréhendant pas directement ce signe comme étant la locution NORTH WAYS mais plutôt WAYS.
En conséquence l’impression d’ensemble produite par les deux signes en présence n’est pas susceptible d’engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d’association ce malgré l’identité et la similarité des produits en présence.
Concernant la comparaison des signes et .
Phonétiquement, le signe constituant la marque antérieure n°3 693’457 est composé de onze mots ou dix-sept syllabes «’NORD WAYS – C’EST LE PIED ‘ FOURNISSEUR OFFICIEL DU CONFORT AU TRAVAIL’» et pour celui de la marque contestée de deux mots NORTH WAYS soit deux syllabes et de deux lettres N, W. Ils ont en commun les sons Nor et Ways.
Visuellement, les éléments verbaux «’NORD WAYS’», «’C’EST LE PIED’» www.nordways.fr et «’FOURNISSEUR OFFICIEL DU CONFORT AU TRAVAIL’» sont inscrits dans un cartouche de couleur noire, la représentation d’une empreinte de pied figurant dans un ovale séparant les mots «’NORD’» et «’WAYS’» qui sont écrits dans un graphisme avec un effet visuel en relief, les autres mentions étant inscrites en caractères bien plus petits. Dans la marque contestée les lettres N et W sont représentées en grand format avec une typographie particulière, entre ces deux lettres figurent les mots NORTH WAYS écrits en très petits caractères, l’ensemble étant de couleur blanche écrit dans un carré noir. Les deux signes ont en commun les lettres N, O, R, placées dans le même ordre et le mot WAYS.
Conceptuellement, ces deux signes ont une consonance anglo-saxonne et évoquent le chemin vers le point cardinal «’nord’».
Dans la marque antérieure, les termes NORD WAYS séparés la représentation d’une empreinte de pied figurant dans un ovale sont très visibles car représentés en grand format, sont particulièrement distinctifs au regard des chaussures à usage professionnel désignées et présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement. Les éléments verbaux NORD et WAYS en ce qu’ils peuvent être prononcés à la différence du dessin de l’empreinte de pied, seront gardés en mémoire par le consommateur, les autres mentions qui sont accessoires car représentées en petits caractères et peu distinctives au regard des produits précités seront alors considérées comme négligeables.
En revanche dans le signe contesté, les lettres N et W de par leur taille et leur position seront d’abord retenues par le public, et constituent l’élément dominant de ce signe à la différence des mots NORTH WAYS placés au centre et en très petits caractères par rapport aux lettres N et W, faisant ainsi partie de l’ensemble sans pouvoir en être détaché.
En conséquence l’impression d’ensemble produite par les deux signes en présence n’est pas susceptible d’engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d’association ce malgré l’identité des produits en présence.
S’agissant de la comparaison des signes et NORTH WAYS.
Phonétiquement, le signe constituant la marque antérieure n°3 693’457 est composé de onze mots ou dix-sept syllabes «’NORD WAYS – C’EST LE PIED ‘ FOURNISSEUR OFFICIEL DU CONFORT AU TRAVAIL’» et pour celui de la marque contestée de deux mots NORTH WAYS soit deux syllabes et de deux lettres N, W. Ils ont en commun les sons Nor et Ways.
Visuellement, les éléments verbaux «’NORD WAYS’», «’C’EST LE PIED’» www.nordways.fr et «’FOURNISSEUR OFFICIEL DU CONFORT AU TRAVAIL’» sont inscrits dans un cartouche de couleur noire, la représentation d’une empreinte de pied figurant dans un ovale séparant les mots «’NORD’» et «’WAYS’» qui sont écrits dans un graphisme avec un effet visuel en relief, les autres mentions étant inscrites en caractères bien plus petits. Dans la signe contesté les mots NORTH WAYS est représenté sans graphisme particulier. Les deux signes ont en commun les lettres N, O, R, placées dans le même ordre et le mot WAYS.
Conceptuellement, ces deux signes ont une consonance anglo-saxonne et évoquent le chemin vers le point cardinal «’nord’» et non pour la marque antérieure au seul univers de la chaussure comme le soutient à tort l’intimée.
Dans la marque antérieure les termes NORD WAYS séparés la représentation d’une empreinte de pied figurant dans un ovale sont très visibles car représentés en grand format, sont particulièrement distinctifs au regard des chaussures à usage professionnel désignées et présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement. Les éléments verbaux NORD et WAYS en ce qu’ils peuvent être prononcés à la différence du dessin de l’empreinte de pied, seront gardés en mémoire par le consommateur, les autres mentions qui sont accessoires car représentées en petits caractères et peu distinctives au regard des produits précités seront alors considérées comme négligeables.
Or, le signe contesté NORTH WAYS présente de grandes similitudes tant visuelle, phonétique que conceptuelle avec cet élément dominant, la substitution du TH au D dans le premier mot étant insignifiante comme la présentation sur deux lignes ou une seule ligne de ces termes.
Il en va de même de l’utilisation du nom de domaine north-ways.com, l’extension .com étant usuelle et le tiret entre les termes north et ways négligeable.
Il résulte de ce qui précède que les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, celui-ci étant susceptible de rattacher la marque et le signe utilisé par la société intimée, à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, ce d’autant que les signes sont utilisés pour désigner des produits et services identiques et similaires.
La contrefaçon par imitation de la marque française n° 3 693’457 dont la société Nord’ways est titulaire par l’usage du signe NORTH WAYS et du nom de domaine north-ways.com pour désigner des chaussures et vêtements à usage professionnel est caractérisée.
L’ensemble des demandes au titre de la contrefaçon de la société Nord’ways concernant la marque française
n°3’709’382 et la marque de l’Union européenne
n°12692653 et notamment les demandes de nullité ou de retrait de la marque n°3’709’382 qui ne sont sollicitées qu’en conséquence de la contrefaçon seront rejetées.
Il sera en outre relevé par la cour que si la société Nord’ways sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de nullité des marques de l’Union européenne
n°12692653 et NORTH WAYS n° 12690831, elle ne réitère pas ces demandes de nullité devant la cour dans le dispositif de ses dernières écritures. En conséquence, la cour n’étant pas saisie de ces demandes en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes de la société Nord’ways au titre de la concurrence déloyale
La société Nord’ways reproche à la société FTP des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice en raison du risque de confusion engendré par l’usage du signe NORTH WAYS ou du nom de domaine north-ways.com avec sa dénomination sociale, son nom commercial NORDWAYS et son nom de domaine nordways.fr.
Sa demande au fondement de la concurrence déloyale basée sur des faits distincts est donc recevable.
Le seul dépôt de la dénomination NORTH WAYS à titre de marque par la société FTP ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale.
Il résulte néanmoins de ce qui précède que l’usage du signe NORTH WAYS ou du nom de domaine north-ways.com pour distinguer une activité de distribution et de vente d’articles d’habillement à usage professionnels et notamment des articles chaussant crée un risque de confusion dans l’esprit du public avec la dénomination sociale, le nom commercial NORD’WAYS et le nom de domaine nordways.fr utilisés pour désigner une activité de distribution et de vente d’articles chaussant à usage professionnel.
Les signes en présence sont très proches, la substitution du TH au D du premier terme étant insignifiante, comme la présence d’une apostrophe ou d’un tiret entre ces termes, et laissant croire au consommateur que les entreprises sont économiquement liées ce d’autant que le marché des articles d’habillement à usage professionnel est un marché de niche et que la société FTP étend son activité sous cette dénomination notamment au domaine de la chaussure à usage professionnel. Cette dernière n’invoque pas utilement la différence d’activités entre les deux entités, celles-ci intervenant dans des domaines d’activité sinon identiques du moins très similaires que sont l’habillement de professionnels et leur protection, ce quand bien même la société Nord’ways s’adresse aux professionnels de la santé ou de l’hôtellerie, restauration (métiers dits du blanc) et la société FTP aux professionnels du bâtiment ou aux paysagistes (métiers dits du noir).
En effet, le public visé même constitué de professionnels est susceptible de croire que la société Nord’ways diversifie son activité ou que les entreprises sont économiquement liées, étant par ailleurs démontré par les éléments versés au débat que certains d’entre eux s’adressent au service commercial de la société Nord’ways pour commander des produits distribués sous le nom de North Ways.
Les actes de concurrence déloyale sont ainsi caractérisés.
Sur les mesures réparatrices
Sur les demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon
S’agissant du préjudice subi par la société Nord’ways au titre de la contrefaçon de marque, l’article L. 716-14 devenu L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :
‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement’:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
Contrairement à ce que soutient la société FTP, la société Nord’ways ne demande pas l’allocation d’une somme forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 716-14-10 précité mais se fonde sur les chefs de préjudice prévus au premier alinéa.
Selon les éléments fournis au débat et de la durée des actes de contrefaçon qui ont été dénoncés par la société Nord’ways dès juillet 2015 et qui perdurent, la société FTP apparaissant développer son activité sous le nom de NORTH WAYS pour un nombre d’articles de plus en plus important ainsi qu’en témoigne notamment l’usage du nom de domaine north-ways.com depuis l’année 2016, la société Nord’ways a subi un préjudice moral du fait de la dilution de ses marques, certains clients pouvant ponctuellement confondre ces deux fournisseurs d’articles d’habillement professionnel ce quand bien même la société Nord’ways est spécialisée dans les chaussures alors que la société FTP vend principalement des vêtements. Il ne ressort toutefois pas que la société Nord’ways a subi un manque à gagner ou des pertes liées à la contrefaçon, le seul élément fourni à cet égard, qui est une courbe de son chiffre d’affaires entre 2007 et 2018, non discutée par la partie adverse, montrant que celui-ci n’a cessé de croître depuis 2015. En revanche, en raison du marché de niche que sont les articles d’habillement professionnel, il n’est pas utilement contesté que la société FTP a, en utilisant un nom très proche de son concurrent, tiré un bénéfice de la contrefaçon.
En conséquence, le préjudice de la société Nord’ways au titre de la contrefaçon des deux marques françaises en cause sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 50.000 euros au total à titre de dommages et intérêts, soit 25’000 euros par marque.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale
Quant au préjudice subi par la société Nord’ways en raison des actes de concurrence déloyale commis par la société FTP, il sera rappelé qu’il s’infère nécessairement, d’un acte de concurrence déloyale constaté, un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral.
La somme de 50 000 euros allouée par le tribunal apparaît justifiée au vu des éléments qui précèdent et sera également retenue par la cour. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres mesures
Il sera fait droit aux demandes d’interdiction de la société Nord’ways d’utilisation par la société FTP de l’expression NORTH WAYS pour des chaussures et vêtements de travail et professionnel, dans les termes du dispositif.
De même, l’atteinte aux droits de la société Nord’ways sur les marques antérieures n° 97’666’226 et n° 3’693’457 par l’usage du nom de domaine noth-ways.com étant caractérisé, la demande de la société Nord’ways tendant à ordonner à la société FTP de procéder à la radiation de ce nom de domaine sera accueillie dans les termes du dispositif.
S’agissant des mesures de publication judiciaire sollicitées par la société Nord’ways, celles-ci ne sont pas justifiées, le préjudice étant déjà intégralement indemnisé par les dommages intérêts alloués. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de la société FTP en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale
– Sur la contrefaçon
La société FTP reproche à’la société Nord’ways des actes de contrefaçon de sa marque française
n°3 709 382 et de sa marque de l’Union européenne
n°12692653 et de la marque verbale de l’Union européenne NORTH WAYS n°12690831 par le dépôt et l’exploitation de la marque française verbale NORDWAYS n°4 243 607 déposée le 26 janvier 2016, de la marque internationale verbale NORDWAYS n° 1327575 désignant l’Union européenne et enregistrée le 20 mai 2016 et de la marque figurative de l’Union européenne
n°17984127 déposée le 13 novembre 2018.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que l’enregistrement et l’exploitation de la marque figurative de l’Union Européenne n°17984127 constituerait la contrefaçon de sa marque n°12692653 et encourrait de ce fait la nullité.
Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment décidé, la cour ne peut connaître des demandes de nullité de la marque internationale verbale NORDWAYS n° 1327575 désignant l’Union européenne et de la marque figurative de l’Union européenne
n°17984127.
De même, comme précédemment relevé, le seul dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon.
Pour caractériser les actes de contrefaçon par imitation qu’elle reproche à la société Nord’ways, la société FTP se borne à soutenir en page 110 de ses conclusions que’: «’Si par extraordinaire un risque de confusion venait à être caractérisé entre les signes de la société Nord’ways et ceux de la société France Textile Production, les marques verbales française et internationale NORDWAYS n°16/4 243 607 et n°17984127, ainsi que la marque semi-figurative de l’Union européenne n°17984127, seraient indiscutablement, le cas échéant, contrefaisantes à l’endroit des marques semi-figurative française n°10/3 709 782, mais aussi et surtout verbale de l’Union européenne « North Ways » n°12690831 et semi-figurative de l’Union européenne n°12692653 de la société France Textile Production».
Aussi, la société FTP ne précisant pas pour quels produits sont utilisées les marques arguées de contrefaçon, et s’abstenant de motiver en quoi les produits et/ou services désignés ainsi que les signes en présence seraient similaires comme le risque de confusion qui découlerait de l’usage de ses marques, la cour n’ayant pas à se substituer à la société FTP pour ce faire, celle-ci ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
– Sur la concurrence déloyale
La société FTP soutient que la société Nord’ways a capté et usurpé ses investissements intellectuels, commerciaux et financiers et profité sans bourse déliée de ces investissements. Elle fait également valoir que la nouvelle identité visuelle adoptée par la société Nord’ways en utilisant les signes
et
crée un risque de confusion avec le signe
qu’elle exploite.
La demande au titre de la contrefaçon de marques ayant été rejetée, la demande fondée sur la concurrence déloyale est recevable.
Les éléments fournis au débat par la société FTP ne démontrent pas les investissements consacrés à la promotion du signe
.
Les attestations et factures communiquées concernent en effet des investissements pour la promotion de l’ensemble des marques de la société FTP.
En conséquence, elle ne peut reprocher à la société Nord’ways de profiter indûment des dits investissements.
En outre, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté la société FTP de sa demande au tire de la concurrence déloyale au motif que la recherche par la société Nord’ways d’une nouvelle identité graphique ‘ qui s’inscrit du reste dans une tendance observable chez de nombreux opérateurs adoptant des signes épurés moins complexes et des termes issus de la langue anglaise ‘ ne peut être considérée comme fautive, ce d’autant que le signe figuratif adopté par la société Nord’ways n’évoque pas directement le N et le W du signe utilisé par la société FTP, aucun risque de confusion n’étant ainsi établi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société FTP de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société FTP est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Nord’ways en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la société FTP étant déboutée de sa demande à ce titre.
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