Une société est fondée à soulever par voie d’exception la nullité de la marque de son opposant dont il lui est reproché d’utiliser les termes. Il n’est aucunement nécessaire que la société ait introduit une action en contrefaçon pour que cette exception soit recevable.

Nullité de la marque par voie d’exception

La demande de nullité de la marque, présentée par voie d’exception, n’est pas atteinte par la forclusion.

L’article 9 de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988

L’article 9 de la directive CE 89/104 prévoit que ‘le titulaire d’une marque antérieure, telle que visée à l’article 4 paragraphe 2, qui a toléré, dans un Etat membre, l’usage d’une marque postérieure enregistrée dans cet Etat membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, ne peut demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi’.

Ces dispositions sont traduites dans l’alinéa 3 de l’article L714-3 ancien du code de la propriété intellectuelle, qui vise toutefois les actions introduites sur le fondement de l’article L711-4 du même code.

Exception recevable 

Dès lors que l’exception du demandeur est fondée sur les dispositions de l’article L711-2 ancien du code la propriété intellectuelle, à savoir l’absence de signe distinctif de la marque de son opposant, le moyen soulevé par ce dernier pour s’opposer à la recevabilité de l’exception qui lui est opposée est inopérant et la demande de nullité de la marque pour absence de signe distinctif reste recevable.