Céder une marque en 2023 en toute sécurité

Description

Céder une marque : LA formation juridique

Les conditions de la cession d’une marque ont largement évolué. Rejoignez cette formation juridique délivrée par des experts afin d’actualiser vos connaissances et sécuriser vos cessions de marques.

La cession de marque renferme de nombreux pièges juridiques, des clauses de sécurisation s’imposent. 

Pour rappel, toute cession de marque non inscrite au registre National des marques de l’INPI, ni au registre communautaires des marques de l’OHMI, ne permet pas au Cessionnaire de la marque de se prévaloir de la cession à l’égard des tiers. 

Un contrat de cession de marque non inscrit est inopposable aux tiers et ne permet pas au Cessionnaire de justifier la titularité des droits revendiqués sur les marques acquises (le Cessionnaire est par conséquent irrecevable en agir en contrefaçon).

Pour rappel, aux termes de l’article L.714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. 

En outre, le règlement CE n°40/94 prévoit en son article 17 que « la marque communautaire peut indépendamment du transfert de l’entreprise, être transférée pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. (…) … tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque communautaire. »

Cession de marque à une filiale

A titre d’exemple,  la vente de marques entre filiale / société mère doit donner lieu à la plus grande vigilance, de surcroît lorsque la filiale connaît des difficultés financières. 

Dans ce contentieux, pour effectuer une entrée en bourse de sa société, un dirigeant avait décidé de valoriser l’actif en vendant les marques de sa société. Il avait ainsi cherché à manipuler les comptes de sa filiale afin d’améliorer artificiellement la présentation du bilan.

Cession fictive de marque

Les marques cédées par la filiale n’avaient pas été enregistrées à la date du contrat de vente et un report de paiement du prix de cinq ans avait été stipulé au bénéfice de l’acquéreur. La cession des marques entre filiale / société mère avait donné lieu à un profit exceptionnel et avait permis, peu avant l’apport de fonds par un nouvel actionnaire, d’afficher des capitaux propres positifs. La Cour de cassation a confirmé que cette cession de marque avait un caractère fictif.

Les indices suivants, établissant l’existence d’une cession fictive, ont été retenus par les juges :

i) la société mère avait accordé à sa filiale des conditions exorbitantes de règlement alors même que sa situation financière était particulièrement préoccupante ; 

ii) une franchise de règlement de 5 années est totalement étrangère aux usages du commerce et doit être analysée en un défaut de contrepartie financière (l’opération ne trouvait aucune légitimité économique pour la société mère). 

Ce défaut de justification économique était encore corroboré par la concomitance de la signature du contrat de licence qui démontrait que les marques cédées étaient indispensables à la poursuite de l’activité de la société mère. Cette opération a contribué à l’appauvrissement de la société mère et, par voie de conséquence, à une réduction substantielle du gage des créanciers.

Marque et transmission universelle de patrimoine 

Toute transmission universelle du patrimoine d’une société (dont ses marques) doit donner lieu à une inscription au Registre national des marques de l’INPI, sous peine d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon.   

Dans une autre affaire, la société Alphaprim est devenue titulaire des marques françaises numéros 3724756 et 3788692 opposées par une transmission universelle de patrimoine de la société O’Marché Frais le 3 novembre 2014 mais cette transmission n’a été inscrite au Registre de l’INPI que le 14 février 2019, soit postérieurement à la première assignation introductive d’instance du 13 juillet 2018 et antérieurement à la seconde assignation délivrée le 6 mars 2019 «au sûr et aux fins» de la première, les deux instances ayant été jointes.

Ainsi la société Alphaprim était irrecevable à agir en contrefaçon de ces deux marques antérieurement au 14 février 2019 et donc au jour de la première assignation délivrée le 13 juillet 2018.

Régularisation de la fin de non-recevoir

Si comme le prévoit l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée en cours d’instance, ce qui a été effectué par la publication de la transmission à l’INPI, cette régularisation ne peut avoir effet que pour les actes commis postérieurement à l’inscription opérée.

Action recevable pour les faits postérieurs à la publication

Dès lors, la société Alphaprim n’est recevable à poursuivre les actes de contrefaçon allégués sur le fondement des marques 3724756 et 3788692 que pour les faits commis postérieurement au 14 février 2019, le jugement qui l’a déclaré recevable à agir sur le fondement de ces marques est infirmé de ce chef.

L’esprit des Masterclasses juridiques IP World

IP World, nouveau prestataire de formations juridiques déclaré, vous propose un cycle de formations 100 % Juridique opérationnel et prises en charge.

Les Masterclasses juridiques IP World s’adressent aux non juristes ou aux juristes qui souhaitent mieux maîtriser ou actualiser leurs connaissances sur un thème juridique

La méthodologie IP World

Les Masterclasses juridiques IP World sont pratiques, intensives et assurées par un avocat spécialisé ou un juriste expert. Leur durée est de 4 heures. Le nombre de participants est limité (5 à 10 personnes) afin de favoriser les échanges et les retours d’expérience.

Les formations mettent l’accent sur la gestion du risque contentieux et la rédaction de clauses contractuelles efficaces.

Formation juridique en présentiel ou en distanciel

Chaque formation IP World est organisée de la façon suivante :

En présentiel :

• Synthèse du droit sur la question (2 heures)
• Pause petit-déjeuner (10 minutes)
• Identifier et mesurer les risques (40 min.)
• Les 10 questions pivots (30 min.)
• Questions des participants (40 min.)

En distanciel (Zoom ou Google Meet)

• Synthèse du droit sur la question (2 heures)
• Identifier et mesurer les risques (30 min.)
• Les 10 questions pivots (30 min.)
• Questions des participants (60 min.)

 

Avec chaque MasterClasse juridique : un accès IP World est offert. Les participants disposeront également des modèles de documents juridiques associés à leur formation juridique