Usage sérieux de marque : les 6 preuves à apporter

Ce point juridique est utile ?

Globalement, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Sommaire

Preuve des usages dans le secteur économique concerné

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Preuve des éléments concrets et objectifs

En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents

Preuve de l’association directe

Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

Preuve de l’usage public vers l’extérieur

De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

Preuve de l’importance de l’usage

En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

A cet égard, lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

Preuve de l’usage quantitatif ou qualitatif

La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas.

Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.

DECISION DE L’INPI NL 21-0153 Le 25/05/2022

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711- 1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 juillet 2021, la société de droit coréen HYUNDAI MOTOR COMPANY (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0153, contre la marque n°20/4665283 déposée le 9 juillet 2020, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société de droit portoricain HYUNDAI TECHNOLOGY INC (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-52 du 25 décembre 2020.

2. La demande en nullité a été formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir :

« Classe 9 : Signalétique numérique ; moniteurs de signalisation numériques ; panneaux d’affichage signalétique numériques ; terminaux de point de vente [TPV] ; distributeurs automatiques de nourriture et de boisson ; systèmes de distributeurs informatisés interactifs principalement composés d’ordinateurs et d’écrans d’ordinateurs tactiles utilisés pour acheter de la nourriture ; ordinateurs de bureau ; composants et pièces pour ordinateurs ; stations d’accueil pour ordinateurs ; capôts pour claviers d’ordinateurs ; ordinateurs bloc-notes et ordinateurs portables ; carte-mères d’ordinateurs ; supports de fixation spéciaux pour matériel informatique ; filtres pour écrans d’ordinateur ; protections d’écrans pour tablettes numériques et électroniques ; serveurs informatiques ; tablettes numériques ; cartes vidéo ; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’Internet des Objets [IdO] ; microcontrôleurs pour appareils compatibles avec l’Internet des Objets [IdO] ; chargeurs de piles et de batteries ; casques à écouteurs ; claviers d’ordinateurs ; souris d’ordinateurs ; stylets électroniques ; adaptateurs de courant ; haut-parleurs ; câbles de transmission de données ; sources d’alimentation électrique ininterruptible ; câbles d’alimentation électrique ; mémoire flash ; cartes mémoire SSD ; dispositifs de stockage de données ; cartes mémoire ; supports magnétiques de stockage et/ou d’enregistrement des données ; disques durs d’ordinateurs ; disques durs externes ; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS] ; moniteurs d’ordinateurs ; ordinateur comportant des jeux-vidéo interactifs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; écouteurs pour jeux-vidéo ; casques pour jeux-vidéo ; imprimantes d’ordinateurs ; imprimantes photo; imprimantes et leurs pièces ; scanneurs d’images ; scanneurs électroniques ; scanneurs de photographies ; scanneurs de cartes de visite ; routeurs de réseau ; serveurs de réseau ; modems ; cartes d’interface réseau ; concentrateurs pour réseaux informatiques ; commutateurs pour réseaux informatiques ; ordiphones [smartphones] ; appareils pour le traitement des paiements informatiques ; programmes téléchargeables pour le traitement des paiements informatiques ; robots à intelligence artificielle ; programmes de systèmes d’exploitation ; logiciels téléchargeables d’assistant personnel intelligent pour reconnaissance vocale ; logiciel téléchargeable pour contrôler les dispositifs électroniques portables à porter sur soi ; logiciels téléchargeables pour commander des montres connectées ; concentrateurs pour l’automatisation domotique composés d’enceintes à reconnaissance vocale ; montres connectées ; écouteurs-boutons; périphériques d’informatique à porter sur soi ; terminaux de sécurité pour authentification ; cartes d’authentification électroniques ; appareils photographiques ; pièces d’appareils photographiques ; connecteurs pour lignes électriques. »

3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à une marque de renommée. Le droit antérieur invoqué est la marque de l’Union Européenne HYUNDAI n°012312518, déposée le 14 novembre 2013 et enregistrée le 16 avril 2014.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.

6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.

7. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 3 mars 2022.

Prétentions du demandeur 8. Dans son exposé des moyens, le demandeur soulève notamment que :

— La marque contestée est la reproduction servile de la marque antérieure ;

— Les produits en cause présentent un lien de similarité ;

— La marque antérieure jouit d’une « exceptionnelle renommée, d’une très haute réputation de qualité et d’un très fort degré de reconnaissance spontanée par le public français et plus largement de l’Union Européenne » ; il transmet plusieurs pièces aux fins de démonstration ;

— Compte tenu de l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure, l’apposition de la marque contestée sur les produits de son titulaire constituera, pour le public, une référence immédiate aux produits de la marque antérieure en sorte que les consommateurs pourront être amenés à penser que les produits du titulaire de la marque contestée constituent une gamme spécifique de produits du demandeur ou bénéficient de l’agrément, d’une licence ou d’une homologation de celui-ci ;

— La marque contestée est également susceptible de porter atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure en entraînant sa dilution et est ainsi susceptible de porter atteinte à sa renommée, laquelle s’en trouve ternie par l’utilisation de la marque contestée.

Il demande à ce que la nullité de la marque contestée soit prononcée et à ce que soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés.

9. Dans ses premières observations, le demandeur, tout en apportant des pièces destinées à démontrer l’usage de sa marque, soulève notamment que :

— S’agissant de l’usage, la marque contestée ayant été déposée le 09/07/2020 et la demande en nullité ayant été introduite le 21/07/2021, les périodes pertinentes à prendre en considération pour la démonstration de l’usage sont celles comprises entre le 09/07/2015 et le 08/07/2020 et entre le 21/07/2016 et le 20/07/2021 ;

— Contrairement aux assertions du demandeur, les preuves apportées permettent de démontrer un usage par le demandeur ou avec son consentement, pour les produits de la marque antérieure, en France et sur le territoire de l’Union Européenne, pendant les périodes pertinentes ;

— S’agissant de la renommée, les pièces doivent être appréciées dans leur ensemble et non prises isolément ; il apporte de nouvelles pièces destinées à démontrer la renommée de la marque antérieure ;

— S’agissant du juste motif invoqué par le titulaire de la marque contestée, la quasi-totalité des pièces apportées par celui-ci dans le cadre des actions en déchéance proviennent des précédents titulaires des marques contestées, lesquels n’ont aucun lien juridique avec le titulaire de la marque contestée qui n’a acquis la marque contestée qu’en 2020 ; en sorte que s’il a pu tolérer l’usage des marques n°95561865 et 998229220, tel ne peut être le cas de l’usage effectué par le titulaire de la marque contestée ;

— Il fait usage de sa marque depuis 1992, soit bien avant l’usage de la marque contestée par son titulaire actuel, en sorte que ce dernier ne saurait justifier d’un juste motif ;

— S’agissant de l’existence d’un préjudice et d’un lien, la marque antérieure bénéficie d’une image de qualité et d’excellence et que contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, les marques en cause ne coexistent pas, le demandeur n’ayant jamais toléré l’usage de la marque contestée par son actuel titulaire ;

— Il a été contacté, à plusieurs reprises, par des sociétés tierces, pensant s’adresser au titulaire de la marque contestée, ce qui serait de nature à démontrer le préjudice et le lien.

10. Dans ses deuxièmes observations, le demandeur a, tout en réitérant ses arguments et demandes, notamment soulevé que :

— Les pièces apportées permettent d’attester de la commercialisation de véhicules HYUNDAI en France et sur le territoire de l’Union Européenne, depuis plus de 30 ans et selon une constante progression ;

— La performance économique d’une marque est étroitement liée à son succès commercial, or sur le marché européen, l’indice global de performance de la marque antérieure révèle nécessairement un degré de connaissance élevé sur ce territoire ;

— Si un juste motif devait être reconnu, il ne pourrait couvrir des libellés de produits allant au- delà de ceux pour lesquels le titulaire de la marque contestée invoque un usage ;

— L’atteinte d’une marque par brouillage et dilution est suffisante à elle seule pour constituer une atteinte à une marque de renommée et que l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure tout comme sa stricte identité avec la marque contestée permettent d’attester de l’atteinte à son caractère distinctif.

A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les pièces suivantes :

— Annexe 1 : Copie de la marque française n° 20 4 665 283 HYUNDAI
– Annexe 2 : Copie de la marque de l’UE n° 012312518 HYUNDAI
– Annexe 3 : Extraits du site Wikipédia et historique de la marque HYUNDAI en France
– Annexe 4 : Extraits communiqué de presse
– Annexe 5 : Extraits communiqué de presse
– Annexe 6 : Extraits du site internet fiches-auto.fr
– Annexe 7 : Extraits du site internet hyundai.com/fr dédié au marché français
– Annexe 8 : Extraits du site internet hyundai.com/fr présentant le réseau français de distribution HYUNDAI
– Annexe 9 : Copie du communiqué de presse daté du 6 juillet 2021
– Annexe 10 : Liste de marques HYUNDAI en vigueur en France, tirée de la base officielle en ligne TMview
– Annexe 11 : Exemples d’articles parus dans les magazines en ligne Challenges.fr, 20 minutes, Le Figaro, Le Point, Le Monde
– Annexe 12 : Documents relatifs au partenariat entre HYUNDAI et Forze Hydrogen Racing
– Annexe 13 : Documents relatifs à la division sportive HYUNDAI MOTORSPORT et à la collaboration entre HYUNDAI et L

— Annexe 14 : Documents relatifs au partenariat entre HYUNDAI et l’Olympique Lyonnais
– Annexe 15 : Documents relatifs au partenariat entre HYUNDAI et l’UEFA pour l’Euro 2016
– Annexe 16 : Extraits de la page Facebook dédiée HYUNDAI France
– Annexe 17 : Exemples de publicités et spots publicitaires diffusés en France
– Annexe 18 : Extrait de la chaîne You Tube de HYUNDAI France
– Annexe 19 : Déclaration sous serment (Affidavit) signé pour le compte de HYUNDAI MOTOR COMPANY
– Annexe 20 : Déclaration sous serment (Affidavit) signé pour le compte de HYUNDAI MOTOR FRANCE
– Annexe 21 : Déclaration sous serment (Affidavit) signé pour le compte de HYUNDAI MOTOR EUROPE GmbH
– Annexe 22 : Pages complémentaires extraites du site internet hyundai.com/fr dédié au marché français
– Annexe 23 : Exemple de listes et coordonnées des distributeurs agréés HYUNDAI sur le territoire français
– Annexe 24 : Exemples additionnels d’articles de presse relatifs à HYUNDAI
– Annexe 25 : Classement des sports les plus populaires en France
– Annexe 26 : Documents relatifs à la fan-zone HYUNDAI installée au Trocadéro à Paris dans le cadre de l’EURO 2012 de football
– Annexe 27 : Rapport de participation de HYUNDAI au Mondial de l’Automobile de Paris en 2014
– Annexe 28 : Rapport de participation de HYUNDAI au Mondial de l’Automobile de Paris en 2016
– Annexe 29 : Rapport de participation de HYUNDAI au Mondial de l’Automobile de Paris en 2018
– Annexe 30 : extraits du site internet officiel HYUNDAI destinés aux distributeurs et réparateurs
– Annexe 31 : Tableau récapitulatif avec détails des ventes de phares et d’appareils d’éclairage pour les véhicules HYUNDAI commercialisés en France
– Annexe 32 : Extraits de sites internet destinés au marché français pour vente de pièces et parties constitutives et de rechange des véhicules HYUNDAI
– Annexe 33 : Exemple de kit d’éclairage pour véhicules HYUNDAI
– Annexe 34 : Exemples de parties constitutives de véhicules de marque HYUNDAI
– Annexe 35 : Exemples de montres et porte-clés revêtus de la marque HYUNDAI
– Annexe 36 : Extraits du site internet http://www.hyundai.fr tirés du site internet web.archive.org
– Annexe 37 : Copie du courrier de la filiale sud-africaine de HYUNDAI TECHNOLOGY, INC. Et pièces jointes
– Annexe 38 : Extraits du catalogue électronique en ligne de pièces détachées pour les véhicules HYUNDAI
– Annexe 39a : Contenu intégral des articles du journal Le Monde listés dans la recherche produite en Annexe 11 (partie 1)
– Annexe 39b : Contenu intégral des articles du journal Le Monde listés dans la recherche produite en Annexe 11 (partie 2)
– Annexe 40 : Extraits du site internet https://www.ina.fr/recherche?q=hyundai et copies d’écran de publicités
– Annexe 41 : Extraits étude de marché 1
– Annexe 42 : Extraits étude de marché 2

Prétentions du titulaire de la marque contestée

11. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée, tout en demandant à ce que le demandeur justifie de l’usage sérieux de le marque antérieure, a notamment soulevé que :

— Les pièces produites par le demandeur ne seraient pas de nature à démontrer la renommée de la marque pour des voitures et des pièces détachées ;

— Il est titulaire des marques n°95/561865 et 99/829200 des suites d’une cession partielle et que les actions en déchéance menées à l’encontre de ces marques ont indiqué qu’un usage sérieux de celles-ci avait été réalisé pendant la période pertinente, soit antérieurement à la date à laquelle la renommée de la marque antérieure aurait été acquise, en sorte qu’il peut justifier d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée ;

— Le libellé de la marque contestée couvre des produits de nature différente de ceux de la marque antérieure en sorte que le demandeur ne saurait faire valoir la similarité des produits en cause ;

— Compte tenu des circonstances et de l’antériorité de l’usage de la marque contestée sur le marché, le demandeur ne justifie pas en quoi la marque contestée tirerait indûment profit de la marque antérieure, lui porterait un préjudice de dilution par ternissement ou serait susceptible d’affaiblir l’aptitude de celle-ci à identifier ses produits.

Il demande à ce que la demande soit déclarée mal fondée et à ce que le demandeur soit condamné au remboursement des frais qu’il a exposés.

12. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :

— Les pièces fournies par le demandeur sont insuffisantes pour démontrer un usage des produits pendant les périodes pertinentes et qu’en tout état de cause, si l’Institut devait reconnaître un usage sérieux, il ne le ferait que pour les produits suivants : « automobiles, y compris voitures particulières, camionnettes, camions, bus, voiture de course, véhicules réfrigérés, voiture de sport » ;

— Le fait que le territoire de l’Union européenne soit un marché important dans le domaine de l’automobile ne démontre pas la connaissance, sur ce territoire, de la marque antérieure, les pièces apportées aux fins de démonstration de la renommée ne contenant que de simples allégations ;

— L’usage de la marque antérieure ne peut être démontré depuis 1992 alors que la plupart des pièces sont datées de 2020 et que la présente action est fondée sur une marque de renommée déposée le 14 novembre 2013 ;

— L’usage de la marque contestée par d’anciens titulaires n’exclut pas l’existence d’un juste motif ;

— La question n’est pas de savoir si le demandeur a toléré l’exploitation de la marque contestée pendant 5 ans suivant son enregistrement mais d’analyser que le titulaire de la marque contestée est de bonne foi, l’exercice du droit exclusif des marques devant mettre en balance d’une part, les intérêts de son titulaire et d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques ;

— Le demandeur ne démontre pas en quoi le fait que des sociétés tierces se soient adressées à lui est de nature à démontrer un préjudice.

13. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en réitérant ses arguments et demandes, notamment souligné l’insuffisance des pièces apportées par le demandeur en vue de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure et relevé que si le juste motif n’était pas retenu pour l’ensemble des produits de la marque

contestée, cela ne signifie pas pour autant que les produits de celle-ci présente un lien avec ceux pour lesquels un usage sérieux de la marque antérieure aurait été établi.

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les pièces suivantes :

— Pièce 1 : Certificat d’immatriculation de la société titulaire et sa traduction
– Pièce 2 : Copie de la marque n° 95561865
– Pièce 3 : Certificat d’identité de la marque française n° 95561865
– Pièce 4 : Décision du 3 août 2021 statuant sur la déchéance de la marque française n° 95561865
– Pièce 5 : Copie de la marque n° 99829200
– Pièce 6 : Certificat d’identité de la marque française n° 99829200
– Pièce 7 : Décision du 3 août 2021 statuant sur la déchéance de la marque française n° 99829200
– Pièce 8 : Whois du nom de domaine fiches-autos.fr et mentions légales de ce site
– Pièce 9 : Pages extraites du site impotsurlerevenu.org dont mentions légales

II.- DECISION

A. Sur la recevabilité de la demande 14. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée requiert que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure.

15. Aux termes de l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :

« Est irrecevable :

1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.

2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ».

L’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 susvisé relatif à l’usage de la marque de l’Union européenne dispose que :

« 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Constituent également un usage au sens du premier alinéa :

l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ;

b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.

L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ».

16. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

17. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

18. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

19. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Périodes pertinentes 20. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 juillet 2020 et la demande en nullité a été formée le 21 juillet 2021.

21. La marque antérieure invoquée a été enregistrée le 16 avril 2014.

22. Par conséquent, la marque antérieure avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité et également à la date du dépôt de la marque contestée.

23. En conséquence, en application des dispositions de l’article L.716-2-3 1° et 2° du code précité, le demandeur devait prouver l’usage sérieux de sa marque :

— Au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 21 juillet 2016 au 21 juillet 2021 inclus,
– Mais également au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, soit du 9 juillet 2015 au 9 juillet 2020 inclus,

et ce pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir :

« Classe 11 : Appareils d’éclairage pour véhicules; Réflecteurs pour automobiles; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Dispositifs anti-éblouissants pour automobiles (accessoires de lampe); Accessoires de lampes pour automobiles; Dégivreurs d’automobiles; Climatiseurs pour automobiles; Phares pour automobiles; Installations et appareils de ventilation (climatisation) pour automobiles; Radiateurs pour automobiles;

Classe 12 : Appareils de locomotion terrestres; Véhicules; Automobiles, y compris voitures particulières, camionnettes, camions, bus, voitures de course, véhicules réfrigérés, voitures de sport; Moteurs de véhicules automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Pare-brise; Essuie-glaces; Sièges automobiles; Roues d’automobiles; Capots de voitures; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pneus pour automobiles; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Avertisseurs de voitures; Rétroviseurs pour automobiles; Portières pour automobiles; Carrosseries pour automobiles; Housses de sièges-auto; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Réservoirs à essence pour véhicules terrestres; Embrayages pour véhicules terrestres; Grilles de radiateur métalliques pour véhicules; Grilles de radiateur en matériaux non métalliques pour véhicules;

Classe 14 : Monnaies; Coffrets à bijoux en métaux précieux; Chaînes pour clés en métal précieux; Porte-clés réalisés en métaux précieux; Montres; Diamants; Strass; Boucles d’oreilles; Ornements pour vêtements en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Statuettes en métaux précieux. »

A cet égard, si le demandeur de la marque contestée indique que cette période court du 21 juillet 2016 au 20 juillet 2021, cette dernière est en réalité comprise entre le 21 juillet 2016 au 21 juillet 2021, jour de la demande en déchéance.

24. A l’appui de son argumentation, le demandeur a produit les pièces suivantes :

— Les pages Wikipédia consacrées à HYUNDAI et HYUNDAI MOTOR, « pôle automobile du conglomérat coréen Hyundai », extraites le 20/07/2021 et relatant l’historique de la société Hyundai, de la marque éponyme et de ses filiales (Annexe 3) ;

— La page Wikipédia consacrée à HYUNDAI MOTORSPORT, extraite le 20/07/2021 et relatant l’histoire de la société Hyundai Motorsport, division sportive de la société Hyundai Motor (Annexe 13) ;

— Divers extraits du site marchand du demandeur, hyundai.com, datés de leur date d’extraction, le 20/07/2021, (Annexes 7, 8) relatifs notamment aux véhicules commercialisés sous la marque HYUNDAI, aux divers produits et services proposés par la marque, aux démarches écologiques entreprises par celle-ci ainsi que la liste de ses distributeurs en France ;

— Divers extraits du site marchand du demandeur, hyundai.fr, mentionnant des articles datés du 06/07/2021 (Annexe 9), du 25/03/2021 (Annexe 12), du 04/10/2017 (Annexe 14), relatifs au positionnement de la marque HYUNDAI en France au premier semestre 2021, à l’accord conclu entre Hyundai et Forze Hydrogen Racing pour la conception de voitures de

courses électriques à hydrogène et aux diverses actions de communication mise en place par Hyundai dans le cadre de son partenariat avec l’Olympique Lyonnais ;

— Des extraits du site web.archive.org se rapportant au site marchand hyundai.fr et dont les captures se rapportent à la période comprise entre 2002 et 2020 (Annexe 36) ;

— Des extraits des sites internet des journaux 20 minutes, Le Point et Le Monde, mentionnant les titres d’articles se référant à l’actualité de la marque HYUNDAI sur la période comprise entre septembre 2020 et juillet 2020 (Annexe 11)

— Divers articles de presse datés des périodes pertinentes et se rapportant à l’actualité de la marque HYUNDAI en France et en Europe (Annexes 3, 5, 6, 11 ; 13, 14, 17, 24, 25, 39a et 39b) ;

— Des captures d’écran du site internet Youtube.fr, sur lesquelles on peut voir des extraits de vidéos datés de 2018 où l’on peut constater la présence de la marque HYUNDAI sur les maillots des joueurs de l’Olympique Lyonnais, dans le stade, ainsi que la participation des joueurs à la publicité de la Hyundai OI (Annexe 14) ;
– Des extraits du compte Facebook de Hyundai France, datés de leur date d’extraction, le 20/07/2021, sur lesquels figurent les diverses communications effectuées par le biais du réseau social en juin et juillet 2021 (Annexe 16) ;
– Les résultats d’une recherche effectuée le 20/07/2021 sur le moteur de recherche Google avec les mots clés « hyundai publicité » (Annexe 17) ;
– Des captures d’écran du compte Youtube de Hyundai France, datées de leur date d’extraction, le 20/07/2021, sur lesquelles on peut constater le nombre d’abonnés, 12.7 k, ainsi que le fait que plusieurs vidéos ont été postées sur les quatre dernières années (Annexe 18) ;
– Des documents internes relatifs à la présence de Hyundai lors des MOTORSHOW, 2016 et 2018 (Annexes 28 et 29) ;
– Deux études datées de 2020 se rapportant à la reconnaissance spontanée de la marque HYUNDAI sur le territoire français (Annexes 41 et 42). 25. La plupart des éléments de preuve sont datés des périodes pertinentes, à savoir des périodes comprises entre le 21 juillet 2016 et le 21 juillet 2021 ainsi qu’entre le 9 juillet 2015 et le 9 juillet 2020. 26. Si le titulaire de la marque contestée fait valoir que certaines pièces sont postérieures aux périodes pertinentes, il y a lieu de relever que les attestations sous serments du conseil sénior et responsable du département juridique Propriété Intellectuelle de la société Hyundai Motor Company (Annexe 19), du président de Hyundai Motor France (Annexe 20) et du responsable juridique de Hyundai Motor Europe (Annexe 21), bien que datées des 12, 16 et 18 novembre 2021, se réfèrent toutes aux chiffres d’affaires, ventes et parts de marché de Hyundai sur la période comprise entre 2016 et 2020, en sorte que celles-ci peuvent être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale. Il en va de même s’agissant de l’article non daté tiré du site de l’Argus (Annexe 24) qui se réfère aux ventes et chiffre d’affaire réalisés par Hyundai en 2017, soit pendant les périodes pertinentes.

27. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Lieu de l’usage 28. Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union Européenne.

29. En l’espèce, les sites marchands de la marque antérieure, hyundai.com et hyundai.fr, sont rédigés en français et mentionnent l’existence de distributeurs sur le territoire français (Annexes 7, 8, 9, 12, 22 et 36).

Par ailleurs, plusieurs articles se réfèrent à la position de la marque HYUNDAI sur le marché français et européen, ainsi qu’aux chiffres d’affaires et ventes réalisés en France et sur le territoire européen par celle-ci (Annexes 6, 11 et 17), lesquels sont corroborés par les attestations sous serment du conseil sénior et responsable du département juridique Propriété Intellectuelle de la société Hyundai Motor Company (Annexe 19), du président de Hyundai Motor France (Annexe 20) et du responsable juridique de Hyundai Motor Europe (Annexe 21).

En outre, de nombreux articles, datés de la période pertinente, se réfèrent également aux activités de la marque en France et en Europe (Annexes 6, 11, 13, 14, 24, 39a et 39b) et les documents internes fournis par le demandeur attestent de la participation de la marque à des évènements qui se sont déroulés à Paris en 2016 et 2018 (Annexes 28 et 29).

30. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France et dans l’Union européenne pendant la période pertinente.

Nature et importance de l’usage

31. Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

32. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

33. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage 34. En l’espèce, il ressort des diverses pièces fournies par le demandeur que le signe HYUNDAI est utilisé sous la forme verbale sous laquelle il a été enregistré à titre de marque mais également sous les formes modifiées suivantes :

35. A cet égard, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

36. En l’espèce, force est de constater qu’au sein des formes modifiées susvisées l’élément HYUNDAI conserve pleinement son caractère distinctif au regard des produits invoqués et y apparaît manifestement dominant, de sorte que ces formes modifiées n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

37. En outre, si le titulaire de la marque contestée considère les pièces insuffisantes, il convient de relever que sur les extraits des sites marchands de la marque HYUNDAI, huyndai.com et huyndai.fr, présentant les produits et services de la marque et en particulier ses modèles de voitures (Annexes 7, 8, 9, 12, 22 et 36), la marque figure aussi bien sous sa forme verbale que ses formes modifiées précitées. Corroborés aux campagnes publicitaires de la marque, lesquelles portent sur des voitures, il peut également être constaté que la marque, sous sa forme verbale, est apposée à l’arrière des véhicules (Annexes 17).

Par ailleurs, la plupart des articles de presse fournis par le demandeur se rapportent à l’activité automobile de la marque HYUNDAI en France et dans l’Union Européenne, que ce soit en lien avec ses modèles de véhicules citadins, SUV et coupés :

— Article challenges.fr du 19/07/2021 : « Hyundai-Kia talonne Renault et devient le quatrième constructeur en Europe » (Annexe 11) ;

— Article challenges.fr du 14/09/2017 : « Dévoilé au Salon de Francfort 2017, le Huyndai Kona est un petit SUV concurrent du Renault Captur. » (Annexe 24) ;

— Article quechoisir.org du 30/10/2017 : « Hyundai, qui fut l’un des premiers constructeurs à proposer des SUV en France dès les années 2000 avec le Santa Fe, complète son offre dans ce segment avec un SUV compact, le Kona. » (Annexe 24) ;

— Article quechoisir.org du 01/09/2015 : « Mieux fini et mieux équipé que son prédécesseur le Hyundai ix35, confortable et disposant d’une bonne tenue de route, le Tucson voit aussi ses tarifs grimper. » (Annexe 24) ;

— Article ouestfrance-auto.com du 08/02/2016 : « Nouvel an chinois : les marques automobiles à l’honneur (…) Le constructeur coréen Hyundai propose une gamme très élargie de modèles : de la petite citadine au SUV en passant par les coupés ou les familiales. » (Annexe 24) ;

— Article lemonde.fr du 12/01/2021 : « La quatrième génération du Hyundai Tucson commercialisée en ce début d’année tranche agréablement avec certaines dérives récurrentes, y compris dans les créations passées de la marque coréenne. Sur la face avant de ce SUV diffusé sur tous les continents, les éléments lumineux se fondent dans la grille de la calandre noire dont le métal présente un effet laqué. » (Annexe 39a) ;

— Article lemonde.fr du 26/10/2020 : « La Hyundai Ioniq est disponible à la fois en version hybride et hybride rechargeable, mais également en version 100 % électrique. » (Annexe 39a) ;

ou en lien avec son activité dans le domaine des rallyes automobiles :

— Article lepoint.fr du 21/01/2019 : « WRC : L prépare le Monte-Carlo avec Huyndai A peine rentré des dunes du désert du Pérou, S L découvrait la conduite sur neige au volant de la Hyundai i20 avec laquelle il participera au Monte-Carlo. » (Annexe 24) ;

— Article lemonde.fr du 13/12/2018 : « Rallyes, L pilotera pour Hyundai en 2019 (…) « En rejoignant Hyundai, nous avons un défi nouveau à relever qu’il me tarde

d’attaquer », a commenté S L, cité dans le communiqué de Hyundai. » (Annexe 39a) ;

— Article lemonde.fr du 24/01/2021 : « Disputée à huis clos, cette 89e édition du célèbre rallye, qui fêtait le 110e anniversaire de sa création, a vu S O s’adjuger huit épreuves spéciales sur les quatorze qui le composent. Il a relégué E E, son coéquipier chez Toyota mais néanmoins principal rival, à 32,6 secondes, et le Belge N (Hyundai), 3e, à plus d’une minute. » (Annexe 39b).

Il ressort également de ces articles que la marque a signé des accords avec l’Olympique Lyonnais qu’elle sponsorise et qu’elle participe à divers évènements sportifs grand public :

— Article ecofoot.fr du 17/01/2017 : « L’Olympique Lyonnais est un vrai business partner pour Hyundai ! » (…) Hyundai est partenaire de la FIFA et de l’UEFA. (…) ; » (Annexe 14) ;

— Article ecofoot.fr du 07/03/2019 : « Au cours des derniers mois, le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a intensifié ses investissements en sponsoring sportif au sein du football européen. En France, outre son partenariat avec l’OL, différents accords locaux ont été conclus avec des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. » (Annexe 14) ;

— Article pro.largus.fr du 29/04/2016 : « Hyundai met le paquet pour l’UEFA EURO 2016 Partenaire du championnat d’Europe de football, qui se déroule cette année en France, Hyundai a lourdement investi sur l’évènement pour conforter sa croissance et augmenter sa notoriété » (Annexe 15) ;

en plus de sa participation au MOTORSHOW de 2016 et 2018 (Annexes 28 et 29).

38. Ainsi, il ressort de ces pièces que l’usage revendiqué s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, sur le territoire français et de l’Union européenne, pendant les périodes pertinentes, en lien avec des véhicules automobiles citadins, SUV, coupés ou encore des modèles de course.

39. Ainsi, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Importance de l’usage

40. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

41. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

42. Il ressort des éléments versés au débat que la société Hyundai est ancrée sur le marché automobile français et européen depuis plusieurs années, celle-ci occupant des rangs compris entre le 19ème et 14ème entre 2008 et 2020 (14ème en 2020) (Annexe 6) et que ses parts de marché ont évolué aussi bien en France, passant de 1.0% en 2016 à 1.6% en 2020 (Annexe 20), qu’en Europe, passant de 2.92 en 2016 à 3.62% en 2020 (Annexe 21).

Ainsi, on compte près de 25 250 véhicules vendus en France en 2016 (Annexe 20), contre, 29 531 en 2017 dont 190 000 SUV (Annexes 20 et 39b), 35 000 en 2018 (Annexes 17 et 20), 39 586 en 2019 (Annexe 20), 33 263 en 2020 (Annexe 20), et 23 039 sur le premier semestre 2021 (Annexe 9), permettant ainsi à la marque d’« atteindre un niveau historique de 2.5% sur les six premiers mois de 2021 » (Annexe 9).

En Europe (de l’Ouest), le demandeur déclare avoir commercialisé près de 496 010 véhicules en 2016, contre 528 000 en 2017 (999 000 sur toute l’Europe – Annexes 21 et 39b), 539 379 en 2018, 536 106 en 2019 et 405 698 en 2020 (Annexe 21).

Pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, le groupe Hyundai a minimisé ses pertes et reste compétitif :

— Article lemonde.fr du 04/11/2020 : « L’automobile n’est pas au mieux de sa forme – en France, sur les dix premiers mois de l’année, les immatriculations refluent de 27% –, mais tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Certains (Tesla, Porsche, Hyundai, Toyota) progressent voire limitent les dégâts alors que pour d’autres, la chute, spectaculaire, tient de la descente aux enfers. Au point que l’on peut s’inquiéter pour la pérennité de leur présence en Europe. » (Annexe 39a) ;

— Article lemonde.fr du 01/01/2021 : « Le mois de décembre n’y a pas fait exception avec une nouvelle baisse de12 % par rapport à décembre 2019, portant à dix le nombre de mois en négatif dans cette année décidément inouïe. Les constructeurs français PSA et Renault se sont comportés en 2020 un tout petit peu mieux que le marché, et seuls les japonais Toyota et sud-coréen Hyundai limitent – un peu – les dégâts en affichant des reculs de 12 % et de 13 %. » ;
justifiant ainsi de sa stabilité sur les marchés français et européen.

En outre, le demandeur déclare avoir investi des sommes non négligeables dans la promotion de sa marque aussi bien au niveau français qu’européen (Annexes 20 et 21), de l’ordre de plusieurs centaines de millions, ce qui, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, peut être corroboré, dans le cadre d’une analyse globale, par les pièces se rapportant aux divers partenariats signés par la marque avec notamment l’Olympique Lyonnais (Annexe 14), l’UEFA 2016 (près de 10 millions – Annexe 15) ou encore avec de grands pilotes automobiles pour donner de la visibilité à son écurie de WRC (Annexes 24, 39a et 39b). A cet égard, on peut aussi constater que lors de ces évènements, la marque est présente sur les maillots des joueurs de l’Olympique Lyonnais, sur des panneaux d’affichage ainsi que sur divers stands prévus dans le cadre de programme, notamment de car sharing et car wash (Annexes 14 et 26). On la retrouve également sur les stands installés dans le cadre de la participation de Hyundai lors des MOTORSHOW 2016 et 2018 (Annexe 28 et 29).

43. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours des périodes pertinentes. Usage pour les produits enregistrés et invoqués 44. L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’ : « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non- usage établis ».

45. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque antérieure invoquée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante.

46. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée soutient que les pièces apportées ne sont pas suffisantes et qu’en tout état de cause, si l’Institut devait considérer le contraire, l’usage ne devrait être reconnu que pour les produits suivants : « automobiles, y compris voitures particulières, camionnettes, camions, bus, voiture de course, véhicules réfrigérés, voiture de sport ».

Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré

47. Il ressort des pièces et arguments du demandeur que la marque antérieure HYUNDAI est utilisée en lien avec des véhicule automobiles citadins, SUV, coupés et de courses, thermiques, électriques et hybrides (notamment Annexes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 36, 39a et 39b).

48. Ainsi, un usage sérieux a été démontré pour les produits suivants : « Automobiles à savoir voitures particulières, voitures de course, voitures de sport ».

49. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les produits suivant : « Automobiles à savoir voitures particulières, voitures de courses, voitures de sport ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 50. En revanche, le demandeur n’apporte pas de pièces permettant d’attester d’un usage pour les produits suivants : « Appareils d’éclairage pour véhicules; Réflecteurs pour automobiles; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Dispositifs anti-éblouissants pour automobiles (accessoires de lampe); Accessoires de lampes pour automobiles; Dégivreurs d’automobiles; Climatiseurs pour automobiles; Phares pour automobiles; Installations et appareils de ventilation (climatisation) pour automobiles; Radiateurs pour automobiles; Appareils de locomotion terrestres; Véhicules; Automobiles, y compris camionnettes, camions, bus, véhicules réfrigérés ; Moteurs de véhicules automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Pare-brise; Essuie-glaces; Sièges automobiles; Roues d’automobiles; Capots de voitures; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pneus pour automobiles; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Avertisseurs de voitures; Rétroviseurs pour automobiles; Portières pour automobiles; Carrosseries pour automobiles; Housses de sièges-auto; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Réservoirs à essence pour véhicules terrestres; Embrayages pour véhicules terrestres; Grilles de radiateur métalliques pour véhicules; Grilles de radiateur en matériaux non métalliques pour véhicules; Monnaies; Coffrets à bijoux en métaux précieux; Chaînes pour clés en métal précieux; Porte-clés réalisés en métaux précieux; Montres; Diamants; Strass; Boucles d’oreilles; Ornements pour vêtements en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Statuettes en métaux précieux. ».

51. En effet, l’usage sérieux démontré pour les « Automobiles à savoir voitures particulières, voitures de courses, voitures de sport » ne vaut pas pour l’ensemble des catégories plus générales « Appareils de locomotion terrestres ; véhicules ; Automobiles, y compris camionnettes, camions, bus, véhicules réfrigérés » dans laquelle ces produits sont susceptibles d’entrer, en l’absence d’éléments de nature à démontrer l’usage pour d’autres produits de ces catégories (cycles, motos, trains, camions, bateaux …).

De même, l’usage démontré pour le produit en entier, à savoir en l’espèce, des « Automobiles à savoir voitures particulières, voitures de courses, voitures de sport », ne permet pas de constituer un usage pour les composants de ces produits entiers, à savoir des « Appareils d’éclairage pour

véhicules; Réflecteurs pour automobiles; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Dispositifs anti-éblouissants pour automobiles (accessoires de lampe); Accessoires de lampes pour automobiles; Dégivreurs d’automobiles; Climatiseurs pour automobiles; Phares pour automobiles; Installations et appareils de ventilation (climatisation) pour automobiles; Radiateurs pour automobiles. Moteurs de véhicules automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Pare-brise; Essuie- glaces; Sièges automobiles; Roues d’automobiles; Capots de voitures; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pneus pour automobiles; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Avertisseurs de voitures; Rétroviseurs pour automobiles; Portières pour automobiles; Carrosseries pour automobiles; Housses de sièges-auto; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Réservoirs à essence pour véhicules terrestres; Embrayages pour véhicules terrestres; Grilles de radiateur métalliques pour véhicules; Grilles de radiateur en matériaux non métalliques pour véhicules ». En effet, aucune des pièces fournies par le titulaire de la marque litigieuse ne porte sur la commercialisation de ces produits seuls permettant d’attester de leur commercialisation sous la même marque que le produit entier. En outre, les extraits de sites de revendeurs (Annexe 32) ne sont pas datés des périodes pertinentes et ne permettent pas de constater que la marque HYUNDAI est apposée sur les produits concernés. Par ailleurs, les photographies des kits d’éclairage, batteries et pneus (Annexes 33 et 34) ne sont pas datées et ne permettent pas de constater la destination de ces produits ou le volume commercial écoulé de ces produits sur les périodes pertinentes.

Il en va de même s’agissant des articles de bijouteries et d’horlogerie, pour lesquelles la seule pièce apportée se rapportant à des montres estampillées HYUNDAI (Annexe 35) ne saurait démontrer le moindre usage, celle-ci n’étant ni datée, ni corroborée par des éléments chiffrés.

52. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été démontré par tous les facteurs pour les produits suivants : « Appareils d’éclairage pour véhicules; Réflecteurs pour automobiles; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Dispositifs anti-éblouissants pour automobiles (accessoires de lampe); Accessoires de lampes pour automobiles; Dégivreurs d’automobiles; Climatiseurs pour automobiles; Phares pour automobiles; Installations et appareils de ventilation (climatisation) pour automobiles; Radiateurs pour automobiles; Appareils de locomotion terrestres; Véhicules; Automobiles, y compris camionnettes, camions, bus, véhicules réfrigérés ; Moteurs de véhicules automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Pare-brise; Essuie- glaces; Sièges automobiles; Roues d’automobiles; Capots de voitures; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pneus pour automobiles; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Avertisseurs de voitures; Rétroviseurs pour automobiles; Portières pour automobiles; Carrosseries pour automobiles; Housses de sièges-auto; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Réservoirs à essence pour véhicules terrestres; Embrayages pour véhicules terrestres; Grilles de radiateur métalliques pour véhicules; Grilles de radiateur en matériaux non métalliques pour véhicules; Monnaies; Coffrets à bijoux en métaux précieux; Chaînes pour clés en métal précieux; Porte-clés réalisés en métaux précieux; Montres; Diamants; Strass; Boucles d’oreilles; Ornements pour vêtements en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Statuettes en métaux précieux. ».

53. Aussi, les documents fournis par le demandeur permettant d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant les périodes pertinentes en France et dans l’Union européenne, en relation avec certains des produits pour laquelle elle a été enregistrée, en sorte que la demande en nullité doit être déclarée recevable au sens de l’article L. 716-2-3 1° et 2° du code de la propriété intellectuelle et la marque antérieure réputée enregistrée pour les produits suivants : « Automobiles à savoir voitures particulières, voitures de courses, voitures de sport ».

B. Sur les motifs relatifs de nullité 1. Sur le droit applicable 54. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur l’article L.711-3 I 2° et 4°, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

55. Il invoque à cet égard l’existence d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure HYUNDAI n° 012312518.

56. La marque contestée a été déposée le 9 juillet 2020, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.

57. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.

58. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle : « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9. ».

59. A cet égard, en application des dispositions de l’article L.711-3 du code précité : « I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

(…) 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ».

60. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces disposition.

2. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne HYUNDAI n°012312518 61. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d’une marque de l’Union européenne dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire un usage sans juste motif de la marque contestée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.

a) Sur la renommée de la marque antérieure

62. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

63. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 juillet 2020. Par conséquent, le demandeur devait démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure HYUNDAI n°012312518 a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les produits invoqués, à savoir :

« Classe 11 : Appareils d’éclairage pour véhicules; Réflecteurs pour automobiles; Ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; Dispositifs anti-éblouissants pour automobiles (accessoires de lampe); Accessoires de lampes pour automobiles; Dégivreurs d’automobiles; Climatiseurs pour automobiles; Phares pour automobiles; Installations et appareils de ventilation (climatisation) pour automobiles; Radiateurs pour automobiles;

Classe 12 : Appareils de locomotion terrestres; Véhicules; Automobiles, y compris voitures particulières, camionnettes, camions, bus, voitures de course, véhicules réfrigérés, voitures de sport; Moteurs de véhicules automobiles; Pare-chocs pour automobiles; Pare-brise; Essuie-glaces; Sièges automobiles; Roues d’automobiles; Capots de voitures; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Pneus pour automobiles; Ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; Avertisseurs de voitures; Rétroviseurs pour automobiles; Portières pour automobiles; Carrosseries pour automobiles; Housses de sièges-auto; Mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Courroies de transmission pour véhicules terrestres; Réservoirs à essence pour véhicules terrestres; Embrayages pour véhicules terrestres; Grilles de radiateur métalliques pour véhicules; Grilles de radiateur en matériaux non métalliques pour véhicules; Classe 14 : Monnaies; Coffrets à bijoux en métaux précieux; Chaînes pour clés en métal précieux; Porte-clés réalisés en métaux précieux; Montres; Diamants; Strass; Boucles d’oreilles; Ornements pour vêtements en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Statuettes en métaux précieux. ».

64. Cependant, l’usage n’ayant été démontré que pour les produits suivants : « Automobiles à savoir voitures particulières, voitures de courses, voitures de sport » (paragraphes 14 à 53), il en résulte que dans la présente procédure, la marque n’est réputée enregistrée que pour ceux-ci, en sorte qu’il convient de vérifier la preuve de la renommée de la marque pour ces seuls produits. 65. Le demandeur fait valoir que sa société, filiale du groupe sud-coréen, a été créée en 1967 et que la marque HYUNDAI a été introduite sur le marché français en 1992 et est ainsi présente depuis plus de 30 ans sur le marché français et européen faisant de lui un acteur important sur ces marchés puisqu’elle est aujourd’hui le 4ème constructeur européen.

Il précise également être depuis 2010, le 4ème constructeur mondial de véhicules automobiles et avoir été classé, en 2018, 36ème au classement des 100 marques les plus puissantes du monde, tous secteurs confondus, 6ème au classement des marques automobiles les plus prospères et 5ème en 2019.

Le demandeur fait également état des chiffres d’affaires réalisés entre 2016 et 2021, en France et en Europe de l’Ouest. Ainsi, celui-ci déclare avoir réalisé près de 25 250 ventes en France en 2016, contre 29 531 en 2017, 35 000 en 2018, 39 586 en 2019, 33 263 en 2020, et 23 039 sur le premier semestre 2021, permettant ainsi à la marque d’« atteindre un niveau historique de 2.5% sur les six premiers mois de 2021 » (Annexe 9).

En Europe de l’Ouest, le demandeur déclare avoir réalisé près de 496 010 ventes en 2016, contre 528 000 en 2017, 539 379 en 2018, 536 106 en 2019 et 405 698 en 2020.

Enfin, au niveau mondial, celui-ci déclare avoir réalisé près de 3 757 574 ventes en 2017, contre 4 589 199 en 2018, 4 425 528 en 2019 et 3 744 737 en 2020.

A cet égard, il fournit, notamment :

— Un extrait de la page Wikipédia consacrée à HYUNDAI et HYUNDAI MOTOR indiquant : « La marque coréenne s’implante en France en 1992. Après avoir racheté la marque Kia en 1999, Hyundai Motor est aujourd’hui le quatrième constructeur automobile, avec 3,7millions de véhicules vendus dans le monde. Premier constructeur coréen de voitures, Hyundai est devenu le premier employeur du pays avec 170 000 travailleurs, et deuxième derrière Samsung pour le chiffre d’affaires. (…) C’est, depuis 2010, le quatrième constructeur mondial (en incluant sa filiale Kia Motors).» (Annexe 3) ;

— Un article du site bluemagazine.hyundai.be se rapportant au classement BEST GLOBAL BRANDS de 2018, lequel classait HYUNDAI à la 36ème place du Top 100 des marques les plus prospères, tous domaines confondus, et 6ème du classement mondial des constructeurs automobiles (Annexe 4) ;

— Un article du site motoractu.com se rapportant au classement 2019 des 100 meilleures marques mondiales automobiles, lequel classait HUYNDAI en 5ème position (Annexe 5) ;

— Un article du site fiches-auto.fr relatif aux marques les plus vendues en France classant HYUNDAI en 14ème position sur 36 en 2020, en 15ème position sur 32 en 2019, en 15ème position sur 33 en 2018, en 15ème position sur 39 en 2017, en 16ème position sur 26 en 2016, en 16ème position sur 40 en 2015, en 19ème position du 29 en 2014, en 15ème position sur 29 en 2013, en 16ème position sur 30 en 2012, en 19ème position sur 29 en 2011, en 18ème position sur 29 en 2010, en 16ème position sur 29 en 2009 et en 17ème position sur 31 en 2008 (Annexe 6) ;

— Un article du site challenges.fr du 19/07/2021 ayant pour titre « Hyundai-Kia talonne Renault et devient le quatrième constructeur en Europe » (Annexe 11) ;

— Un article du site miss280ch.com du 26/08/2019 mentionnant que les « ventes progressent d’année en année en France, elles ont même doublé en 4 ans, atteignant 35 542 immatriculations pour l’année 2018. Il faut dire que la marque n’est apparue en France qu’en 1992, une progression notable qui donne désormais une part belle aux nouvelles motorisations électrisées, puisque les modèles de la gamme Blue Drive ont représenté 20% des commandes de l’année passée. » (Annexe 17) ;

— Une attestation sous serment du conseil sénior et responsable du département juridique Propriété Intellectuelle de la société Hyundai Motor Company portant sur les ventes réalisées au niveau mondial entre 2017 et 2021 et les parts de marché détenues par HYUNDAI au niveau mondial sur la même période (Annexe 19) ;

— Une attestation sous serment du président de Hyundai Motor France portant sur les ventes réalisées en France entre 2016 et 2020 et les parts de marché détenues par HYUNDAI en France sur la même période (Annexe 20) ;

— Une attestation sous serment du responsable juridique de Hyundai Motor Europe portant sur les réalisées en Europe de l’Ouest entre 2016 et 2020 et les parts de marché détenues par HYUNDAI en Europe de l’Ouest sur la même période (Annexe 21) ;

— Un article du site lemonde.fr du 07/01/2012 indiquant qu’ « En Europe, Hyundai (Kia exclu) a vendu 403 000 véhicules en 2011, soit un bond 11 %, tandis que le marché européen a baissé sur la même période de 1 % à 2 %. Sur le Vieux Continent, la marque

envisage de dépasser les 500 000 immatriculations et ainsi de prendre le pas sur Toyota… Sa filiale Kia devrait connaître une performance identique. » (Annexe 24) ;

— Un article du site lemonde.fr du 07/06/2013 indiquant que « « L’an dernier, l’usine tchèque a produit 53 % des véhicules que nous avons vendus en Europe », indique A R, le vice-président de Hyundai en Europe. En 2012, la marque coréenne a vendu en Europe 444 000 véhicules, soit 3,5 % de part de marché, contre moins de 2% en 2007. » (Annexe 24) ;

— Un article du site lemonde.fr du 16/10/2012 indiquant : « Selon les données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), publiées mardi 16 octobre, le constructeur coréen a écoulé 317 000 véhicules sur les neuf premiers mois de l’année, soit 9,3 % de plus qu’entre janvier et septembre 2011, alors que le marché a reculé de 7,6 % sur cette période. Kia, sa filiale à 39 %, a vu pour sa part ses immatriculations bondir de 20 %, à 250 000 unités. » (Annexe 24) ;

— Un article du site largus.fr indiquant que « les 196 points de vente officiels ont livré 17% de voitures de plus en 2017 qu’en 2016, alors que les statistiques font état d’immatriculations en hausse de 5,4% pour la marque : de l’art de faire rentrer tout le monde à la maison ! Hyundai Europe n’est toutefois pas totalement tranquille sur ce sujet de la garantie, puisque contre le Coréen auprès des instances européennes. La croissance de Hyundai en France (+5,4% d’immatriculations) s’est toutefois essentiellement faite « sur les canaux pérennes et profitables » comme les appelle le directeur général. Soit les particuliers et les entreprises. Les ventes auprès des entreprises ont progressé de 9,7% en 2017, Hyundai revendique désormais 39 centres dédiés uniquement à ces dernières. Ils devraient être 45 dans toute la France d’ici à la fin de l’année 2018. » (Annexe 24) ;

— Un article du site lemonde.fr du 26/02/2013 indiquant que « M. M s’étonnait de l’insolente santé de Hyundai et Kia en Europe. L’an dernier, le premier a augmenté ses ventes de 9,4 % et le second de 15,6 %, dans un marché en recul de 7,8 %. De fait, leur part de marché combinée a bondi d’un point, passant de 5,1 % à 6,2 %. » (Annexe 24) ;

— Un article du site lemonde.fr du 01/10/2020 indiquant que « En France, Hyundai est pourtant la marque généraliste qui a le mieux résisté à la chute des ventes en 2020. A fin septembre, alors que les grosses cylindrées (Renault, PSA, Groupe Volkswagen, Ford) rament autour des – 30 % d’immatriculations dans l’Hexagone depuis le début de l’année, Hyundai limite la casse avec – 12 %, – 14 % si on englobe Kia, selon les chiffres d’Autoways, société spécialisée dans le traitement des données du marché automobile. Le sud-coréen est au coude-à-coude avec Toyota (– 14 % aussi). Seuls Tesla (+ 1,2 %) et Porsche (– 6,3 %) font mieux, mais avec des volumes et un type de clientèle très différents. » (Annexe 39a).

66. Le demandeur fait également valoir qu’il est très présent dans la presse spécialisée et généraliste et fournit plusieurs articles en lien avec ses véhicules citadins, SUV et coupés, thermiques, hybrides et électriques :

— Articles du site 20minutes.fr (Annexe 14) :

 Daté du 11/07/2021 : « Essai Hyundai Santa Fe 2021 : Bien plus d’un Facelift » ;  Daté du 21/05/2021 : « Hyundai Nexo : Record du monde d’autonomie à l’hydrogène » ;  Daté du 15/05/2021 : « Genesis G70 Shooting breal : l’Europe en ligne de mise La branche luxueuse du groupe Hyundai prépare son arrivée en Europe et dévoile un joli break conçu spécialement, pour ce marché. » ;

 Daté du 27/04/2021 : « Hyundai Kona N : Bombe de poche Le petit SUV de Hyundai s’offre désormais une version sportive qui associe look agressif à des performances de haut niveau » ;  Daté du 23/02/2021 : « Ioniq 5 : Premier modèle de la nouvelle marque 100% électrique de Hyundai » ;  Daté du 01/02/2021 : « Le Hyundai Tucson enfile sa tenue de sport » ;

— Article du site lemonde.fr du 17/03/2011 : « Le Hyundai IX20, petit monospace rival du Citroën C3 Picasso ou du Renault Modus, concentre ses atouts et les limites à cette offensive très méthodique. » (Annexe 24) ;

— Article du site challenges.fr du 14/09/2017 : « Dévoilé au Salon de Francfort 2017, le Huyndai Kona est un petit SUV concurrent du Renault Captur. Les constructeurs coréens s’attaquent au Renault Captur. Le Hyundai Kona se place d’emblée parmi les modèles les plus originaux du segment, avec un style qui n’appartient qu’à lui. » (Annexe 24) ;

— Article du site quechoisir.org du 30/10/2017 : « Hyundai, qui fut l’un des premiers constructeurs à proposer des SUV en France dès les années 2000 avec le Santa Fe, complète son offre dans ce segment avec un SUV compact, le Kona. » (Annexe 24) ;

— Article du site quechoisir.org du 01/09/2015 : « Mieux fini et mieux équipé que son prédécesseur le Hyundai ix35, confortable et disposant d’une bonne tenue de route, le Tucson voit aussi ses tarifs grimper. » (Annexe 24) ;

— Article du site ouestfrance-auto.com du 08/02/2016 : « Nouvel an chinois : les marques automobiles à l’honneur (…) Le constructeur coréen Hyundai propose une gamme très élargie de modèles : de la petite citadine au SUV en passant par les coupés ou les familiales. » (Annexe 24) ;

— Article du site lemonde.fr du 12/01/2021 : « La quatrième génération du Hyundai Tucson commercialisée en ce début d’année tranche agréablement avec certaines dérives récurrentes, y compris dans les créations passées de la marque coréenne. Sur la face avant de ce SUV diffusé sur tous les continents, les éléments lumineux se fondent dans la grille de la calandre noire dont le métal présente un effet laqué. » (Annexe 39a) ;

— Article du site lemonde.fr du 26/10/2020 : « La Hyundai Ioniq est disponible à la fois en version hybride et hybride rechargeable, mais également en version 100 % électrique. » (Annexe 39a) ;

— Article du site lemonde.fr du 12/11/2019 : « En conduite tranquille, le Kona hybride reste parfaitement fréquentable, avec un appétit d’oiseau qui situe ses émissions de CO2 à 90 g au km en dépit de son poids (1 451 kg). Un argument non négligeable qui permet d’échapper au malus imposé par des normes européennes qui vont encore gagner en sévérité dans les prochaines années. Plus confortable que le Toyota C-HR mais moins que le Kia Niro, il est vendu à des tarifs similaires à ceux de ses deux concurrents. Pour la version Executive, la mieux équipée et la plus séduisante, il faudra compter environ 32 000 euros. » (Annexe 39a) ;

— Article du site lemonde.fr du 27/09/2015 : « Le Hyundai Tucson, un retour gagnant » (Annexe 39b) ;

— Article du site lemonde.fr du 14/11/2017 : « Le Kona de Hyundai : petit SUV, grande promesse Cochant toutes les cases stylistiques du genre, le Kona de Hyundai rejoint la famille très rentable des Renault Captur et autre Nissan Juke. » (Annexe 39b) ;

ainsi qu’en lien son activité dans le domaine des rallyes automobiles :

— Article du site lepoint.fr du 21/01/2019 : « WRC : L prépare le Monte-Carlo avec Huyndai A peine rentré des dunes du désert du Pérou, S L découvrait la conduite sur neige au volant de la Hyundai i20 avec laquelle il participera au Monte-Carlo. » (Annexe 24) ;

— Article du site lemonde.fr du 13/12/2018 : « Rallyes, L pilotera pour Hyundai en 2019 (…) « En rejoignant Hyundai, nous avons un défi nouveau à relever qu’il me tarde d’attaquer », a commenté S L, cité dans le communiqué de Hyundai. » (Annexe 39a) ;

— Article du site lemonde.fr du 06/12/2020 : « O est sacré champion du monde des ral yes WRC pour la septième fois en huit saisons. Le pilote gapençais s’est imposé, dimanche 6 décembre, sur l’asphalte détrempé de l’autodrome de Monza (Italie) – la deuxième victoire de la saison, la 49e victoire en carrière en WRC –, devant l’Estonien T (champion du monde en titre, Hyundai) et l’Espagnol S (Hyundai). Le titre mondial chez les constructeurs revient à Hyundai. » (Annexe 39a) ;

— Article du site lemonde.fr du 25/01/2021 : « Voilà un préretraité encore bien actif ! Le pilote français O a remporté, dimanche, le célèbre rallye de Monte-Carlo, première épreuve du championnat du monde WRC. Le pilote en est à huit succès en Principauté, soit un de plus que son éternel rival S L : un record dans l’histoire de la course qui $êtait, à huis clos, son 110e anniversaire. Impérial sur huit des quatorze spéciales du week-end, O s’est imposé devant son coéquipier chez Toyota, E E, et le Belge N (Hyundai). » (Annexe 39a) ;

— Article du site lemonde.fr du 24/01/2021 : « Disputée à huis clos, cette 89e édition du célèbre rallye, qui fêtait le 110e anniversaire de sa création, a vu S O s’adjuger huit épreuves spéciales sur les quatorze qui le composent. Il a relégué E E, son coéquipier chez Toyota mais néanmoins principal rival, à 32,6 secondes, et le Belge N (Hyundai), 3e, à plus d’une minute. » (Annexe 39b).

67. Le demandeur indique également avoir procédé à de nombreux investissements publicitaires que ce soit en Europe ou en France.

Il atteste en effet avoir investi, pour sa promotion en Europe de l’Ouest, entre 102 et 132 millions chaque année depuis 2016 (Annexe 21) et, pour sa promotion sur le territoire français, entre 19 et 27 millions (Annexe 20).

A cet égard, le demandeur fournit notamment un article relatif aux publicités HYUNDAI dans le domaine de l’automobile (article miss280ch.com du 26/08/2019 – Annexe 17) ainsi qu’un historique des publicités HYUNDAI diffusées à la télévision entre 1992 et 2012 (Annexe 40).

Par ailleurs, le demandeur fait état de divers partenariats signés avec L’Olympique Lyonnais, l’UEFA ou encore la FIFA :

— Article du site ecofoot.fr du 17/01/2017 : « « L’Olympique Lyonnais est un vrai business partner pour Hyundai ! » (…) Hyundai est partenaire de la FIFA et de l’UEFA. (…) ; » (Annexe 14) ;

— Article du site ecofoot.fr du 07/03/2019 : « Au cours des derniers mois, le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a intensifié ses investissements en sponsoring sportif au sein du football européen. En France, outre son partenariat avec l’OL, différents accords locaux ont été conclus avec des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. » (Annexe 14) ;

— Article du site pro.largus.fr du 29/04/2016 : « Hyundai met le paquet pour l’UEFA EURO 2016 Partenaire du championnat d’Europe de football, qui se déroule cette année en France, Hyundai a lourdement investi sur l’évènement pour conforter sa croissance et

augmenter sa notoriété. Au global, le plan de communication de Hyundai pour l’UEFA Euro 2016, qui se tiendra en France du 10 juin au 10 juillet, avoisinera les 10 millions d’euros. » (Annexe 15).

Il précise promouvoir activement sa marque lors des évènements sportifs organisés dans le cadre de ses accords : la marque est apposée sur les maillots des joueurs de l’Olympique Lyonnais, sur des panneaux d’affichage présents dans les stades ou encore sur des stands mis en place, notamment dans le cadre d’opération de car sharing et car wash (Annexes 14 et 26).

En outre, le demandeur fait valoir sa participation à de grands évènements comme les MOTOSHOW de 2014, 2016 et 2018 (Annexes 27, 28 et 29) et être actif sur les réseaux sociaux :

— Extraits du compte Facebook de Hyundai France mentionnant 387 037 abonnés et 398 224 personnes ayant « aimé » la page, faisant état des publications postées entre juin et juillet 2021 (Annexe 16) ;

— Extraits du compte Youtube de Hyundai France mentionnant 12.7 m d’abonnés, faisant état de vidéos ont été postées sur les quatre dernières années (Annexe 18).

68. Enfin, il indique bénéficier d’une bonne reconnaissance spontanée auprès du public français et être classé, selon une étude BTS 2020, 9ème en terme de reconnaissance parmi 12 marques automobiles (Annexe 41).

69. Si certains documents fournis par le demandeur sont, ainsi que le soutient le titulaire de la marque contestée, de source interne et ne respecteraient pas le formalisme imposé par le Code civil, à l’instar des attestations sous serment apportées au débat (Annexes 19, 20 et 21), il convient toutefois de relever que ces pièces peuvent être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale et contribuent à établir la renommée de la marque HYUNDAI en France et dans l’Union européenne.

70. En outre, si la performance financière n’est pas à elle seule de nature à attester de la renommée d’une marque, il peut néanmoins être considéré que celle-ci est un élément qui, corroboré à d’autres, peut être de nature à démontrer la renommée de la marque.

71. Dès lors l’ensemble des pièces énumérées ci-avant permettent d’établir que depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, soit le 9 juillet 2020, la marque HYUNDAI est connue d’une partie significative du public pertinent, à savoir le grand public composé notamment de particuliers mais également les professionnels, que ce soit les entreprises ou les amateurs du secteur automobile, en Europe comme en France, en relation avec des véhicules citadins, SUV, coupés et de course.

72. Ainsi, la forte renommée de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée a été démontrée pour les « Automobiles à savoir voitures particulières, voitures de courses, voitures de sport » de la classe 12.

b) Sur la comparaison des signes en cause

73. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

74. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

75. En l’espèce, force est de constater que les signes en cause sont strictement identiques.

c) Sur les liens entre les signes dans l’esprit du public

76. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes sera établi dans l’esprit du public concerné.

77. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

78. En l’espèce, la demande en nullité est fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne HYUNDAI n°012312518 et porte sur tous les produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Classe 9 : Signalétique numérique ; moniteurs de signalisation numériques ; panneaux d’affichage signalétique numériques ; terminaux de point de vente [TPV] ; distributeurs automatiques de nourriture et de boisson ; systèmes de distributeurs informatisés interactifs principalement composés d’ordinateurs et d’écrans d’ordinateurs tactiles utilisés pour acheter de la nourriture ; ordinateurs de bureau ; composants et pièces pour ordinateurs ; stations d’accueil pour ordinateurs ; capôts pour claviers d’ordinateurs ; ordinateurs bloc-notes et ordinateurs portables ; carte-mères d’ordinateurs ; supports de fixation spéciaux pour matériel informatique ; filtres pour écrans d’ordinateur ; protections d’écrans pour tablettes numériques et électroniques ; serveurs informatiques ; tablettes numériques ; cartes vidéo ; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’Internet des Objets [IdO] ; microcontrôleurs pour appareils compatibles avec l’Internet des Objets [IdO] ; chargeurs de piles et de batteries ; casques à écouteurs ; claviers d’ordinateurs ; souris d’ordinateurs ; stylets électroniques ; adaptateurs de courant ; haut-parleurs ; câbles de transmission de données ; sources d’alimentation électrique ininterruptible ; câbles d’alimentation électrique ; mémoire flash ; cartes mémoire SSD ; dispositifs de stockage de données ; cartes mémoire ; supports magnétiques de stockage et/ou d’enregistrement des données ; disques durs d’ordinateurs ; disques durs externes ; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS] ; moniteurs d’ordinateurs ; ordinateur comportant des jeux-vidéo interactifs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; écouteurs pour jeux-vidéo ; casques pour jeux-vidéo ; imprimantes d’ordinateurs ; imprimantes photo; imprimantes et leurs pièces ; scanneurs d’images ; scanneurs électroniques ; scanneurs de photographies ; scanneurs de cartes de visite ; routeurs de réseau ; serveurs de réseau ; modems ; cartes d’interface réseau ; concentrateurs pour réseaux informatiques ; commutateurs pour réseaux informatiques ; ordiphones [smartphones] ; appareils pour le traitement des paiements informatiques ; programmes téléchargeables pour le traitement des paiements informatiques ; robots à intelligence artificielle ; programmes de systèmes d’exploitation ; logiciels téléchargeables d’assistant personnel intelligent pour reconnaissance vocale ; logiciel téléchargeable pour contrôler les dispositifs électroniques portables à porter sur soi ; logiciels téléchargeables pour commander des montres connectées ; concentrateurs pour l’automatisation domotique composés d’enceintes à reconnaissance vocale ; montres connectées ; écouteurs-boutons; périphériques d’informatique à porter sur soi ; terminaux de sécurité pour authentification ; cartes d’authentification

électroniques ; appareils photographiques ; pièces d’appareils photographiques ; connecteurs pour lignes électriques. ».

79. La marque antérieure a un caractère distinctif intrinsèquement normal. Elle connaît une forte renommée dans le domaine automobile et est connue d’une partie significative du public pertinent, ainsi qu’il a été précédemment établi (paragraphes 61 à 72).

80. En outre, il ressort des paragraphes 73 à 75 que les signes en présence sont strictement identiques.

81. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, le demandeur invoque la stricte identité des signes, le lien qui existe entre les secteurs des produits en cause et la renommée de la marque.

Il fait ainsi valoir que les produits de la marque contestée sont des parties constitutives et équipements de véhicules et que ces produits sont généralement commercialisés sous la même marque que les véhicules auxquels ils appartiennent, ce qui serait d’autant plus important que « sur le marché de l’automobile où le consommateur s’adresse majoritairement à son concessionnaire et au réseau d’entretien de la marque de son véhicule et où le consommateur aura dès lors naturellement tendance à attribuer l’origine et la responsabilité de la qualité des produits à une entreprise unique, à savoir le constructeur du véhicule, que ce soit pour le véhicule lui-même ou pour ses pièces, parties constitutives et équipements. ».

82. En l’espèce, les produits précités de la marque contestée (paragraphe 78) présentent tous un caractère technologique et sont susceptibles, pour certains, d’être utilisés à des fins de sécurité, voire d’être incorporés dans des véhicules.

En outre, il ressort des pièces communiquées que les véhicules HYUNDAI sont connus pour la qualité de leur équipement technologique en particulier dans le domaine de la sécurité :

— Article du site lemonde.fr du 11/01/2018 : « Ce nouveau SUV (Sport Utility Vehicule ou 4×4 urbain), qui sera doté de capacités d’aide à la conduite très avancées, fait fonctionner son moteur à l’aide d’une pile à combustible alimentée par de l’hydrogène liquide mais aussi par l’oxygène de l’air qui a été préalablement filtré puis humidité. Le résultat c’est que 99,9 % des particules très fines qui entrent dans le capot sont piégées, prétend le constructeur. » (Annexe 24) ;

— Article du site quechoisir.org du 22/06/2012 : « La nouvelle mouture de la Hyundai i20 gagne en qualité et en agrément de conduite, mais reste un cran en dessous de la concurrence récente. Pourtant, son équipement de confort et de sécurité est souvent plus complet que sur les autres citadines. (…) L’i20 se rattrape côté équipement et offre même des solutions innovantes par rapport à la concurrence. Ainsi on peut trouver une caméra de recul avec un affichage de l’image incrusté dans le rétroviseur intérieur. Une solution technique très pratique qui permet au au conducteur d’effectuer sa manœuvre naturellement. Les connexions USB et « auxiliaire » pour brancher des accessoires audio sont également de série, tout comme le limiteur/régulateur de vitesse. Selon le niveau de finition, l’i20 peut aussi recevoir un système d’entrée sans clé avec bouton de démarrage (même s’il est également proposé par la nouvelle Fiesta, cet équipement est plutôt rare dans ce segment), une commande de clignotants à impulsion qui permet de déclencher trois clignotements, l’allumage automatique des essuie-glaces et des phares (qui est parfois un peu long à réagir)… Enfin, l’espace alloué aux occupants est assez bon. (…) C’est l’un des domaines où l’i20 dépasse souvent la concurrence. À commencer par son score réalisé lors du crash-test Euro NCAP, où elle reçoit le maximum, 5 étoiles, contrairement à certaines de ses concurrentes : 4 étoiles pour les Citroën C3 et Nissan Micra ou 3 étoiles pour la Dacia Sandero. Ensuite grâce aux systèmes d’aide à la sécurité active et passive embarqués. L’i20 dispose en effet en série de l’ESP associé au système VSM (pour une meilleure gestion de la stabilité du véhicule), elle reçoit également six

airbags, des points d’ancrage Isofix à l’arrière et un système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité pour les cinq occupants. » (Annexe 24) ;

— Article du site quechoisir.org du 30/10/2017 : « SECURITE Avec une conception moderne qui utilise de l’acier à haute performance pour son châssis et des équipements de sécurité importants, le Kona offre un excellent niveau de sécurité. Il propose, de série sur toutes les finitions, des solutions appréciables telles que le contrôle de vitesse en descente, le détecteur de pluie et l’allumage automatique des essuie-glaces, la détection de fatigue du conducteur ou encore le système actif de maintien dans la voie. La finition haut de gamme Executive reçoit même la surveillance d’angle mort, le freinage automatique d’urgence avec détection des piétons (en option sur les autres finitions) ou encore les feux de route intelligents (passage automatique en feux de croisement lorsqu’un véhicule arrive en face). Le Kona est donc bien positionné pour obtenir les tant convoitées 5 étoiles aux crash tests Euro NCAP. » (Annexe 24) ;

— Article du site quechoisir.org du 01/09/2015 : « Le Tucson est assez bien doté en termes d’équipements de sécurité et reçoit de série 6 airbags, l’aide au démarrage en côte, l’assistance de descente ou encore un capot actif. Espérons qu’avec celui-ci, le nouveau Tucson réalisera un meilleur score que son prédécesseur en termes de crash test piéton où il n’avait obtenu qu’une étoile. Dommage que le système de reconnaissance des panneaux de signalisation et l’assistance active au maintien de voie ne soient pas proposés sur toutes les finitions et que le pack « Safety » ne puisse équiper, en option, que la finition haut de gamme Selection. Ce dernier comprend l’alerte de circulation transversale à l’arrière (au moment de sortir d’une place de parking par exemple), l’assistance au changement de voie (des radars « surveillent » l’arrière du véhicule), le freinage d’urgence automatique et la surveillance des angles morts. » (Annexe 24) ;

— Article du site lemonde.fr du 24/11/2020 : « Cela commence à devenir sérieux. Depuis janvier, plus de 80 000 ventes de voitures 100 % électriques ont été conclues en France, en progression de 132 % en un an. (…)Avec la Kona, les soucis d’autonomie deviennent très relatifs. Ce petit SUV, qui sera restylé début 2021 et héritera d’un museau plus “n et de lignes adoucies, peut franchir 480 km une fois ses batteries chargées à bloc. Pas de mystère : la marque coréenne l’a équipé d’un gros bloc de 64 kWh. Développant 204 ch, cette version (il en existe une autre, moins endurante avec une batterie de 39 kWh) dégage une certaine sérénité. Sur autoroute, on pourra envisager des trajets de 300 km. Pas particulièrement agile ou confortable mais fort bien dotée et susceptible de faire office de voiture principale, la Kona électrique n’est pas donnée (à partir de 37 000 euros, prime déduite pour la version 64 kWh). Elle peut fréquenter les bornes de recharge rapide (100 kW) qui lui permettront de récupérer suffisamment de capacité en quelques dizaines de minutes. » (Annexe 39b).

83. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait de la reprise à l’identique de la marque antérieure en relation avec les produits technologiques de la marque contestée suivants :

« Signalétique numérique ; moniteurs de signalisation numériques ; panneaux d’affichage signalétique numériques ; ordinateurs de bureau ; composants et pièces pour ordinateurs ; stations d’accueil pour ordinateurs ; ordinateurs bloc-notes et ordinateurs portables ; carte-mères d’ordinateurs ; supports de fixation spéciaux pour matériel informatique ; filtres pour écrans d’ordinateur ; protections d’écrans pour tablettes numériques et électroniques ; serveurs informatiques ; tablettes numériques ; cartes vidéo ; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’Internet des Objets [IdO] ; microcontrôleurs pour appareils compatibles avec l’Internet des Objets [IdO] ; chargeurs de piles et de batteries ; adaptateurs de courant ; haut- parleurs ; câbles de transmission de données ; sources d’alimentation électrique ininterruptible ; câbles d’alimentation électrique ; mémoire flash ; cartes mémoire SSD ; dispositifs de stockage de données ; cartes mémoire ; supports magnétiques de stockage et/ou d’enregistrement des données ; disques durs d’ordinateurs ; disques durs externes ; matériel informatique pour serveurs de

stockage en réseau [NAS] ; moniteurs d’ordinateurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; scanneurs d’images ; scanneurs électroniques ; routeurs de réseau ; serveurs de réseau ; modems ; cartes d’interface réseau ; concentrateurs pour réseaux informatiques ; commutateurs pour réseaux informatiques ; ordiphones [smartphones] ; appareils pour le traitement des paiements informatiques ; programmes téléchargeables pour le traitement des paiements informatiques ; robots à intelligence artificielle ; programmes de systèmes d’exploitation ; logiciels téléchargeables d’assistant personnel intelligent pour reconnaissance vocale ; logiciel téléchargeable pour contrôler les dispositifs électroniques portables à porter sur soi ; concentrateurs pour l’automatisation domotique composés d’enceintes à reconnaissance vocale ; écouteurs- boutons; périphériques d’informatique à porter sur soi ; terminaux de sécurité pour authentification ; cartes d’authentification électroniques ; appareils photographiques ; pièces d’appareils photographiques ; connecteurs pour lignes électriques ».

Si tous les produits de la marque contestée ne sont pas susceptibles de constituer des équipements des véhicules, contrairement à ce que soutient le demandeur, ils peuvent néanmoins y être associés dans l’esprit du public compte tenu de leur caractère technologique, de l’identité des signes, de la forte renommée de la marque antérieure invoquée dans le domaine de l’automobile, et de la reconnaissance de la marque antérieure pour ses performances et avancées technologiques.

84. Il ne peut en revanche être reconnu de lien entre les marques au regard des « logiciels téléchargeables pour commander des montres connectées ; montres connectées » de la marque contestée, en ce que le demandeur n’a fait à leur égard valoir un lien qu’au regard des « montres » de la marque antérieure, pour lesquelles, faute de preuves d’usage sérieux de la MA, celle-ci n’est pas réputée être enregistrée (supra paragraphe 51).

d) Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 85. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au paragraphe 83, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).

86. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.

87. Le demandeur fait notamment valoir que l’usage de la maque contestée tire indûment profit de la distinctivité et de la renommée de la marque antérieure.

Il considère qu’en raison de la stricte identité des signes, de la renommée exceptionnelle et du caractère distinctif intrinsèque de la marque HYUNDAI, l’apposition de la marque contestée sur les produits du titulaire de la marque contestée constituera pour le public une référence immédiate aux produits de la marque antérieure.

Le titulaire de la marque contestée serait ainsi susceptible de tirer indûment profit du caractère attractif de la marque antérieure en détournant son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire ou en exploitant sa renommée, son image et son prestige.

88. Le titulaire de la marque contestée relève que le demandeur ne démontre pas, compte tenu des circonstances et de l’antériorité de la marque contestée sur le marché, en quoi celle-ci lui cause ou serait susceptible de lui causer un préjudice.

89. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifeste d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure de renommée.

90. En l’espèce, le demandeur a démontré que la marque HYUNDAI, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés en vue de sa promotion, a acquis une forte renommée pour les « Automobiles à savoir voitures particulières, voitures de courses, voitures de sport », pour lesquels il a été démontré un lien avec certains des produits de la marque contestée.

Il a en outre été démontré que HYUNDAI était un des acteurs principaux des marchés mondial, européen et français de l’automobile et que ses véhicules étaient reconnus pour leur performance technologique en matière de sécurité (paragraphe 82).

91. Ainsi, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure pour les véhicules automobiles, de l’identité entre les signes, et des relations existantes entre certains produits de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent un lien entre les signes en conflit.

92. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits suivants : « Signalétique numérique ; moniteurs de signalisation numériques ; panneaux d’affichage signalétique numériques ; ordinateurs de bureau ; composants et pièces pour ordinateurs ; stations d’accueil pour ordinateurs ; ordinateurs bloc-notes et ordinateurs portables ; carte-mères d’ordinateurs ; supports de fixation spéciaux pour matériel informatique ; filtres pour écrans d’ordinateur ; protections d’écrans pour tablettes numériques et électroniques ; serveurs informatiques ; tablettes numériques ; cartes vidéo ; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’Internet des Objets [IdO] ; microcontrôleurs pour appareils compatibles avec l’Internet des Objets [IdO] ; chargeurs de piles et de batteries ; adaptateurs de courant ; haut- parleurs ; câbles de transmission de données ; sources d’alimentation électrique ininterruptible ; câbles d’alimentation électrique ; mémoire flash ; cartes mémoire SSD ; dispositifs de stockage de données ; cartes mémoire ; supports magnétiques de stockage et/ou d’enregistrement des données ; disques durs d’ordinateurs ; disques durs externes ; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS] ; moniteurs d’ordinateurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; scanneurs d’images ; scanneurs électroniques ; routeurs de réseau ; serveurs de réseau ; modems ; cartes d’interface réseau ; concentrateurs pour réseaux informatiques ; commutateurs pour réseaux informatiques ; ordiphones [smartphones] ; appareils pour le traitement des paiements informatiques ; programmes téléchargeables pour le traitement des paiements informatiques ; robots à intelligence artificielle ; programmes de systèmes d’exploitation ; logiciels téléchargeables d’assistant personnel intelligent pour reconnaissance vocale ; logiciel téléchargeable pour contrôler les dispositifs électroniques portables à porter sur soi ; concentrateurs pour l’automatisation domotique composés d’enceintes à reconnaissance vocale ; écouteurs- boutons; périphériques d’informatique à porter sur soi ; terminaux de sécurité pour authentification ; cartes d’authentification électroniques ; appareils photographiques ; pièces d’appareils photographiques ; connecteurs pour lignes électriques » de la marque contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.

93. Ces produits pourraient également bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure de renommée, dont l’image positive de performance technologique pourrait leur être transférée, de par le lien mental entre les deux marques opéré dans l’esprit du consommateur.

e) Sur le juste motif de l’usage de la marque contestée invoqué par son titulaire

94. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.

95. Il ressort en effet de l’article L.711-3 du code précité : « I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

(…) 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ; ».

96. La notion de juste motif, permettant l’usage d’une marque portant atteinte à une marque renommée, doit être interprétée de manière restrictive et mettre en balance les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder les fonctions propres de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (CJUE, 6 février 2014, C-65/12, Leidseplein Beheer BV et V contre Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV).

97. Comme le relève le titulaire de la marque contestée, si cette notion n’est pas légalement définie, la jurisprudence a reconnu que pouvait constituer un juste motif l’homonymie, le caractère évocateur du signe contesté, l’usage dans un sens courant et non à titre de marque de ce signe ainsi que l’usage antérieur de celui-ci.

98. Dans ce dernier cas, il est établi que pour apprécier le juste motif, il revient à la juridiction saisie de procéder à une appréciation tenant compte de deux éléments, à savoir, d’une part, l’implantation du signe contesté et la réputation dont il jouit auprès du public concerné et, d’autre part, l’intention de l’utilisateur dudit signe, sous réserve que l’usage du signe en question soit effectivement antérieur au dépôt de la marque renommée (CJUE, 6 février 2014, C-65/12, Leidseplein Beheer BV et V contre Red Bull GmbH et Red Bull Nederland BV).

99. Aussi, pour permettre de confirmer la réalité de son usage et la bonne foi de son titulaire, la marque contestée doit répondre à plusieurs conditions et son titulaire démontrer que sa marque a fait l’objet d’un usage réel et effectif, que cet usage a débuté à une date antérieure au dépôt de la marque renommée ou à tout le moins à l’acquisition par celle-ci de sa renommée, que le signe contesté a été utilisé sur l’ensemble du territoire pour lequel la marque antérieure renommée est enregistrée et que l’usage de la marque contestée n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part du titulaire de la marque renommée (décision précitée et TUE, 1er mars 2018, T-629/16 Shoe Branding Europe BVBA et EUIPO).

100. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que dans les décisions relatives aux demandes en déchéance dirigées à l’encontre des marques n°95/516865 et n°99/829200, l’Institut a reconnu qu’un usage de ces marques avait été réalisé pendant la période pertinente pour des équipements et des solutions d’affichage, soit antérieurement à la date à laquelle la renommée de la marque antérieure aurait été acquise.

101. Le demandeur soulève quant à lui que la quasi-totalité des preuves d’usage fournies dans le cadre des actions en déchéance portant sur les marques précitées proviennent d’anciens titulaires, lesquels n’ont aucun lien juridique avec le titulaire de la marque contestée et qu’en

tout état de cause, il exploite sa marque depuis 1992, soit bien avant l’usage de la marque contestée par son titulaire. Il relève également que l’exercice de son droit de marque est purement personnel en sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir engagé des actions à l’encontre du titulaire de la marque contestée et non à l’encontre des anciens titulaires des marques n°95/516865 et n°99/829200.

102. En l’espèce, la demande en nullité se fonde sur la marque de l’Union Européenne HYUNDAI n°012312518, déposée le 14 novembre 2013. Il appartenait donc au titulaire de la marque contestée de démontrer, notamment, qu’il faisait un usage réel et effectif de sa marque antérieurement au 14 novembre 2013.

A défaut de démonstration, de la part du titulaire de la marque contestée, du fait que la marque antérieure aurait acquis sa renommée à une date postérieure au dépôt de la marque contestée ou à l’ usage antérieur qu’il invoque sans pour autant apporter d’éléments probants, seule la date du dépôt de la marque antérieure, à savoir le 14 novembre 2013, peut être retenue dans le cadre de l’appréciation de la date d’acquisition de la renommée de la marque antérieure invoquée.

103. Force est cependant de constater que si l’Institut a reconnu dans ses décisions qu’un usage effectif des marques n°95516865 et n°99829200 avait été réalisé en lien avec les produits suivants : « équipements informatiques ; panneaux afficheurs à plasma » sur les périodes pertinentes concernées, comprises entre le 2 juillet 2015 et le 1er juillet 2020, le titulaire de la marque contestée n’apporte aucun élément, à l’appui de son argumentation, permettant de démontrer un usage effectif et réel de la marque contestée n°20/4665283 antérieurement au dépôt de la marque antérieure invoquée, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et sans contestation du demandeur.

104. L’exception de l’atteinte à une marque renommée tirée de l’existence d’un juste motif doit donc être rejetée. f) Conclusion 105. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°012312518, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Signalétique numérique ; moniteurs de signalisation numériques ; panneaux d’affichage signalétique numériques ; ordinateurs de bureau ; composants et pièces pour ordinateurs ; stations d’accueil pour ordinateurs ; ordinateurs bloc-notes et ordinateurs portables ; carte-mères d’ordinateurs ; supports de fixation spéciaux pour matériel informatique ; filtres pour écrans d’ordinateur ; protections d’écrans pour tablettes numériques et électroniques ; serveurs informatiques ; tablettes numériques ; cartes vidéo ; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’Internet des Objets [IdO] ; microcontrôleurs pour appareils compatibles avec l’Internet des Objets [IdO] ; chargeurs de piles et de batteries ; adaptateurs de courant ; haut- parleurs ; câbles de transmission de données ; sources d’alimentation électrique ininterruptible ; câbles d’alimentation électrique ; mémoire flash ; cartes mémoire SSD ; dispositifs de stockage de données ; cartes mémoire ; supports magnétiques de stockage et/ou d’enregistrement des données ; disques durs d’ordinateurs ; disques durs externes ; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS] ; moniteurs d’ordinateurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; scanneurs d’images ; scanneurs électroniques ; routeurs de réseau ; serveurs de réseau ; modems ; cartes d’interface réseau ; concentrateurs pour réseaux informatiques ; commutateurs pour réseaux informatiques ; ordiphones [smartphones] ; appareils pour le traitement des paiements informatiques ; programmes téléchargeables pour le traitement des paiements informatiques ; robots à intelligence artificielle ; programmes de systèmes d’exploitation ; logiciels téléchargeables d’assistant personnel intelligent pour reconnaissance vocale ; logiciel téléchargeable pour contrôler les dispositifs électroniques portables à porter sur soi ; concentrateurs pour l’automatisation domotique composés d’enceintes à reconnaissance vocale ; écouteurs- boutons; périphériques d’informatique à porter sur soi ; terminaux de sécurité pour authentification

; cartes d’authentification électroniques ; appareils photographiques ; pièces d’appareils photographiques ; connecteurs pour lignes électriques ».

C. Sur la répartition des frais

106. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

107. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, précise dans sa notice que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ».

108. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

109. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande.

110. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits visés.

111. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL21-0153 est partiellement justifiée.

Article 2 : La marque n° 20 / 4665283 est déclarée partiellement nulle, pour les produits suivants : « Signalétique numérique ; moniteurs de signalisation numériques ; panneaux d’affichage signalétique numériques ; ordinateurs de bureau ; composants et pièces pour ordinateurs ; stations d’accueil pour ordinateurs ; ordinateurs bloc-notes et ordinateurs portables ; carte-mères d’ordinateurs ; supports de fixation spéciaux pour matériel informatique ; filtres pour écrans d’ordinateur ; protections d’écrans pour tablettes numériques et électroniques ; serveurs informatiques ; tablettes numériques ; cartes vidéo ; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’Internet des Objets [IdO] ; microcontrôleurs pour appareils compatibles avec l’Internet des Objets [IdO] ; chargeurs de piles et de batteries ; adaptateurs de courant ; haut- parleurs ; câbles de transmission de données ; sources d’alimentation électrique ininterruptible ; câbles d’alimentation électrique ; mémoire flash ; cartes mémoire SSD ; dispositifs de stockage de données ; cartes mémoire ; supports magnétiques de stockage et/ou d’enregistrement des données ; disques durs d’ordinateurs ; disques durs externes ; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS] ; moniteurs d’ordinateurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; scanneurs d’images ; scanneurs électroniques ; routeurs de réseau ; serveurs de réseau ; modems ; cartes d’interface réseau ; concentrateurs pour réseaux informatiques ; commutateurs pour réseaux informatiques ; ordiphones [smartphones] ; appareils pour le traitement des paiements informatiques ; programmes téléchargeables pour le traitement des paiements informatiques ; robots à intelligence artificielle ; programmes de systèmes d’exploitation ; logiciels téléchargeables d’assistant personnel intelligent pour reconnaissance vocale ; logiciel téléchargeable pour contrôler les dispositifs électroniques portables à porter sur soi ; concentrateurs pour l’automatisation domotique composés d’enceintes à reconnaissance vocale ; écouteurs- boutons; périphériques d’informatique à porter sur soi ; terminaux de sécurité pour authentification ; cartes d’authentification électroniques ; appareils photographiques ; pièces d’appareils photographiques ; connecteurs pour lignes électriques ».

Article 3 : Les demandes de répartitions des frais sont rejetées.

Welcome Back

Usage sérieux de marque : les 6 preuves à apporter

Usage sérieux de marque : les 6 preuves à apporter

Preuve des usages dans le secteur économique concerné

Preuve des éléments concrets et objectifs

Preuve de l’association directe

Preuve de l’usage public vers l’extérieur

Preuve de l’importance de l’usage

Preuve de l’usage quantitatif ou qualitatif