Distinctivité de la marque « Mon kiosque »

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Définition du Kiosque

Le terme ‘kiosque’ est défini dans les dictionnaires comme des ‘édicules établis pour la vente des journaux, des fleurs…’ (Larousse illustré de 1955 et que la presse s’est faite l’écho depuis le début des années 2000 en particulier avec les locutions ‘kiosques numériques’ ou ‘kiosques en ligne’ qui offrent au public des espaces de vente, d’abonnement et de lecture en ligne de la presse.

Si le mot ‘Kiosque’ renvoie le public à l’abri édifié sur la voie publique dans lequel il peut acheter des journaux et magazines, il n’est pas montré qu’à la date de dépôt des marques « Mon Kiosque », ce terme employé en association avec le pronom possessif ‘mon’ permette au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les services d’abonnement et de distribution de journaux et périodiques en ligne.

En effet, le public ne peut faire un rapprochement immédiat entre la dénomination ‘Monkiosque’ ou le signe complexe ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’, et des services de vente, d’abonnement ou de distribution de presse en ligne, l’expression ‘Monkiosque’, certes évocatrice, n’étant pas nécessaire pour désigner de tels services ou en décrire les caractéristiques.

A cet égard, la réservation de noms de domaine par des sociétés tiers tels ‘i-kiosque.fr’ ou ‘numerikiosque.fr’ ne montre pas qu’à cette date ces expressions étaient utilisées couramment pour décrire un site internet offrant au public des services de vente ou d’abonnement en ligne de titres de presse, les copies d’écran de ces sites qui ne sont pas datées de manière certaine, n’étant pas suffisantes.

Distinctivité des marques

Selon l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au présent litige : « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. ».

Mon Kiosque c/ LeKiosk

La société Toutabo (Mon Kiosque) a reproché à la société Lekiosque.fr le dépôt en 2012 des marques de l’Union européenne ‘Lekiosk’, contre l’enregistrement desquelles elle a formé opposition devant l’EUIPO ainsi que l’usage dans la vie des affaires de ces signes sur son site internet lekiosk.com.

Si la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, il était établi que la société Lekiosque.fr utilise la dénomination ‘LeKiosk’ dans la vie des affaires pour offrir des services permettant au public de lire sur un support numérique ses revues, magazines et journaux, services dont l’identité et la similarité à ceux désignés dans les marques antérieures opposées.

Les signes en présence n’étant pas identiques, la juridiction a recherché s’il existait entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Visuellement le signe LeKiosk a en commun avec la marque antérieure ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’, dont le terme ‘Monkiosque’ est l’élément dominant en raison de sa répétition, les terminaisons ‘.fr’ et ‘.net’ qui sont des extensions usuelles de noms de domaine, étant accessoires s’agissant de marques appliquées à des services offert sur internet, d’être composé de deux syllabes et constitué d’un déterminant ‘Mon’ ou ‘ Le’ et du mot ‘Kiosque’ ou ‘Kiosk’, ce dernier étant mis en avant dans la dénomination arguée de contrefaçon car écrit avec un K majuscule.

Phonétiquement, les éléments dominants ont en commun d’être prononcés en deux temps et de se terminer par le même son Kiosque ou Kiosk.

Conceptuellement, ces éléments dominants évoquent tous deux la petite construction édifiée sur la voie publique où l’on peut trouver journaux et confiseries.

Si le terme ‘Kiosque’ appliqué à des services ayant trait à l’édition, à l’abonnement ou à la vente de journaux et périodiques apparaît allusif et a donc un pouvoir faiblement distinctif , il ne peut en être déduit que la portée des marques opposées est limitée à leur reprise à l’identique.

Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes ont été jugées suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre les signes en présence, celui-ci étant susceptible de rattacher les deux marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ce d’autant que ce signes sont utilisés pour désigner des services identiques ou fortement similaires.

La contrefaçon des marques dont la société Toutabo (Mon Kiosque) est titulaire en raison de l’usage du signe ‘LeKiosk’ par la société Lekiosque.fr était ainsi caractérisée.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 28 JANVIER 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/09046 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CCALA

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2020 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°13/00061

APPELANTE

LEKIOSQUE.FR S.A.S. agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 493 341 473

Elisant domicile au cabinet […]

[…]

Représentée par Me Marie-Aimée DE DAMPIERRE du PARTNERSHIPS […], avocate au barreau de PARIS, toque J 033

INTIMEE

Société TOUTABO S.A., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 480 467 000

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0075

Assistée de Me Martin LE PECHON, avocat au barreau de PARIS, toque C 1758

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Véronique COUVET, Greffière, à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2020 par la société LeKiosque.fr ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2021 par la société LeKiosque.fr, appelante ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 par la société Toutabo, intimée ;

Vu l’ordonnance de clôture du 07 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société LeKiosque.fr, fondée en décembre 2006, est une plate-forme d’achat et de lecture de magazines en version numérique, qui se présente comme le premier kiosque numérique en 3D, précurseur en la matière et mettant à disposition de ses clients 2.000 titres de presse française et internationale.

Elle exploite ce kiosque numérique depuis le 30 octobre 2006 par le biais du site ‘lekiosque.fr’ pour proposer des abonnements à des journaux et des magazines et l’accès à de telles publications.

À cette fin, elle a développé une application mobile le 25 janvier 2011, remaniée en juin 2014.

La société LeKiosque.fr est titulaire de :

– la marque verbale française LEKIOSQUE.FR déposée le 18 juillet 2007 sous le n° 07 3 514 407, et enregistrée dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 39, 41, régulièrement renouvelée

– la demande de marque verbale communautaire « Lekiosk », déposée le 13 février 2012 auprès de l’OHMI, sous le n° 10640481, dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 41, 42 ;

– la demande de marque semi-figurative communautaire déposée le 23 mai 2012 auprès de l’OHMI, sous le n° 010908218, dans les classes n° 9, 16, 35, 38, 41, 42 :

Elle a conclu des contrats de distribution auprès de différents opérateurs télécom, tels SFR (septembre 2014), Bouygues Telecom et le Groupe Canal +, et avec Free via la « Freebox Delta ».

La société Toutabo est spécialisée dans la collecte d’abonnements sur internet pour la presse papier. Elle a acquis le 13 juillet 2007, de la société Cyber Press Publishing, en liquidation judiciaire, la marque semi-figurative n° 3431776 déposée le 29 mai 2006 dont l’enregistrement a été publié au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) 06/44 du 3 novembre 2006 et régulièrement renouvelée : ainsi que les noms de domaines ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’.

La société Toutabo est en outre titulaire de la marque française verbale ‘MONKIOSQUE’ déposée le 18 janvier 2011, sous le n°3798336, dans les classes n° 35, 38 et 41. L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2011-52 du 30 décembre 2011.

La société Toutabo a ainsi exploité une activité de vente d’abonnements de presse numérique sur le site ‘monkiosque.fr’ et de vente d’abonnements de presse papier sur le site ‘toutabo.fr’. Elle a acquis l’application de presse numérique ‘ePresse’ en juillet 2015 auprès du GIE ‘ePresse Premium’, grâce auquel elle a conclu des accords de distribution avec les opérateurs Orange le 9 juillet 2015 et SFR Presse le 27 juin 2016.

Les 11 avril et 30 août 2012, la société Toutabo a formé opposition devant l’OHMI aux demandes d’enregistrement des marques de l’Union européenne ‘lekiosk’ précitées de la société LeKiosque.fr, sur le fondement de la marque française ‘monkiosque’ n° 3798336 et de la marque semi-figurative n° 3431776 ci-dessus mentionnées.

Par acte du 24 décembre 2012, la société LeKiosque.fr a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Toutabo notamment en nullité pour atteinte à ses droits antérieurs et en déchéance de ses marques.

Le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 13 mars 2015, prononcé la déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque semi-figurative n° 3431776 pour les services suivants : ‘Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; publication électronique de livres en ligne ; microédition de l’ensemble des produits et services désignés à l’enregistrement’, à compter du 4 novembre 2011.

Le tribunal a en revanche rejeté la demande de déchéance pour les services de : ‘abonnements à des journaux (pour les tiers) ; distribution de journaux’.

Avant dire droit, pour le surplus, une procédure de médiation a été initiée par le tribunal, mais n’a pas abouti.

La cour d’appel de Paris a, par arrêt du 17 février 2017, confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 13 mars 2015 et l’a complété en ajoutant que la société Toutabo n’était pas déchue de ses droits sur la marque en cause pour les services de ‘publication électronique de périodiques en ligne’ désignés à l’enregistrement.

Le pourvoi formé par la société LeKiosque.fr a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2018 .

Par décision du 13 mars 2019, l’EUIPO a refusé l’enregistrement des marques verbale et semi-figurative de l’Union européenne « Lekiosk », sur le fondement de la marque verbale MONKIOSQUE.

La société Lekiosque.fr a formé un recours à l’encontre de ces décisions le 09 mai 2019.

La société Lekiosque.fr opère depuis 2019 sous le nom commercial Cafeyn qu’elle a déposé à titre de marque pour faciliter son développement à l’international.

Parallèlement, à la suite de la décision de la Cour de cassation dans la procédure portant sur la déchéance de la marque semi-figurative n° 3431776, l’instance a repris devant le tribunal de grande instance de Paris, pour ce qui concerne le surplus des demandes des parties.

Le jugement du 7 février 2020 dont appel a :

– rejeté la demande de la société LeKiosque.fr tendant à l’inopposabilité à son égard de la cession de la marque et des noms de domaine « monkiosque.fr » et « monkiosque.net », à la société Toutabo ;

– déclaré la société LeKiosque.fr recevable en son action en déchéance de la marque verbale française MONKIOSQUE appartenant à la société Toutabo ;

– déclaré la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque MONKIOSQUE, à compter du 2 novembre 2016 pour les services suivants :

et en classe 41: ‘Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; jeux d’argent, organisation de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs’ ;

– rejeté la demande en déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque n° 3798336 pour les produits de la classe 35 : ‘Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons’ ;

– ordonné la transcription par la partie la plus diligente, du présent jugement, une fois devenu définitif, au registre national des marques ;

– déclaré la société LeKiosque.fr irrecevable en son action en concurrence déloyale, au demeurant non fondée ;

– dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°65 communiquée par la société Toutabo;

– dit que la société Toutabo a, en adressant le 26 mai 2017 un mail intitulé ‘offre litigieuse LEKIOSK’ aux clients de la société demanderesse, commis à son égard des actes de dénigrement ;

– débouté la société LeKiosque.fr de ses prétentions indemnitaires du chef du dénigrement, faute de justifier de l’existence d’un préjudice :

– déclaré la société Toutabo recevable à agir en contrefaçon de marque ;

– dit qu’en faisant usage du signe « LEKIOSK » verbal et semi-figuratif, à titre de marque et de nom commercial, la société LeKiosque.fr a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 3431776 et n° 3798336 appartenant à la société Toutabo ;

– condamné la société LeKiosque.fr à payer à la société Toutabo la somme de 750.000 euros, en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon et la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

– fait interdiction à la société LeKiosque.fr de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratifs LeKiosk, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;

– ordonné à la société LeKiosque.fr de transférer à la société Toutabo, une fois la présente décision devenue définitive, les noms de domaine « lekiosque.fr », « lekiosk.fr » et « lekiosk.net », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;

– s’est réservé la liquidation des astreintes précitées ;

– déclaré la société Toutabo recevable à agir en concurrence déloyale ;

– rejeté la demande de la société Toutabo au titre du dénigrement (article press’ed) ;

– condamné la société LeKiosque.fr aux dépens ;

– condamné la société LeKiosque.fr à payer à la société Toutabo la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à publication judiciaire de la présente décision ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Lekiosque.fr a relevé appel de ce jugement et pas ses dernières conclusions demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– l’a déclarée recevable en son action en déchéance de la marque verbale française MONKIOSQUE n° 3798336 de Toutabo ;

– a déclaré la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque française MONKIOSQUE n°3798336, à compter du 02 novembre 2016 pour les services :

et en classe 41 : ‘Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; jeux d’argent, organisation de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs’ ;

– a dit que la société Toutabo a, en adressant le 26 mai 2017, un mail intitulé « offre litigieuse LEKIOSK » aux clients de la société demanderesse, commis à son égard des actes de dénigrement ;

– a rejeté les demande de la société Toutabo au titre de la concurrence déloyale, au titre de l’imitation et du dénigrement prétendus ;

– a dit n’y avoir lieu à publication judiciaire de la présente décision.

– infirmer le jugement entrepris ce qu’il :

– a rejeté sa demande en déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque MONKIOSQUE n° 3798336 pour les services de la classe 35 : ‘Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons’ ;

– l’a déboutée de ses prétentions indemnitaires du chef de dénigrement faute de justifier de l’existence d’un préjudice :

– a déclaré la société Toutabo recevable à agir en contrefaçon de marque ;

– a dit qu’en faisant usage des signes LEKIOSK et, à titre de marque et de nom commercial, elle a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n° 3431776 et MONKIOSQUE n° 3798336 appartenant à la société Toutabo ;

– l’a condamnée à payer à la société Toutabo la somme de 750.000 euros, en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon et la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

– lui a fait interdiction de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes LEKIOSK et , sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;

– lui a ordonné de transférer à la société Toutabo, une fois la présente décision devenue définitive, les noms de domaine , et , sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,

– s’est réservé la liquidation des astreintes précitées ;

– déclaré la société Toutabo recevable à agir en concurrence déloyale ;

– l’a condamnée aux dépens ;

– l’a condamnée à payer à la société Toutabo la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

– la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

– dire et juger que l’ensemble des demandes formulées par la société Toutabo sont irrecevables et mal fondées ;

Sur les demandes en contrefaçon de la société Toutabo

A titre principal

– dire et juger qu’elle est recevable à invoquer la nullité de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n° 3431776 ;

– prononcer la nullité de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n° 3431776 pour défaut de caractère distinctif ;

– en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes en contrefaçon formulées par la société Toutabo sur le fondement de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n° 3431776 ;

A titre subsidiaire

– déclarer irrecevables l’ensemble des demandes en contrefaçon formulées par la société Toutabo sur le fondement de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n° 3431776, en ce qu’elles étaient dépourvues de toute distinctivité au jour du dépôt des demandes de marques Lekiosk et ;

– rejeter l’ensemble des demandes en contrefaçon formulées par la société Toutabo sur le fondement de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n°3431776, en raison de l’absence de risque de confusion avec les signes LEKIOSK utilisés par elle ;

En toute hypothèse :

– dire et juger que les signes Lekiosk verbal et semi-figuratif ne constituent pas la contrefaçon de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n° 3431776 ;

– rejeter l’ensemble des prétentions indemnitaires de la société Toutabo à cet égard ;

Sur l’acquisition frauduleuse de la marque n° 3431776

– dire que la marque n°3431776 et les noms de domaine et ont été acquis par la société Toutabo de manière frauduleuse ;

– lui déclarer inopposables la cession de la marque n°3431776 de la société Toutabo et des noms de domaine et ;

– déclarer que dans ces circonstances, elle dispose de droits antérieurs à ceux de la société Toutabo sur le signe « kiosque » et en particulier sur le signe « lekiosque » tel qu’enregistré à titre de nom de domaine le 17 novembre 2005 et sur la marque LEKIOSQUE.FR déposée le 18 juillet 2007 ;

– déclarer irrecevables et non fondées l’ensemble des demandes en contrefaçon formulées par la société Toutabo sur le fondement de la marque MONKIOSQUE n°3798336 et de la marque n° 3431776 ;

Sur la déchéance de la marque MONKIOSQUE n° 3798336

– déclarer la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque MONKIOSQUE n°3798336, à compter du 02 novembre 2016 pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne, et en particulier les services de la classe 35 : « Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons » ;

– rejeter l’ensemble des demandes en contrefaçon formulées par Toutabo sur le fondement de la marque MONKIOSQUE n°3798336 ;

Sur le dénigrement commis par la société Toutabo

– dire que la société Toutabo a commis des actes de dénigrement à son encontre en publiant des communiqués partiels et partiaux sur les décisions de justice rendues dans l’affaire et en adressant un email à Bouygues Telecom un email discréditant LeKiosque.fr ;

– dire que le comportement dénigrant de la société Toutabo lui a causé un préjudice ;

– condamner la société Toutabo à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice économique et moral ;

En toute hypothèse

– déclarer la société Toutabo mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et en dénigrement et rejeter toutes ses demandes et les mesures sollicitées à ce titre ;

– rejeter la demande de la société Toutabo visant au transfert des noms de domaine des noms de domaine , , et , à son bénéfice ;

– condamner la société Toutabo à lui payer la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Toutabo aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions la société Toutabo demande à la cour de :

– débouter la société Lekiosque.fr de l’ensemble de ses demandes, lesquelles sont irrecevables et infondées ;

– la recevoir dans ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– j u g é q u ‘ e l l e n ‘ a p a s a c q u i s d e m a n i è r e f r a u d u l e u s e l a m a r q u e ‘ M O N K I O S Q U E . F R MONKIOSQUE.NET’ et les noms de domaine ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’ ;

– rejeté les demandes de la société Lekiosque.fr au titre de la forclusion par tolérance et de la coexistence des marques ;

– rejeté la demande de la société Lekiosque.fr tendant à l’inopposabilité à son égard de la marque ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ et des noms de domaine ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’ ;

– rejeté la demande en déchéance de ses droits sur la marque « MONKIOSQUE » n°3798336 pour les produits de la classe 35, ‘Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons’ ;

– déclaré la société Lekiosque.fr irrecevable en son action en concurrence déloyale ;

– dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°65 communiquée par elle ;

– débouté la société Lekiosque.fr de ses prétentions indemnitaires du chef de dénigrement, faute de justifier de l’existence d’un préjudice ;

– l’a déclarée recevable à agir en contrefaçon de marque ;

– dit qu’en communiquant sur les décisions de justice, elle n’a pas commis de dénigrement ;

– dit qu’en faisant usage du signe « LEKIOSK » verbal et semi-figuratif à titre de marque et de nom commercial, la société Lekiosque.fr a commis des actes de contrefaçon des marques n°3431776 et n°3798336 lui appartenant ;

– fait interdiction, sous astreinte, à la société Lekiosque.fr de faire usage à quelque titre que ce soit, des signes verbaux et semi-figuratifs « LEKIOSK » sous astreinte ;

– ordonné, sous astreinte, à la société Lekiosque.fr de lui transférer, une fois le jugement devenu définitif, les noms de domaine « Lekiosque.fr », « lekiosk.fr » et « lekiosk.net » ;

– l’a déclarée recevable à agir en concurrence déloyale ;

– condamné la société Lekiosque.fr aux dépens ;

– condamné la société Lekiosque.fr à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ;

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit l’action de la société Lekiosque.fr en déchéance de la marque verbale française n°3798336 « MONKIOSQUE » recevable ;

– l’a déclarée déchue de ses droits sur la marque « MONKIOSQUE » à compter du 2 novembre 2016 pour les produits :

en classe 38 : ‘Télécommunications. Services de transmission d’informations (nouvelles), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de transmission d’informations par voie télématique ; communications par terminaux d’ordinateur ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ou depuis un serveur informatique ; services de fourniture d’accès à des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de temps d’accès à une banque de données ; diffusion ou transmission de d’informations, de sons de textes ou d’images numériques téléchargeables par réseaux informatiques et autres réseaux de communication ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment d’un réseau informatique global ; fourniture d’accès à un service de vente en ligne de marchandises, au moyen notamment d’un réseau informatique global ; location de temps d’accès d’un centre serveur de bases de données’ ; et en classe 41 : ‘Divertissement ; informations en matière de divertissement, de récréation ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; jeux d’argent, organisation de loteries, publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs’ ;

– dit qu’elle a, en adressant le 26 mai 2017 un mail intitulé ‘offre litigieuse LEKIOSK’ aux clients de la société Lekiosque.fr commis à son égard des actes de dénigrement ;

– limité la condamnation de la société Lekiosque.fr à lui verser la somme de 750.000 euros au titre du préjudice matériel lié aux actes de contrefaçon et à la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et à ce titre n’a pas suivi son raisonnement ;

– l’a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale par imitation ;

– rejeté sa demande au titre du dénigrement ;

– dit n’y avoir lieu à publication de la décision judiciaire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– débouter la société Lekiosque.fr de l’ensemble de ses demandes ;

– la juger recevable en toutes ses demandes ;

A titre liminaire

– constater et juger que la société Lekiosque.fr a acquiescé au jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qui concerne ses demandes visant à faire juger la forclusion par tolérance et la coexistence des marques ainsi que ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

Sur la demande en nullité des marques n°3431776 et n°3798336 au titre du défaut de distinctivité au jour du dépôt desdites marques

A titre principal

– juger les demandes de la société Lekiosque.fr irrecevables en ce que cette demande constitue une demande nouvelle, en ce que la distinctivité des marques a été reconnue et a autorité de la chose jugée et que la société Lekiosque.fr a expressément admis cette distinctivité ;

A titre subsidiaire

– juger que les marques n°3431776 et n°3798336 dont elle est titulaire sont parfaitement distinctives ;

Sur la demande d’irrecevabilité de la contrefaçon en raison du défaut de distinctivité des marques n°3431776 et n°3798336 au jour du dépôt des marques « LEKIOSK » n°10908218 et n°10640481

– dire et juger la demande d’irrecevabilité de la société Lekiosque.fr irrecevable et en tout état de cause juger sa demande non fondée, les marques n°3431776 et n°3798336 étant parfaitement distinctives ;

Sur la demande en acquisition frauduleuse de la marque ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ n°3431776 et des noms de domaine ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’

– dire et juger qu’elle n’a pas acquis frauduleusement la marque ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ n°3431776 et les noms de domaine ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’ ;

– dire et juger la marque ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ n°3431776, et les noms de domaine ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’ opposables à la société Lekiosque.fr ;

Sur la demande de déchéance de la marque « MONKIOSQUE » n°3798336

A titre principal

– dire et juger que la demande de déchéance de la société Lekiosque.fr de la marque MONKIOSQUE constitue une fin de non-recevoir en vertu du principe de l’estoppel et du principe de l’autorité de la chose jugée ;

En conséquence, la rejeter ;

A titre subsidiaire et en tout état de cause

– juger que la marque « MONKIOSQUE » n’encourt aucune déchéance, pour l’ensemble des produits et services tels que visés au dépôt ;

Sur la demande au titre du dénigrement

Sur la demande au titre de la communication sur les décisions judiciaire

– dire et juger que cette communication ne constitue pas un acte de dénigrement ;

Sur la demande au titre du dénigrement au regard du courrier adressé

A titre principal

– dire et juger cette demande irrecevable comme relevant de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et en tout état de cause dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de dénigrement ;

En tout état de cause

– dire et juger que la société Lekiosque.fr n’apporte pas la preuve d’un préjudice ;

– rejeter les demandes de la société Lekiosque.fr au titre du dénigrement ;

Reconventionnellement,

– déclarer ses demandes au titre de la contrefaçon recevables ;

– confirmer que les marques ‘LEKIOSK’ n°10908218 et n°10640481 utilisées sous quelque forme que ce soit constituent des contrefaçons des marques antérieures ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ et ‘MONKIOSQUE’ ;

En conséquence,

– ordonner à la société Lekiosque.fr de cesser de faire usage des marques LEKIOSK n°10908218 et n°10640481, utilisées sous quelque forme que ce soit, sous astreinte comminatoire de 5.000 euros par jour de retard courant du jour de la décision à intervenir, par signe contrefaisant et par infraction constatée ;

– confirmer la condamnation de la société Lekiosque.fr à l’indemniser au titre des actes de contrefaçon et porter le montant des dommages et intérêts à 10.200.000 euros, à parfaire ;

– dire et juger son action au titre de la concurrence déloyale recevable ;

– dire et juger que l’utilisation par la société Lekiosque.fr de l’expression ‘Lekiosque.fr’ dans ses différentes déclinaisons (marque, dénomination sociale et nom de domaine) est constitutive de concurrence déloyale au titre de l’article 1240 du code civil ;

– dire et juger que la société Lekiosque.fr imite son site et commet des actes de concurrence déloyale ;

– ordonner à la société Lekiosque.fr, sous astreinte comminatoire de 1.500 euros par jour de retard, courant à compter de la décision à intervenir, par signe frauduleux et par infraction constatée, de cesser de faire usage du signe Lekiosque.fr dans l’ensemble de ses déclinaisons ;

– la condamner à lui verser la somme de 1.800.000 euros, à parfaire, au titre des actes de concurrence déloyale commis.

En tout état de cause

– ordonner le transfert des noms de domaine ‘Lekiosque.fr’, ‘lekiosk.fr’ et ‘lekiosk.com’, entre ses mains et ce sous astreinte comminatoire de 1.500 euros par jour de retard courant du jour de la signification de la décision à intervenir ;

– dire et juger que la société Lekiosque.fr s’est livrée à des actes de dénigrement à son endroit ;

– la condamner à lui verser la somme de 100.000 euros à parfaire ;

– ordonner la publication de la décision à intervenir, au frais intégraux de la société Lekiosque.fr dans trois journaux et revues de son choix et ce sans que le coût global de cette publication n’excède la somme de 30.000 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, sur la page d’accueil des sites internet accessibles a u x a d r e s s e s : h t t p : / / w w w 2 . l e k i o s k . c o m , « h t t p : / / w w w . m o n k i o s q u e . f r » , « https://www.cafeyn.co/fr/newsstand/ » ou à toute autre adresse qui s’y substituerait, pendant une durée de 60 jours consécutifs, et sur trois sites internet de dimension nationale spécialisée dans l’actualité du numérique, pendant une durée de 60 jours consécutifs, le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par site internet, à compter de la décision à intervenir ;

– condamner la société Lekiosque.fr à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constats, dont distraction selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la cour constate que les chefs du jugement entrepris ayant :

– déclaré la société Lekiosque.fr irrecevable en son action en concurrence déloyale, au demeurant non fondée ;

– dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 65 communiquée par la société Toutabo ;

ne sont pas critiqués par les parties dans leurs conclusions, l’infirmation de ces chefs n’étant en outre pas sollicitée.

Aussi, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer le jugement entrepris comme devenu irrévocable de ces chefs.

S’agissant du chef du jugement ayant rejeté la demande de la société LeKiosque.fr tendant à l’inopposabilité à son égard de la cession de la marque et des noms de domaine ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’, à la société Toutabo, l’appelante n’en sollicite pas l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions mais réitère ses demandes à ce titre et critique le jugement entrepris dans les motifs de ses écritures.

Aussi, la cour doit statuer sur ces demandes. En effet, la règle de procédure selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, en ce qu’elle résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui n’avait jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié avant celui du 17 septembre 2020, n’est pas d’application immédiate et ne peut être appliquée au présent litige, la déclaration d’appel en date du 9 juillet 2020 état antérieure à l’arrêt de la Cour de cassation précité.

Pour le surplus, le litige se présente en appel dans les mêmes termes qu’en première instance sauf pour la société Lekiosque.fr à invoquer devant la cour la nullité de la marque ‘MONKIOSQUE’ n° 3798336 et de la marque semi-figurative n° 3431776 dont la société Toutabo est titulaire.

Aussi, avant de statuer sur la déchéance de la marque ‘MONKIOSQUE’ sollicitée par l’appelante et les faits de contrefaçon des marques en cause allégués par la société Toutabo, la cour doit statuer sur la validité de celles-ci et, à titre liminaire, sur la recevabilité de cette demande considérée par la société Toutabo comme non-recevable car nouvelle en cause d’appel.

– Sur la nullité de la marque ‘MONKIOSQUE’ n° 3798336 et de la marque semi-figurative ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ n° 3431776

Sur la recevabilité de la demande en cause d’appel

La société Toutabo oppose à la demande de nullité des marques n° 3798336 et n° 3431776 de la société Lekiosque.fr une première fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, estimant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, précisant que la société Lekiosque.fr à l’initiative de la saisine du tribunal invoquait devant le premier juge le caractère distinctif de sa marque ‘LEKIOSQUE’ qu’elle estimait alors contrefaite par les marques dont elle sollicite devant la cour la nullité pour défaut de caractère distinctif.

Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, ‘Les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est (…) pour faire écarter les prétentions adverses (…)’ . En outre, selon les dispositions de l’article 72 du code de procédure civile, ‘Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause’. En l’espèce, les demandes de la société Lekiosque.fr tendant à voir constater la nullité des marques sur lesquelles la société Toutabo fonde son action en contrefaçon constituent des défenses au fond qui tendent à faire écarter comme non justifiées les prétentions de la partie adverse. Ces demandes, par application des textes précités, peuvent être proposées en tout état de cause et sont recevables à être formées pour la première fois en cause d’appel. La société Toutabo est en conséquence mal fondée en sa fin de non-recevoir qui doit être rejetée.

La société Toutabo oppose ensuite à la recevabilité de la demande de nullité des marques dont elle est titulaire présentée devant la cour par la société Lekiosque.fr que la distinctivité des marques’MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’et ‘MONKIOSQUE’ a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 13 mars 2015 confirmé par cette cour par arrêt du 17 février 2017, que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a reconnu dans plusieurs décisions rendues en 2004 et 2010 le caractère distinctif du terme ‘kiosque’ pour des services identiques à ceux désignés par les marques contestées et que la société Lekiosque.fr a nécessairement reconnu le caractère distinctif des marques en cause en déposant puis en opposant sa propre marque ‘LEKIOSQUE.FR’ au titre de la contrefaçon.

Néanmoins, il ressort tant du jugement du 13 mars 2015 que de l’arrêt de la cour de céans du 17 février 2017 ou de l’arrêt de rejet du pourvoi de la Cour de cassation en date du 12 décembre 2018 que seule la question de la déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque n° 3431776 ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ a été tranchée par ces décisions, étant rappelé que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ce quand bien même il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. Or, tant le dispositif du jugement du 13 mars 2015 que celui de l’arrêt de cette cour du 17 février 2017 tranchent uniquement la question de la déchéance et si pour statuer sur la déchéance des droits sur cette marque, tant le tribunal que la cour se sont penchés sur l’exploitation du signe sous une forme modifiée et ont considéré que cet usage n’en altérait pas le caractère distinctif, il ne peut nullement en être déduit comme le fait la société Toutabo, que ces décisions ont reconnu la validité des marques ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ et ‘MONKIOSQUE’ qui n’était pas dans le débat à ce stade de la procédure.

De même, les décisions du directeur général de l’INPI statuant sur des oppositions à enregistrement de marques comportant le terme ‘Kiosque’ et reconnaissant le caractère distinctif et dominant de ce terme dans le cadre de l’appréciation de l’imitation des signes en présence, sont inopérantes à fonder la non-recevabilité de la demande en nullité des marques en cause de la société Lekiosque.fr, s’agissant de décisions administratives concernant des parties différentes.

Enfin, la circonstance que la société Lekiosque.fr a lors de l’introduction de l’instance devant le tribunal opposé la marque ‘LEKIOSQUE.FR’ dont elle est titulaire aux marques ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ et ‘MONKIOSQUE’ au titre de la contrefaçon et mis en avant la distinctivité de sa propre marque est inopérante à caractériser sa reconnaissance de la distinctivité des marques dont elle conteste aujourd’hui la validité.

Les fins de non-recevoir opposées par la société Toutabo aux demandes de nullité des marques ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ et ‘MONKIOSQUE’ sont en conséquences rejetées.

Sur le caractère distinctif des marques ‘MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ et ‘MONKIOSQUE’

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. ».

La validité de la marque n° 3431776 déposée le 29 mai 2006 est contestée par la société LeKiosque.fr en ce qu’elle est enregistrée pour désigner les services suivants ‘services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), distribution de journaux, publication électronique de périodiques en ligne’

Celle de la marque verbale ‘MONKIOSQUE’ n° 3798336 déposée le 18 janvier 2011 est contestée par l’appelante en ce qu’elle désigne les services suivants : “services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques ; services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition« en classe 35 et des services de »publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne” en classe 41.

Selon la société Lekiosque.fr, ces marques dont l’élément dominant est le mot ‘Kiosque’ intrinsèquement lié à l’activité de vente de journaux et largement utilisé depuis les années 2000 pour décrire les plateformes en ligne permettant au lecteur d’acheter et de lire sur un support numérique ses revues, magazines et journaux, permettent au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les services qu’elles visent et sont couramment employées pour désigner ces mêmes produits et services.

La société Lekiosque.fr établit par les pièces qu’elle fournit au débat dont la force probante n’est pas utilement contestée par la société Toutabo s’agissant de copies de coupures de presse datées (pièces 11 et 33) que le terme ‘kiosque’ est défini dans les dictionnaires comme des ‘édicules établis pour la vente des journaux, des fleurs…’ (Larousse illustré de 1955 (pièce 32c Lekiosque) et que la presse s’est faite l’écho depuis le début des années 2000, soit antérieurement aux dépôts des marques contestées, de la mise à disposition de ‘kiosques numériques’ ou ‘kiosques en ligne’ qui offrent au public des espaces de vente, d’abonnement et de lecture en ligne de la presse. En effet, il sera notamment relevé que dès le 19 octobre 2000, la publication ‘La correspondance de la presse’ intitulait un article consacré à une nouvelle offre de service de presse en ligne ‘FtPresse lance le premier kiosque de presse électronique’, le journal ‘La Tribune’ consacrait le 26 mars 2004 un article à l’accès au contenu numérique à l’école facilité et évoque le GIE créé par la société Hachette éducation et son ‘kiosque numérique de l’éducation’, le journal Les Echos publie le 24 février 2006 un article intitulé ‘Lagardère veut lancer un Kiosque de presse numérique cette année’, il en va de même de l’article publié dans le journal ‘Le Monde’ le 3 mars 2006 qui cite à nouveau le kiosque numérique du groupe Lagardère. La revue ‘Stratégies’ dans sa publication du 9 au 15 mars 2006 titre ‘les kiosques aussi se mettent en ligne’ et annonce que Cyberpress publishing va lancer avant l’été son kiosque internet comme le journal ‘La Tribune’ le 9 mars 2006, et les publications ’01 informatique’ du 16 mars 2006 ou ‘Le Figaro Economie’ le 29 mai 2006 consacrent des articles sur ‘un kiosque de presse en ligne’ pour le premier et ‘La guerre des kiosques numériques est lancée’ pour le second.

Il ressort néanmoins de ce qui précède que si le mot ‘Kiosque’ renvoie le public à l’abri édifié sur la voie publique dans lequel il peut acheter des journaux et magazines, il n’est pas montré qu’à la date de dépôt des marques en cause, ce terme employé en association avec le pronom possessif ‘mon’ permette au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les services d’abonnement et de distribution de journaux et périodiques en ligne. En effet, l’ensemble des articles de presse évoquant l’essor de ces nouvelles plate-formes interactives pour lire et acheter des magazines en ligne utilisent tous les termes de ‘kiosque numérique’ ou ‘kiosque électronique’ ce qui montre que le public ne peut faire un rapprochement immédiat entre la dénomination ‘Monkiosque’ ou le signe complexe ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’, et des services de vente, d’abonnement ou de distribution de presse en ligne, l’expression ‘Monkiosque’, certes évocatrice, n’étant pas nécessaire pour désigner de tels services ou en décrire les caractéristiques. A cet égard, la réservation de noms de domaine par des sociétés tiers tels ‘i-kiosque.fr’ ou ‘numerikiosque.fr’ en 2006 ne montre pas qu’à cette date ces expressions étaient utilisées couramment pour décrire un site internet offrant au public des services de vente ou d’abonnement en ligne de titres de presse, les copies d’écran de ces sites qui ne sont pas datées de manière certaine, n’étant pas suffisantes.

En outre, à supposer démontrée l’affirmation de la société Lekiosque.fr selon laquelle le terme ‘Kiosque’est aujourd’hui employé par l’ensemble des opérateurs du marché intervenant dans le secteur de la distribution de la presse en ligne, les copies d’écran fournies au débat non datées, n’ayant pas de caractère probant, celle-ci est inopérante à établir le défaut de caractère distinctif des marques critiquées, la validité d’une marque devant s’apprécier à la date de son dépôt.

En conséquence, les demandes de la société Lekiosque.fr de nullité des marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société Toutabo est titulaire seront rejetées.

– Sur l’acquisition frauduleuse de la marque n° 3431776 et des noms de domaine ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’

La société Lekiosque.fr reproche au jugement entrepris de ne pas avoir reconnu l’acquisition frauduleuse par la société Toutabo de la marque française n° 3431776 et des noms de domaines ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’ dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Cyberpress. Elle fait valoir qu’antérieurement à l’acquisition de cette marque la société Toutabo avait connaissance de son exploitation du nom de domaine ‘Lekiosque.fr’ et qu’elle a acquis cette marque dans le but de nuire à son activité, la société Toutabo ayant peu après cette acquisition sollicité qu’elle cesse d’utiliser la dénomination Lekiosque.fr . Elle demande que la marque et les noms de domaine lui soient déclarés inopposables.

La société Toutabo a acquis le 13 juillet 2007 la marque n° 3431776 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Cyberpress ainsi que les noms de domaines ‘monkiosque.fr’ et ‘monkiosque.net’. Il ressort des éléments fournis au débat que la société Toutabo avait le 21 mars 2007 pris attache avec la société Lekiosque.fr pour discuter d’un éventuel partenariat dans le cadre de son projet de diffusion de presse digitale (pièce 16 Lekiosque.fr) ne souhaitant pas développer elle-même une technlogie de numérisation de presse, précisant dans son courriel du 2 août 2007, en suite d’une relance de la société Lekiosque.fr, avoir acquis la marque ‘Monkiosque’ auprès de la société Cyberpress (pièce 18 Lekiosque.fr). Par courriel du 4 septembre 2007 en réponse à une correspondance de la société Lekiosque.fr qu’elle qualifie de ‘polémique’, la société Toutabo précise qu’elle diffusera les produits des éditeurs sur le site ‘monkiosque’ qui était précédemment exploité par la société Cyberpress et que le dépôt de marque qu’elle a acquis est antérieur au nom de domaine ‘Lekiosque.fr’ et à la création du site éponyme. Par lettre du 15 octobre 2007, la société Toutabo faisant valoir l’antériorité de la marque qu’elle a acquise et l’exploitation de son site ‘monkiosque.fr’ mettait en demeure la société Lekiosque.fr de cesser d’utiliser le nom ‘Lekiosque.fr’ tant à titre de dénomination sociale que de nom de domaine.

Néanmoins, il n’est pas montré par la société Lekiosque.fr que la société Toutabo a acquis la marque et les noms de domaine en cause en méconnaissance de ses intérêts et aux fins de nuire à son activité, l’acquisition du fonds de commerce de la société Cyberpress par la société Toutabo s’étant faite dans le cadre de son projet de développement d’une activité de diffusion de presse digitale, raison pour laquelle elle avait dans le même temps contacté la société Lekiosque.fr en vue d’un partenariat, la société Toutabo n’ayant pas dissimulé dans le cadre de ces discussions l’acquisition qu’elle avait faite de la marque ‘Monkiosque.fr’ et son eventuelle intention d’exploiter son site de presse en ligne sous ce nom. Il convient également de relever que la société Lekiosque.fr ne montre pas comme elle l’affirme exploiter son site depuis le mois d’octobre 2006, soit avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 18 décembre 2006, les copies d’écran qu’elle verse aux débat ne comportant acune date certaine. En outre, la société Toutabo n’a pas donné de suite judiciaire à sa lettre de mise en demeure du 15 octobre 2007, laissant la société Lekiosque.fr utiliser tant sa dénomination sociale que le nom de domaine Lekiosque.fr. Ce n’est qu’à l’occasion du dépôt en 2012 des marques de l’Union européenne ‘Lekiosk’ que la société Toutabo a formé opposition à l’enregistrement des marques de la société Lekiosque.fr, cette dernière ayant alors pris l’initiative de saisir le tribunal de grande instance de Paris par acte du 24 décembre 2012 en nullité et déchéance des droits sur les marques dont la société Toutabo est titulaire.

Aussi, aucune fraude de la société Toutabo dans l’acquisition de la marque ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’ et de noms de domaines éponymes n’étant démontrée, la société Lekiosque.fr sera déboutée de ses demandes tendant à lui voir déclarer cette marque et ces noms de domaine inopposables. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

– Sur la déchéance de la marque ‘Monkiosque’ n° 3798336

La société Lekiosque.fr fait valoir que la société Toutabo doit être déchue de ses droits sur la marque ‘Monkiosque’ précitée faute d’usage de celle-ci. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fait droit à ses demandes pour les services relevant des classes 38 et 41 et en sollicite l’infirmation pour avoir rejeté sa demande de déchéance visant les services relevant de la classe 35.

La société Toutabo s’oppose à toute déchéance de sa marque et réplique à la société Lekiosque.fr par une fin de non-recevoir fondée sur le principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui dit ‘estoppel’, la société Lekiosque.fr ayant précédemment soutenu que la marque ‘Monkiosque’ a toujours été exploitée pour ensuite prétendre le contraire, et sur l’autorité de la chose jugée, invoquant l’arrêt de cette cour du 17 février 2017 ci-avant évoqué.

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de son auteur.

Or, il ressort des conclusions de la société Lekiosque.fr signifiées le 9 mai 2014 devant le tribunal ou de celles signifiées le 23 novembre 2016 devant la cour, dans le cadre du premier volet de l’instance opposant les parties et concernant la déchéance de la marque ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’ n° 3431776, fournies au débat par la société Toutabo (pièce 54 et 68), que la société Lekiosque pour contester l’usage de la marque ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’ n°3431776 affirme que seul la dénomination ‘Monkiosque.fr’ est utilisée mais ne reconnaît nullement que la société Toutabo n’encourt pas la déchéance de ses droits sur la marque ‘Monkiosque’ n° 3798336. La société Toutabo ne peut donc utilement soutenir que la société Lekiosque.fr l’a induite en erreur sur ses intentions, celle-ci pouvant toujours opposer à la demande en contrefaçon de marque de la société Toutabo la déchéance de la marque qui lui est opposée.

S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, il convient de relever avec la société Lekiosque.fr que la demande en déchéance qui a fait l’objet de l’arrêt de cette cour en date du 17 février 2017 n’avait pas le même objet que la demande en déchéance présentée dans la présente instance puisque ne concernant pas la même marque, l’arrêt du 17 février 2017 statuant sur la déchéance de la de la marque ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’ n° 3431776 et non sur celle de la marque ‘Monkiosque’ n° 3798336. La condition d’identité d’objet prévue à l’article 1355 du code civil n’étant pas, en l’espèce, satisfaite, c’est en vain que la société Toutabo se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt précité pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de la société Lekiosque.fr.

Les fins de non-recevoir opposées à la demande en déchéance de la marque ‘Monkiosque’ doivent en conséquence être rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

La société Toutabo est titulaire de la marque française verbale ‘MONKIOSQUE’ déposée le 18 janvier 2011, sous le n° 3798336, pour désigner les services suivants :

– en classe 35 : ‘Services de publicité et de marketing direct, services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition ; gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons’. L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2011-52 du 30 décembre 2011.

Les parties ne discutent pas la période de référence d’usage de la marque retenue par le tribunal qui s’étend du mois de novembre 2011 au mois de novembre 2016.

Au regard du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle c’est à juste titre que le tribunal a examiné la demande de déchéance conformément aux dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°94-102 du 5 février 1994, en vigueur du 8 février 1994 au 15 décembre 2019.

Selon ces dispositions, ‘ Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque (‘);

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. (‘)

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.’

La société Toutabo fournit au débat pour justifier de l’usage de la marque ‘Monkiosque’ pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement les mêmes pièces que celles fournies au tribunal faisant également valoir des pièces versées par la société Lekiosque.fr qui ont également été examinées par les premiers juges.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal n’a pas retenu pour justifier l’usage de la marque en cause les pièces 17-1, 17-2, 36 fournies par la société Toutabo, celles-ci étant antérieures à la période de référence. Il en va de même de la pièce 17-3 qui est datée du 26 février 2010.

La pièce 17-4 datée du 6 juin 2012 établit un usage du signe ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’ accompagné d’un sigle représentant un M stylisé placé sur la gauche et annonce le nouveau catalogue numérique de la société Toutabo, le même signe apparaît sur le procès-verbal établi par un agent assermenté de l’agence de protection des programmes (APP) le 10 mai 2012 en haut de chaque page du site internet monkiosque.fr de la société Toutabo, ce pour distinguer son catalogue de presse numérique. Il en va de même de la pièce n° 36 concernant un constat de l’APP des 18 et 19 octobre 2012 (n° 20 en première instance). En outre, les pièces n° 35 en date du 11 septembre 2012 (n° 16 en première instance), n° 36 concernant un constat de l’APP des 18 et 19 octobre 2012 (n° 20 en première instance) et n° 37 constituée du procès-verbal de constat dressé sur le site monkiosque.fr le 14 novembre 2016 (n° 34 en première instance) montrent également l’usage du signe ‘Monkiosque’ accompagné du même élément figuratif pour désigner une plateforme numérique proposant des titres de presse.

Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, les signes constituent un usage sous une forme modifiée de la marque en cause, les adjonctions d’un signe figuratif ou des couleurs comme la répétition de l’expression ‘Monkiosque’ ou d’adjonction des extensions ‘.fr’ ou ‘.net’, usuelles dans le domaine de l’internet, n’altèrent pas le caractère distinctif du signe ‘Monkiosque’ dès lors qu’il apparaît et se lit en une seule fois.

La société Lekiosque.fr ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme que le logo est l’élément dominant des signes utilisés en raison du caractère descriptif du terme Kiosque et de l’élément verbal placé au second plan, alors que cet élément sera principalement utilisé par le public pour nommer les services en cause.

De même, elle conteste en vain l’usage de ce signe à titre de marque, celui-ci figurant en en-tête de chaque page du site internet exploité par la société Toutabo pour désigner le catalogue de presse numérique offert sur le site et cet usage ne peut être réduit comme le fait l’appelante à un usage à titre de nom de domaine.

La marque devant être exploitée pour chacun des services désignés à l’enregistrement, il convient de considérer que l’usage sérieux de la marque ‘Monkiosque’ est caractérisé pour les services suivants ‘services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition’.

En revanche, aucun usage n’est démontré pour les services suivants relevant de la classe 35 : ‘Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)’ et les services ci-dessus mentionnés relevant des classes 38 et 41.

La déchéance des droits de la société Toutabo sera en conséquence prononcée pour l’ensemble de ces services ce à compter du 2 novembre 2016.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque MONKIOSQUE n° 3798336 , à compter du 2 novembre 2016 pour l’ensemble des services désignés relevant des classes 38 et 41 et a rejeté la demande en déchéance des droits de la société Toutabo sur la marque n° 3798336 pour les services suivants relevant de la classe 35 : ‘ services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques, services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition ‘.

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en déchéance pour les services suivants relevant de la classe 35 : ‘Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)’.

– Sur l’action en contrefaçon

Sur la recevabilité

A titre subsidiaire, dans le cas où la validité des marques opposées seraient retenue par la cour, la société Lekiosque.fr fait valoir que les demandes de la société Toutabo au titre de la contrefaçon des marques n°3431776 et n°3798336 sont irrecevables, les marques opposées étant dépourvues de toute distinctivité au jour du dépôt des marques verbales et semi-figuratives Lekiosk.

La société Lekiosque.fr se fonde sur les dispositions de l’article L. 716-4-5, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Les dispositions précitées sont applicables aux instances introduites à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance prévue au plus tard le 15 décembre 2019.

Contrairement à ce que soutient la société Toutabo, l’appel engageant une nouvelle instance, ces dispositions sont applicables à la présente procédure introduite le 9 juillet 2020 date de la déclaration d’appel.

La fin de non-recevoir de la société Toutabo tirée de l’inapplicabilité des ces dispositions à la présente instance est rejetée.

L’article L. 716-4-5 2° du code de la propriété intellectuelle dispose :

« Est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure :

2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l’action en contrefaçon sur le fondement d’une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l’article L. 716-2-3 ou par l’article L. 716-2-4″.

L’article L. 716-2-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit :

« Est irrecevable :

1° La demande en nullité fondée sur une marque antérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure enregistrée n’établit pas, sur requête du titulaire de la marque postérieure, qu’à la date du dépôt ou à la date de priorité de cette marque postérieure, la marque antérieure, susceptible d’être annulée sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l’article L. 711-2, avait acquis un caractère distinctif”.

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle précise :

« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : [‘]

3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce” .

Les marques verbales Lekiosk n° 10908218 et semi-figurative Lekiosk n° 10640481 ont été déposées respectivement les 13 février et 23 mai 2012.

Il ressort des développements qui précèdent que l’affirmation de la société Lekiosque.fr selon laquelle aux dates de dépôt des marques arguées de contrefaçon précitées, la marque verbale ‘Monkiosque’ et la marque complexe ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’ seraient dépourvues de toute distinctivité n’est nullement montré, étant relevé qu’il n’est pas plus établi que l’expression ‘Monkiosque’ est devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

L’action en contrefaçon de la société Toutabo doit en conséquence être considérée comme recevable.

Sur la contrefaçon

La société Lekiosque.fr critique la décision déférée qui a reconnu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause faisant à nouveau valoir que le terme ‘kiosque’ est un mot descriptif et usuel de la langue française désignant un abri édifié sur la voie publique ou dans certains lieux publics où sont vendus des journaux, des fleurs, des confiseries, ce mot étant lié à l’activité de vente de journaux. Elle considère que le protection des marques verbales ‘Monkiosque’ et complexe ‘Monkiosque.fr Monkiosque.net’ est limitée à leur reprise à l’identique ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, les marques antérieures opposées par la société Toutabo sont :

– la marque n° 3431776

déposée le 29 mai 2006 pour désigner les services suivants ‘services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), distribution de journaux, publication électronique de périodiques en ligne’,

– la marque verbale ‘MONKIOSQUE’ n°3798336 déposée le 18 janvier 2011pour désigner notamment les services suivants : “services rendus dans le cadre du commerce de détails de produits de l’imprimerie, almanachs, imprimés, journaux, magazines, périodiques, revues professionnelles, livres, calendriers, catalogues sous forme numérique, publications numériques ; services d’abonnement à des journaux pour les tiers ; services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services de la presse et de l’édition” en classe 35.

La société Toutabo reproche à la société Lekiosque.fr le dépôt en 2012 des marques de l’Union européenne ‘Lekiosk’ n° 10908218 et semi-figurative, n° 10640481, contre l’enregistrement desquelles elle a formé opposition devant l’EUIPO ainsi que l’usage dans la vie des affaires de ces signes sur son site internet lekiosk.com.

Si la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, il résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 mars 2019 sur le site lekiosk.com édité par la société Lekiosque.fr (pièce 72 Toutabo), que cette dernière utilise la dénomination ‘LeKiosk’ dans la vie des affaires pour offrir des services permettant au public de lire sur un support numérique ses revues, magazines et journaux, services dont l’identité et la similarité à ceux désignés dans les marques antérieures opposées ne sont pas discutés par l’appelante.

Les signes en présence n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Phonétiquement, les éléments dominants ont en commun d’être prononcés en deux temps et de se terminer par le même son Kiosque ou Kiosk.

Conceptuellement, ces éléments dominants évoquent tous deux la petite construction édifiée sur la voie publique où l’on peut trouver journaux et confiseries.

Les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles précédemment relevées peuvent être appliquée à la comparaison entre le signe verbal ‘Monkiosque’ constituant la marque n° 3798336 et le signe contesté ‘LeKiosk’ utilisé par la société Lekiosque.fr.

Si le terme ‘Kiosque’ appliqué à des services ayant trait à l’édition, à l’abonnement ou à la vente de journaux et périodiques apparaît allusif et a donc un pouvoir faiblement distinctif , il ne peut en être déduit comme le fait la société Lekiosque.fr que la portée des marques opposées est limitée à leur reprise à l’identique.

Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre les signes en présence, celui-ci étant susceptible de rattacher les deux marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ce d’autant que ce signes sont utilisés pour désigner des services identiques ou fortement similaires.

La contrefaçon des marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société Toutabo est titulaire en raison de l’usage du signe ‘LeKiosk’ par la société Lekiosque.fr est ainsi caractérisée.

Le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.

Sur le préjudice lié à la contrefaçon

Selon les dispositions de l’article article L. 716-14 devenu L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, ‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.

La société Toutabo réclame réparation de son préjudice issu des actes de contrefaçon de marques sur le fondement du deuxième alinéa de l’article précité. Elle demande à ce titre une indemnisation forfaitaire correspondant au moins au montant des redevances dont aurait dû s’acquitter le contrefacteur s’il avait conclu un contrat de licence avec le titulaire de la marque et, se basant sur une estimation du chiffre d’affaires réalisé par la société Lekiosque.fr de 12 millions d’euros, sollicite l’allocation de la somme de 10.200.000 euros soit 5 % du chiffre d’affaires pendant 8 ans et 6mois, outre la somme de 1.800.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Ainsi que le fait valoir la société Lekiosque.fr, l’indemnisation du préjudice doit tenir compte du préjudice réellement subi.

Pour réclamer une indemnisation forfaitaire, la société Toutabo se base sur une redevance de 5% sur le chiffre d’affaires qu’aurait dû verser la société Lekiosque.fr à titre de redevance pour utiliser l’expression ‘Lekiosk’ et se base sur un chiffre d’affaires estimé.

Néanmoins, c’est par une juste appréciation que le tribunal a considéré au vu des éléments fournis qui sont les mêmes que ceux dont dispose la cour, que le chiffre d’affaires réalisé par la société Lekiosque.fr est inconnu, celle-ci omettant de publier ses comptes et ne souhaitant pas les transmettre dans le cadre de la présente procédure, qu’il ressort néanmoins que la société Lekiosque.fr aurait réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros en 2016, soit bien inférieur aux 12 millions d’euros estimés par la société Toutabo qui se réfère à son propre chiffres d’affaires, que deux marques sont reconnues contrefaites, celles-ci comportant l’élément dominant ‘Monkiosque’ imité par l’expression ‘LeKiosk’ utilisée par la société Lekiosque.fr et que la société Toutabo apparaît délaisser l’utilisation de ses marques ‘Monkiosque’ depuis 2014, d’autres sites tels le site ePresse étant préférés au site ‘monkiosque.fr’ dont il est montré par la société Lekiosque.fr par trois procès-verbaux de constat réalisés en 2014 puis en 2016 qu’il est en maintenance pendant plusieurs jours ou qu’il présente une offre de presse réduite.

Aussi, l’indemnisation forfaitaire du préjudice de la société Toutabo à la somme de 750.000 euros apparaît justifiée, comme l’allocation de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral de la société Toutabo, la société Lekiosque.fr ne contestant pas utilement cette évaluation du préjudice.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

Les mesures d’interdiction d’usage des signes Lekiosk et de transfert des noms de domaine prononcées sous astreinte qui apparaissent fondées seront également confirmées sans qu’il soit besoin d’augmenter le montant de l’astreinte prononcé qui apparaît adapté.

La demande de publication judiciaire sera également rejetée n’étant pas justifiée par le litige en cause. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

– Sur les actes de concurrence déloyale commis par la société Lekiosque.fr

La société Toutabo reproche à la société Lekiosque.fr l’usage de son nom de domaine ‘lekiosque.fr’ très proche de celui qu’elle utilise ‘monkiosque.fr’, l’imitation de la présentation de son site internet notamment quant à l’utilisation de la présentation en carrousel dynamique des publications de presse accessibles sur le site, et que la société Lekiosque.fr a adopté un comportement déloyal et parasitaire en imitant les éléments distinctifs de son site.

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

Ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal par des motifs que la cour adopte, il ne peut être reproché à la société Lekiosque.fr immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le mois de décembre 2006 d’exploiter un site sous un nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale pour une activité de presse numérique, ce que la société Toutabo savait avant d’acquérir les noms de domaine ‘monkiosque.fr’ de la société Cyberpresse au mois de juillet 2007 ayant peu avant engagé des pourparlers avec la société Lekiosque.fr en vue d’un partenariat, la société Toutabo étudiant différentes solutions de diffusion de presse digitale.

De même, les ressemblances existant entre les deux sites, n’apparaissent pas telles qu’elles soient faites en vue de créer un risque de confusion entre eux, aucun élément ne venant conforter les affirmations de la société Toutabo selon lesquelles elle serait à l’origine de la présentation en carrousel dynamique des titres de presse.

La circonstance que le site Lekiosque.fr rencontre un plus grand succès que le site ‘monkiosque.fr’ est insuffisante à montrer des actes déloyaux de la part de l’appelante qui établit par trois procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice sur le site monkiosque.fr les 19 mai 2014, 27 mai 2014 et 14 novembre 2016 qu’existaient de nombreux liens inactifs pour des titres de presse importants laissant présumer un délaissement du site au profit d’un autre.

De même la société Toutabo ne justifie nullement des lourds investissements qu’elle aurait effectués en terme de communication et dont aurait profité la société Lekiosque.fr.

La société Toutabo reproche également à la société Lekiosque.fr des actes de concurrence déloyale par dénigrement, celle-ci ayant à l’occasion d’un droit de réponse à l’article publié dans le quotidien Press’edd le 4 février 2019, prétendu que le litige opposant les deux sociétés a été déclenché en 2012 par la société Toutabo et ne présentant pas les débats judiciaires ainsi que les décisions de justice rendues de manière fidèle et de bonne foi. Elle fait alors valoir que ces manoeuvres sont destinées à la discréditer et à l’affaiblir et porte atteinte à sa probité et son image.

Néanmoins, il ressort du droit de réponse de la société Lekiosque.fr (pièce 79 de la société Toutabo) que celle-ci ne fait que préciser que le litige l’opposant à la société Toutabo est né des oppositions que celle-ci a formé devant l’EUIPO, que l’activité des sociétés a coexisté pendant 6 ans, ce qui a été relevé par le tribunal, et que le litige n’est pas terminé avec l’arrêt de la Cour de cassation de 2018 objet de l’article auquel il est répondu, ce qui est exact seule une partie du litige ayant été tranché. Dans cet article, la société Lekiosque.fr s’exprime de façon mesurée et de manière factuelle sans mettre en cause la société Toutabo, aucune présentation fallacieuse laissant croire que la société

Toutabo a commis des fautes ne ressortant de la présentation de la procédure l’opposant à la société Lekiosque.fr.

Faute pour la société Toutabo de caractériser des agissements fautifs de la société Lekiosque.fr constitutifs de concurrence déloyale, celle-ci sera déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.

– Sur les actes de dénigrement commis par la société Toutabo

La société Lekiosque.fr reproche à la société Toutabo d’avoir dans un article Euronext publié le 4 février 2019 (pièce 62 Lekiosque.fr) présenté de manière tronquée l’avancement du litige les opposant et d’avoir contacté l’un de ses clients, la société Bouygues Telecom (pièce 42 Lekiosque.fr) pour la discréditer.

Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, l’article publié le 4 février 2019 ne fait que présenter de manière objective la décision de la Cour de cassation rendue dans le litige opposant les parties à laquelle il est renvoyé par un lien hypertexte, cette décision étant commentée avec mesure et objectivité, ces propos n’étant pas de nature à jeter le discrédit sur la société Lekiosque.fr.

En revanche, le courriel adressé le 12 mai 2017 par M. X de la société Toutabo à la société Bouygues Telecom ayant pour objet ‘offre litigieuse Lekiosk’, se termine par la phrase suivante ‘Malheureusement, lekiosk est coutumier du fait d’essayer de prendre les éditeurs en otage… et ceci est une source de préjudice pour tous les intervenants de ce marché’. Ces propos qui dénoncent le fonctionnement de la société elle-même, l’accusent de pratiques déloyales et remettent en cause la qualité des prestations fournies par celle-ci, portent atteinte à l’image commerciale de la société Lekiosque.fr auprès de ses partenaires dans le but de les détourner de celle-ci, et s’analysent en un dénigrement qui revêt un caractère fautif au sens de l’article 1240 du code civil, et n’entrent pas comme le soutient à tort la société Toutabo, dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

Il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de dénigrement et il sera alloué à la société Lekiosque.fr au vu des éléments dont dispose la cour la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image commerciale qu’elle a subi.

Le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés pour le procès, les demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.

Chacune des parties qui succombe partiellement à la procédure conservera la charge de ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande en déchéance de la marque ‘Monkiosque’ n°379336 pour les services suivants relevant de la classe 35: ‘Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)’ et rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Lekiosque.fr en réparation de son préjudice né des actes de dénigrement,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit la société Toutabo déchue de ses droits sur la marque ‘Monkiosque’ n° 3798336 à compter du 2 novembre 2016 pour les services complémentaires suivants relevant de la classe 35 : ‘Services de publicité et de marketing direct, services de vente en ligne par le biais d’Internet pour des produits et des services relevant du domaine du divertissement, gestion de fichiers informatiques, courrier publicitaire, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publication de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)’,

Condamne la société Toutabo à payer à la société Lekiosque.fr la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale par dénigrement,

Y ajoutant,

Rejette les fins de non-recevoir de la société Toutabo opposées aux demandes de nullité de la société Lekiosque.fr concernant les marques’MONKIOSQUE.FR MONKIOSQUE.NET’ n°431776 et ‘MONKIOSQUE’ n°3798336,

Rejette les demandes de la société Lekiosque.fr de nullité pour défaut de caractère distinctif des marques n° 3431776 et n° 3798336 dont la société Toutabo est titulaire,

Rejette la fin de non-recevoir de la société Toutabo opposée à la demande de la société Lekiosque.fr tendant à la voir déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L. 716-4-5 2° du code de la propriété intellectuelle en son action en contrefaçon,

Dit l’action en contrefaçon de la société Toutabo recevable,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente

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Distinctivité de la marque « Mon kiosque »

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