En raison de l’atteinte à une dénomination sociale antérieure, la juridiction a prononcé  la nullité de l’enregistrement de la marque AUTHENTIK IMMO numéro 17/4388829 pour les services de publicité en ligne sur un réseau électronique en classe 35, ainsi que pour l’ensemble des services de la classe 36 .

En l’espèce, les signes en présence sont rigoureusement identiques, la marque verbale postérieure étant constituée du signe AUTHENTIK IMMO qui est la reprise de la dénomination sociale de l’appelante. Les noms de domaines utilisés tant en « .fr » qu’en « .com » ne s’en distinguent que par un tiret entre authentik et immo, ce tiret étant phonétiquement inexistant et peu pris en considération au plan conceptuel par un client d’attention normale.

Les produits et services sont également identiques ou à tout le moins similaires en ce qui concerne la publicité en ligne sur un réseau informatique et l’activité d’agence immobilière (estimations immobilières, gérance immobilière et estimations financières qui s’y rattachent).

Si les mandats de vente de l’appelante sont essentiellement locaux, la diffusion des annonces par voie électronique est nécessairement étendue nationalement. Il est du reste établi par les pièces produites que deux clients se sont adressés à l’agence Authentik Immo de Nancy-Ludres alors qu’ils recherchaient des biens dans le sud de la France, croyant avoir affaire à l’agence de l’intimée, de sorte que le risque de confusion doit être tenu pour une réalité effective.

Aux termes des dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la date du dépôt de la marque contestée, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) A une dénomination sociale ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

La liste des droits antérieurs définie à cet article n’étant pas limitative, il est admis en jurisprudence qu’un nom de domaine antérieur constitue l’un de ces droits. L’article L 714-3 du même code sanctionne l’atteinte à un droit antérieur par la nullité de la marque en cause.

Le risque de confusion exigé par l’article L 714-4 du code de la propriété intellectuelle s’entend du risque que le public concerné puisse être porté à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Il comprend le risque d’association.

Pour apprécier l’existence de ce risque, il convient de procéder à une analyse globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents et notamment la similitude des signes et des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.

_________________________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00757 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXUP

Décision déférée à la Cour : décision de l’ Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE, n° NL 20-0033, en date du 08 mars 2021,

DEMANDERESSE au recours :

S.A.S. AUTHENTIK IMMO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me Alexandre GASSE substitué par Me Julie BAURES de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY

DEFENDERESSE au recours :

S.A.S. AUTHENTIK IMMO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE

En présence de l’INPI, représentée par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission, régulièrement munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame X Y-Z, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame X Y-Z, Magistrat honoraire,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Décembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La marque verbale « AUTHENTIK IMMO » numéro 17/4388829 a été déposée le 15 septembre 2017 par la SAS Authentik Immo, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 831 064316 depuis le 10 juillet 2017.

La marque a été enregistrée pour désigner les produits et services suivants :

— Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

— Classe 36 : estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;

— Classe 37 : conseils en construction, supervision (direction) de travaux de construction.

Le 2 juin 2020, la SAS Authentik Immo, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 829 639 632 a présenté une demande de nullité de la marque ci-dessus visée pour l’ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement au motif qu’elle porte atteinte d’une part à sa dénomination sociale antérieure en ce qu’elle a été enregistrée au RCS le 17 mai 2017 et d’autre part, au nom de domaine antérieur « authentik-immo.fr » réservé le 29 mai 2017.

Par décision en date du 8 mars 2021, Monsieur le Directeur de l’INPI a rejeté la demande de nullité et mis à la charge de la demanderesse une somme de 550 euros au titre des frais exposés. Cette décision est motivée par le fait que la demanderesse n’a pas démontré que sa dénomination sociale était utilisée pour les activités d’agence immobilière au jour du dépôt de la marque contestée soit le 15 septembre 2017, ni qu’elle exploitait effectivement le nom de domaine « authentik-immo.fr » pour les mêmes activités à cette même date, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le risque de confusion.

Par acte en date du 23 mars 2021, la SAS Authentik Immo (Nancy) a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son recours et dans le dernier état de ses écritures en date du 5 octobre 2021 auxquelles le présent arrêt renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et arguments, elle fait valoir en substance que :

— Elle a fait usage de sa dénomination sociale tant au niveau local que national dès le début de son activité, ce qui est établi par les pièces produites et notamment les mandats de vente, le registre des transactions, les échanges de courriels avec ses clients et les professionnels du secteur de l’immobilier.

— Elle a activé et utilisé son nom de domaine « authentik-immo.fr » redirigé vers son site internet « authentik-immo.com » dès le 7 juin 2017, ce qui est pareillement démontré par les pièces produites à l’appui du recours. Ce nom de domaine a reçu une reconnaissance sur le territoire national.

— Il s’ensuit que le risque de confusion entre les signes antérieurs et la marque en cause qui sont strictement identiques et visent des services identiques ou fortement similaires est manifeste.

Elle demande en conséquence l’infirmation de la décision contestée et le prononcé de la nullité de la marque pour l’ensemble des produits et services désignés dans l’enregistrement et subsidiairement, le prononcé de la nullité de la marque pour les services de la classe 36. Elle sollicite en outre, l’allocation de la somme de 3000 euros au titre de ses frais exposés et irrépétibles.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 21 octobre 2021 auxquelles le présent renvoie expressément pour plus ample exposé des moyens et arguments, l’intimée conclut à la confirmation de la décision contestée et demande de lui allouer la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dans ses observations en date du 10 septembre 2021, régulièrement communiquées aux parties, Monsieur le Directeur de l’INPI s’en est remis à l’appréciation de la Cour au vu des nouveaux éléments de preuve communiqués.

L’affaire a été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d’audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.

L’affaire a été débattue à l’audience du 26 octobre 2021

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à la date du dépôt de la marque contestée, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) A une dénomination sociale ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

La liste des droits antérieurs définie à cet article n’étant pas limitative, il est admis en jurisprudence qu’un nom de domaine antérieur constitue l’un de ces droits.

L’article L 714-3 du même code sanctionne l’atteinte à un droit antérieur par la nullité de la marque en cause.

Sur l’usage effectif de la dénomination sociale et du nom de domaine invoqués

La SAS Authentik Immo (RCS Nancy) ayant été immatriculée le 17 mai 2017, il lui appartient d’établir qu’elle exploitait effectivement son activité de transactions immobilières incluant les services qui y sont liés avant le dépôt de la marque contestée intervenu le 15 septembre 2017.

A cette fin, elle verse aux débats les justificatifs suivants :

— La confirmation de commande de réservation des noms de domaine authentik-immo.com et authentik-immo.fr en date du 29 mai 2017 et l’enregistrement effectif du nom de domaine

authentik-immo.com daté du même jour,

— Le résultat d’une recherche ‘Whois’ montrant que le nom de domaine authentik-immo.fr a été lui aussi enregistré à la date du 29 mai 2017,

— La preuve de la mise en place du site internet http:/ authentik-immo.fr par le Webmaster WimImmobilier à la date du 7 juin 2017 et non du 20 mai 2020 comme retenu dans la décision contestée, ce qui est encore confirmé par une lettre de la société Consulog en date du 18 mars 2021 qui précise que les adresse http:/ authentik-immo.fr et .com étaient en ligne à cette date.

— Des captures d’écran, certes non datées, mais montrant la présentation du site en ligne relatif à une activité d’agence immobilière,

— L’activation d’un compte sur « leboncoin » à la date du 24 mai 2017 ainsi qu’un certain nombre de messages transmis par des clients à la recherche d’un bien immobilier manifestant leur intérêt pour des annonces publiées sur ce site, ces messages étant datés de juillet et août 2017,

— Le registre des mandats et les mandats de vente correspondants, soit six au cours de la période considérée et des échanges de courriels avec une étude notariale.

Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, l’ensemble de ces documents montre de façon indubitable, la réalité de l’activité d’agence immobilière développée par l’appelante tant sous sa dénomination sociale qu’en utilisant son site internet authentik-immo.fr au cours de la période considérée et pas seulement des actes préparatoires à une telle activité.

Il n’est en revanche pas justifié d’une activité dans le domaine des conseils en construction et supervision (direction) de travaux de construction énoncés à la classe 37 de la classification internationale, ni de la diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) en classe 35.

Sur le risque de confusion

Le risque de confusion exigé par l’article L 714-4 du code de la propriété intellectuelle s’entend du risque que le public concerné puisse être porté à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Il comprend le risque d’association.

Pour apprécier l’existence de ce risque, il convient de procéder à une analyse globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents et notamment la similitude des signes et des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.

En l’espèce, les signes en présence sont rigoureusement identiques, la marque verbale postérieure étant constituée du signe AUTHENTIK IMMO qui est la reprise de la dénomination sociale de l’appelante. Les noms de domaines utilisés tant en « .fr » qu’en « .com » ne s’en distinguent que par un tiret entre authentik et immo, ce tiret étant phonétiquement inexistant et peu pris en considération au plan conceptuel par un client d’attention normale.

Les produits et services sont également identiques ou à tout le moins similaires en ce qui concerne la publicité en ligne sur un réseau informatique et l’activité d’agence immobilière (estimations immobilières, gérance immobilière et estimations financières qui s’y rattachent).

Si les mandats de vente de l’appelante sont essentiellement locaux, la diffusion des annonces par voie électronique est nécessairement étendue nationalement. Il est du reste établi par les pièces produites que deux clients se sont adressés à l’agence Authentik Immo de Nancy-Ludres alors qu’ils

recherchaient des biens dans le sud de la France, croyant avoir affaire à l’agence de l’intimée, de sorte que le risque de confusion doit être tenu pour une réalité effective.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer partiellement la décision contestée et de prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque AUTHENTIK IMMO numéro 17/4388829 pour les services de publicité en ligne sur un réseau électronique en classe 35, ainsi que pour l’ensemble des services de la classe 36. La décision contestée sera confirmée pour le surplus.

Sur les dépens et les frais

L’intimée qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par l’appelante pour sa défense.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision NL 20-0033 rendue le 8 mars 2021 par Monsieur le Directeur de l’INPI en ce que qu’elle a rejeté la demande de nullité pour les services de diffusion de matériel publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) et pour l’ensemble des services de la classe 37 de la classification internationale,

Infirme cette décision pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la marque verbale française AUTHENTIK IMMO, numéro 17/4388829 déposée le 15 septembre 2017 par la SAS Authentik Immo immatriculée au RCS de Marseille le 10 juillet 2017, en ce qu’elle désigne les produits et services de publicité en ligne sur un réseau informatique en classe 35 de la classification internationale et les estimations immobilières, gérances de biens immobiliers et estimations financières (assurances, banques, immobilier) en classe 36 de la classification internationale,

Dit que la présente décision sera inscrite au Registre National des Marques,

Condamne la SAS Authentik Immo inscrite au RCS de Marseille aux dépens et à payer à la SAS Authentik Immo inscrite au RCS de Nancy la somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en six pages.