Marque de couleur : le risque de nullité pour mauvaise foi

Ce point juridique est utile ?

Déposer une couleur à titre de marque communautaire pour contourner l’expiration d’un brevet est sanctionné par la nullité pour mauvaise foi du déposant. Le critère participant de la mauvaise foi était en l’espèce non une volonté pour la société (CeramTec) d’empêcher des concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose mais de prolonger son monopole sur son brevet et d’empêcher ces concurrents de pénétrer le marché qu’elle dominait grâce au matériau innovant de quatrième génération composant ces éléments de prothèse.

Sommaire

Affaire CeramTec

En 2003, la société CeramTec a lancé la commercialisation en France d’une nouvelle gamme de composants en céramique pour prothèses articulaires pour la hanche sous la marque ‘Biolox Delta’ qui sont des implants de céramique composite de qualité supérieure. Il s’agit de produits de référence dits de quatrième génération succédant aux implants de céramique d’alumine pure qu’elle commercialisait sous la marque ‘Biolox Forte’.

Le produit se présente sous forme d’une bille de couleur rose pâle venant se loger entre la coquille et la tige fémorale alors que les précédents implants commercialisés sous la marque ‘Biolox Forte’ étaient de couleur beige.

En 2011, la société a déposé trois marques de l’Union européenne qui couvrent la couleur du matériau céramique lui-même soit, d’une part, la couleur elle-même pantone 677C et, d’autre part, la couleur avec la forme de la bille d’articulation de la hanche qui ont été enregistrées en 2013 par l’OHMI devenu EUIPO comme suit :

— la marque constituée de la couleur rose (rose pantone 677C édition 2010) de l’Union Européenne n°10 214 195, déposée le 23 août 2011 et enregistrée le 26 mars 2013, sous priorité de la marque allemande n°302011039903 du 21 juillet 2011.

— la marque figurative de l’Union Européenne n° 10 214 112, déposée le 23 août 2011 et enregistrée le 12 avril 2013, sous priorité de la marque allemande n° 302011040461 du 25 juillet 2011 qui est une représentation graphique de la bille de couleur rose pantone 677C.

La société CeramTec a été la seule jusqu’en 2013 à commercialiser en France ce produit issu d’une technologie considérée comme très avancée et a acquis avec ce produit phare une part importante du marché mondial. Elle était en effet titulaire d’un brevet européen n° EP 0542815 désignant la France déposé en 1991 et portant sur un matériau composite céramique. Ce brevet a expiré le 5 août 2011.

Ce brevet d’invention conférait à la société CeramTec un monopole sur le matériau en cause dont la couleur rose était due à un élément de sa composition soit l’oxyde de chrome, ce qui justifiait l’absence chez ses concurrents de prothèses de couleur rose qui pouvaient être considérées comme des contrefaçons du brevet.

Nullité de marque de couleur

Il a été jugé que la société CeramTec a procédé aux dépôts de marques de couleur rose dans le dessein de prolonger la protection du matériau objet du brevet pour empêcher ses concurrents de commercialiser des produits de même nature et de même résistance et, partant, protéger l’accès à son marché.

Elle a donc agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence ce même si, ultérieurement aux dépôts, il a été révélé que la présence d’oxyde de chrome n’avait pas d’effet sur la résistance du matériau. Elle a donc eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque à savoir l’indication d’origine, la société CeramTec appréhendant la couleur rose à la date du dépôt des marques non comme un signe de ralliement de la clientèle mais comme un effet d’un composant de son matériau qu’elle considérait comme participant à la résistance de celui-ci.

La mauvaise foi de la société Ceramtec à la date du dépôt des marques en cause était donc caractérisée et ses marques ont été déclarées nulles.

Appréciation de la mauvaise foi

Pour apprécier la mauvaise foi du déposant, il convient d’examiner la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de marque : la société CeramTec savait que son monopole lié au brevet expirait et que, dès l’année 2009, des concurrents, telle l’intimée, se préparaient à investir le marché avec des produits composés des mêmes céramiques de couleur rose une fois l’invention brevetée tombée dans le domaine public.

Elle a donc déposé les marques communautaires quelques jours après l’expiration du brevet alors qu’elle ne l’avait pas fait antérieurement.

Si un même produit peut être protégé par plusieurs droits de propriété industrielle, il n’en demeure pas moins que la succession de ces droits ne doit pas servir à protéger la même caractéristique du produit, en l’espèce sa caractéristique technique, pour prolonger indûment le monopole limité à 20 ans initialement conféré par le brevet et ce, sans qu’il puisse être utilement fait grief au tribunal d’avoir confondu entre mauvaise foi du déposant et motif de refus fondé sur les dispositions de l’article 7 1 d) ii) du règlement précité sur la marque communautaire.

La société ne peut valablement invoquer qu’elle était la seule à utiliser cette couleur depuis 2003, alors qu’elle-même considérait que l’oxyde de chrome visé dans le brevet dont elle était titulaire participait de la résistance du matériau breveté.

En conséquence, ses concurrents, considérant de même, n’utilisaient pas cette céramique composite contenant de l’oxyde de chrome dont la composition n’était pas dans le domaine public. La circonstance qu’il ne soit pas établi un usage antérieur de la couleur rose par un tiers pour des éléments de prothèse en céramique ne suffit donc pas à démontrer l’absence de mauvaise foi de la société CeramTec, cet élément étant en l’espèce dépourvu de pertinence.

La mauvaise foi du demandeur est une cause de nullité absolue de la marque et doit être appréciée à la date de dépôt de celle-ci.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la cause de nullité d’une marque déposée de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit une demande d’enregistrement de cette marque non pas dans un but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celle relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine. Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (arrêt du 12 septembre 2019 Affaire C-104/18P).

La nature de la marque demandée peut également être pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur.

En effet, dans le cas où le signe concerné consiste en la forme et la présentation d’ensemble d’un produit, l’existence de la mauvaise foi du demandeur pourrait être établie plus facilement lorsque la liberté de choix des concurrents quant à la forme et la présentation d’un produit est restreinte en raison de considérations d’ordre technique ou commercial, de sorte que le titulaire de la marque est en mesure d’empêcher ses concurrents non seulement d’utiliser un signe identique ou similaire, mais également de commercialiser des produits comparables (point 50 de l’arrêt CJUE du 11 juin 2009 C 529/07 Lindt) .

Dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi doit être prise en considération la nature de la marque demandée, en l’espèce une nuance de couleur, ou la forme du produit en couleur, et la circonstance que cette couleur est due ou non à une caractéristique technique du matériau objet d’un brevet.

Le titulaire de la marque peut en effet être en mesure, une fois le brevet expiré, de continuer à empêcher la commercialisation par ses concurrents de produits composés de ce matériau ainsi coloré, le composant colorant devant être utilisé dans un certain dosage pour parvenir à un matériau présentant les mêmes caractéristiques de résistance que celui de la société CeramTec.

Nullité de la marque communautaire

Pour rappel, selon les dispositions de l’article 52 du règlement CE 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 dans sa version applicable à l’espèce :

1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ;

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

3. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés’.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 25 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/15306 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B54AC

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°14/05292

APPELANTE

Société CERAMTEC GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

CeramTech-Platz 1-9

[…]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistée de Me Olivia BERNARDEAU-PAUPE plaidant pour HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocate au barreau de PARIS, toque J 033

INTIMEE

Société COORSTEK BIOCERAMICS LLC, anciennement C5 MEDICAL WERKS LLC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[…]

ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me A NAUMANN plaidant pour HUGHES HUBBARD & REED LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l’appel interjeté le 18 juin 2018 par la société CeramTec GmbH (la société CeramTec), appelante ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 26 février 2020 par la société CeramTec GmbH, appelante ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 21 février 2020 par la société C5 Medical Werks devenue Coorstek LLC (la société Coorstek), intimée ;

Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2020.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société CeramTec est une société allemande spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de composants céramiques techniques destinés à de nombreuses applications et industries, y compris l’industrie médicale dans le monde entier.

Elle se présente comme un industriel connu pour fournir une grande partie de la céramique utilisée au niveau mondial servant à composer des implants de hanche ou de genou qu’elle vend aux fabricants de prothèses pour former des prothèses de hanches complètes qui sont ensuite vendues aux utilisateurs finaux tels que les hôpitaux ou les chirurgiens orthopédiques.

En 2003, elle a lancé la commercialisation en France d’une nouvelle gamme de composants en céramique pour prothèses articulaires pour la hanche sous la marque ‘Biolox Delta’ qui sont des implants de céramique composite de qualité supérieure. Il s’agit de produits de référence dits de quatrième génération succédant aux implants de céramique d’alumine pure qu’elle commercialisait sous la marque ‘Biolox Forte’.

Elle expose que cette couleur rose correspond au rose pantone 677 C édition 2010 qui est selon elle perçue par le public professionnel comme sa marque sur laquelle elle a investi massivement.

En 2011, elle a déposé trois marques de l’Union européenne qui couvrent la couleur du matériau céramique lui même soit, d’une part, la couleur elle-même pantone 677C et, d’autre part, la couleur avec la forme de la bille d’articulation de la hanche qui ont été enregistrées en 2013 par l’OHMI devenu EUIPO comme suit :

— la marque tridimensionnelle de l’Union Européenne n° 10 214 179, déposée le 23 août 2011 et enregistrée le 20 juin 2013, sous priorité de la marque allemande n° 302011040804 du 26 juillet 2011.

Les deux marques tridimensionnelles et figuratives représentent la forme sphérique de la partie supérieure d’une bille pour articulation de la hanche avec un trou cylindrique centré.

Les trois marques désignent, après limitation des produits par la société CeramTec dans le cadre de l’examen de ses demandes d’enregistrement, les produits suivants relevant de la classe 10 de la classification internationale de Nice : ‘pièces céramiques pour implants pour l’ostéosynthèse, substituts aux surfaces d’articulations, écarteurs pour les os, billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d’articulation du genou, tous les produits précités pour vente aux fabricants d’implants’.

La société Coorstek, anciennement C5 Medical Werks, implantée au Colorado, a été fondée en 2005 et a pour activité la fabrication de composants médicaux en céramiques techniques avancées, en particulier pour prothèses articulaires de hanche et dorsale et pour prothèses dentaires.

Elle est une société affiliée de la société CoorsTek Inc., une entreprise leader dans la fabrication de produits en céramiques techniques avec plus de 50 sites de production et plus de 6000 employés à travers le monde, dont le site de la société Coorstek spécialisé en céramiques techniques pour implants orthopédiques.

La société Coorstek Inc. bénéficie d’un savoir-faire en matière de fabrication de produits céramiques techniques qu’elle a développé durant plus de 100 ans de production céramique, dont elle a fait bénéficier la société Coorstek lorsque celle-ci a été fondée en 2005 comme société affiliée dédiée à la fabrication de composants médicaux en céramiques techniques avancées.

La société Coorstek affirme avoir développé en 2010 une gamme de composants pour prothèses articulaires de hanche fabriqués dans un matériau céramique composite biocompatible comportant de l’oxyde de chrome (Cr2O3) qui lui donne une grande dureté et une haute résistance à la rupture et à l’usure, et dont certaines caractéristiques techniques relèvent de son savoir-faire tenu secret.

Estimant que la société Coorstek copiait la couleur rose caractéristique de ses produits, la société CeramTec a, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris, fait pratiquer une saisie contrefaçon sur le stand de la société C5 Medical Werks devenue Coorstek. Au cours de ces opérations, l’huissier instrumentaire, Me Legrain, a saisi un exemplaire de composant CeraSurf de couleur rose, exposé par la société Coorstek sur son stand, à savoir : une tête fémorale référencée SL 831#5 qui a été mise sous scellés, conformément aux termes de l’ordonnance, et est conservée en son étude selon le procès verbal du 13 et 14 novembre 2013.

Le 20 novembre 2013, la société CeramTec a mis en demeure la société Coorstek de ne plus utiliser la couleur rose pour des billes et coquilles pour l’articulation de hanches et de genou qui était protégée par ses marques.

Par courrier du 27 novembre 2013, la société Coorstek a contesté la demande faisant valoir que la couleur rose ne pouvait servir à identifier l’origine commerciale du produit mais constituait une caractéristique naturelle du produit issue de la technologie brevetée de la société Ceramtec tombée dans le domaine public et que les produits commercialisés sous la marque CeraSurf se distinguaient par leur marquage et emballage excluant tout risque de confusion avec les céramiques Biolox Delta.

C’est dans ce contexte que la société CeramTec a, par acte du 13 décembre 2013, fait assigner la société Coorstek en contrefaçon de ses marques et en concurrence parasitaire aux fins notamment de voir interdire la commercialisation des composants CeraSurf en France.

Le 31 janvier 2014, avant l’enrôlement de l’affaire devant la juridiction, la société Coorstek a saisi la division d’annulation de l’EUIPO de demandes en nullité des 3 marques de la société CeramTec sur le fondement des articles 7.1 (a) à (e) et 52.1 (a) et (b) du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (le « Règlement » ou RMC).

Cette saisine a donné lieu à une demande de sursis à statuer formée par la société Coorstek qui a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 30 octobre 2014.

Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge de la mise en état a fait partiellement droit à la demande d’information de la société CeramTec en enjoignant à la société Coorstek de lui transmettre, sous astreinte provisoire, une attestation certifiée conforme par un expert comptable ou un commissaire aux comptes précisant le chiffre d’affaires réalisé sur les composants CeraSurf de couleur rose vendus en France depuis le 13 novembre 2008, ce qui a été satisfait par la défenderesse.

Par décisions du 30 juillet 2015, l’EUIPO a suspendu les trois procédures en nullité des marques de la société CeramTec. La société Coorstek a alors déposé des conclusions sollicitant reconventionnellement la nullité des marques de l’Union européenne qui lui étaient opposées avant de retirer ses demandes devant 1’EUIPO.

Ces retraits étant contestés par la société CeramTec, cette dernière a sollicité du juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de 1’EUIPO. Par ordonnance du 22 septembre 2016 confirmée par un arrêt du 23 mai 2017 de la cour d’appel de Paris, le juge de la mise en état a rejeté cette demande de sursis à statuer et l’instance s’est poursuivie.

Le jugement déféré du tribunal de grande instance de Paris a :

— rejeté la demande d’expertise scientifique sur l’effet technique de 1′ oxyde de chrome formée par la société CeramTec ;

— annulé les marques de 1′ Union européenne n°010 214 195, n°010 214 179 et n°010 214 112 ;

— ordonné la transcription de la décision au registre des marques de l’Union européenne une fois la décision devenue définitive à la requête de la partie la plus diligente ;

— dit la société CeramTec irrecevable à agir en contrefaçon de marque ;

— débouté la société CeramTec de sa demande en concurrence parasitaire ;

— débouté la société C5 Medical Werks de ses demandes reconventionnelles pour abus du droit des marques et de position dominante ;

— ordonné la remise des échantillons saisis au cours des opérations de saisie contrefaçon du 13 et 14 novembre 2013 sous les scellés apposés lors des opérations de saisie, à la C5 Medical Werks ;

— condamné la société CeramTec à verser à la société C5 Medical Werks la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la société CeramTec aux dépens dont distraction sera faite au profit de Me A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société CeramTec a relevé appel de cette décision et le litige se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, sauf pour la société CeramTec à ne plus demander devant la cour la nomination d’un expert et à solliciter, à titre subsidiaire, que soient posées des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ailleurs, la société CeramTec a intenté des actions en contrefaçon de ses marques et en concurrence parasitaire en Allemagne, aux États Unis et en Suisse. Les décisions de l’office allemand des marques et des brevets des 21 juin et 11 juillet 2018 annulant les marques en cause ont été l’objet d’un appel actuellement en cours. Aux Etats-Unis la décision de la district court du Colorado du 5 janvier 2017 annulant les marques américaines a été infirmée en appel par une décision du 11 septembre 2019. L’office suisse a refusé les marques à l’enregistrement, faute de pouvoir démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage en Suisse, la société CeramTec a retiré ses marques.

Par ses dernières conclusions, la société CeramTec sollicite de la cour de :

— dire et juger qu’elle n’a pas déposé les marques de l’Union européenne n° 10 214 195, 10 214 112 et 10 214 179 auprès de l’office de mauvaise foi,

En conséquence,

— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 février 2018 en ce qu’il a annulé les marques de l’Union européenne n° 10 214 195, 10 214 112 et 10 214 179 dont elle est titulaire pour avoir été déposées de mauvaise foi,

A titre subsidiaire,

— saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :

« 1) Lorsque la validité d’une marque est contestée seulement au motif que son titulaire souhaite prétendument perpétuer la protection d’une solution technique, cette marque peut-elle être annulée sur la seule base de l’exclusion des signes fonctionnels en vertu de l’article 7.1.e.ii du règlement 207/2009, si les conditions de cette disposition sont remplies, ou, si les conditions de l’article 7.1.e.ii du règlement 207/2009 ne sont pas satisfaites, la marque peut-elle être réexaminée pour le même motif en vertu de l’article 52.1.b du règlement n° 207/2009 ‘

2) Dans le cas où la Cour répondrait à la question 1) que la marque peut faire l’objet d’un examen sur le fondement de l’article 52.1.b pour le même motif :

a) La mauvaise foi peut-elle être inférée du fait qu’un déposant, en l’absence de toute obligation de fournir à l’Office des informations relatives aux motivations et aux circonstances du dépôt, n’a pas fourni à l’Office, au moment du dépôt de la demande de marque, des informations utiles à l’évaluation de la validité de la marque au titre de l’article 7.1.e.ii du règlement 207/2009 ‘

b) Doit-on prendre en considération, au titre des facteurs pertinents permettant d’évaluer la mauvaise foi au moment du dépôt, le fait qu’un effet technique d’un élément caractéristique du signe a été supposé à la date du dépôt, et pour lequel il a été ensuite démontré qu’il n’existait pas ‘”

En conséquence, surseoir a statuer dans l’attente de la décision à intervenir,

En tout état de cause, et, statuant de nouveau,

— débouter la société Coorstek de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en annulation des marques de l’Union Européenne n° 10 214 195, 10 214 112 et 10 214 179 sur le fondement des articles 7.1.a, 7.1.b, 7.1.c, 7.1.e et 7.3 comme infondées,

— débouter la société Coorstek de son entier appel incident,

— débouter la société Coorstek de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 12 du règlement comme infondée,

— dire et juger qu’elle n’a commis aucun abus de droit des marques,

— dire et juger qu’elle n’a commis aucun abus de position dominante,

En conséquence,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Coorstek de ses demandes reconventionnelles pour abus de droit des marques et abus de position dominante,

Et statuant de nouveau, dire et juger que ses demandes, fins et prétentions sont recevables et bien-fondées,

En conséquence, dire et juger que la société Coorstek a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque de l’Union européenne n° 10 214 195 dont elle est titulaire en France,

A titre subsidiaire, dire et juger que la société Coorstek a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques de l’Union Européenne n° 10 214 195, 10 214 112 et 10 214 179 dont elle est titulaire en France,

A titre plus subsidiaire, dire et juger que la société Coorstek a commis des actes de concurrence parasitaire envers elle,

En conséquence,

— interdire à la société Coorstek d’importer, de détenir, de distribuer, de faire la promotion, d’offrir à la vente et de vendre, en France, les composants CeraSurf de couleur rose, sur tout support, y compris en particulier sur la version française de son site Internet www. coorstek .com et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— ordonner le rappel, la confiscation et la destruction de l’ensemble des stocks, en France, des composants CeraSurf de couleur rose, ainsi que de toute documentation commerciale et publicitaire y relative, aux frais de la société Coorstek et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner la société Coorstek à lui verser la somme de 500.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par reproduction de sa marque de l’Union Européenne n°10 214 19, ou de la contrefaçon par imitation de ses marques de l’Union Européenne n°10 214 195, 10 214 112 et 10 214 179, ou des actes de concurrence parasitaire de la société Coorstek envers elle,

— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil de la version française du site Internet www.coorstek.com de la société Coorstek en police Arial de taille 16, pendant une durée de 3 mois, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et par jour de retard, passé ce délai,

— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans5 journaux de son choix et aux frais avancés de la société Coorstek , dans la limite de 6.000 euros hors taxes par insertion,

— dire et juger que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation des astreintes qu’elle aura ordonnées,

— dire et juger que que les condamnations prononcées porteront sur l’ensemble des faits commis jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,

— condamner la société Coorstek à lui payer la somme de 500.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Coorstek aux entiers dépens de l’instance dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, la société Coorstek demande à la cour de :

— constater que les implants fabriqués en céramique composite contenant de l’oxyde de chrome dans une certaine proportion sont roses,

— constater que les implants tels que visés par les enregistrements de marques litigieux, fabriqués en céramique composite contenant de l’oxyde de chrome dans une certaine proportion ne peuvent être d’une autre couleur que rose,

— constater que l’oxyde de chrome dans une proportion qui rend le matériau céramique rose Pantone 677C a un effet technique qui avait été breveté par CeramTec,

— constater qu’elle utilise licitement la céramique composite contenant de l’oxyde de chrome dans une certaine proportion pour fabriquer des implants orthopédiques en céramique,

— dire et juger que la couleur rose Pantone 677C n’est pas un signe propre à distinguer des produits en céramique composite comportant de l’oxyde de chrome provenant d’une entreprise de ceux d’autres entreprises,

— constater que la société CeramTec a fourni des informations incomplètes et de nature à induire en erreur l’Office au cours des procédures d’enregistrement des trois marques de l’Union européenne n° 010 214 195, n°010 214 179 et n°010 214 112.

Par conséquent,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2018 en ce qu’il a :

— annulé les marques de l’Union européenne n° 010 214 195, n° 010 214 179 et n° 010 214 112,

— ordonné la transcription de la décision au registre des marques de l’Union européenne une fois la décision devenue définitive à la requête de la partie la plus diligente,

— dit la société CeramTec irrecevable à agir en contrefaçon de marque,

— rejeté la demande d’expertise scientifique sur l’effet technique de l’oxyde de chrome formée par la société CeramTec,

— ordonné la remise des échantillons saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon du 13 et 14 novembre 2013 sous les scellés apposés lors des opérations de saisie, à son profit,

— condamné la société CeramTec à lui verser la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En tant que de besoin,

— dire et juger à titre reconventionnel que les marques de l’Union européenne n°010 214 195, n°010 214 112 et n°010 214 179 sont nulles en application des articles 52 (1) (a) du Règlement en ce qu’elles ont été enregistrées contrairement aux dispositions de l’article 7 (1) (a) et 4 du règlement,

— dire et juger à titre reconventionnel que les marques de l’Union européenne n°010 214 195, n°010 214 112 et n°010 214 179 sont nulles en application des articles 52 (1) (a) en ce qu’elles ont été enregistrées contrairement aux dispositions de l’article 7 (1) (b) ou (c) du Règlement, et qu’elles n’ont pas acquis de caractère distinctif du fait de l’usage de la société CeramTec aux termes de l’article 7 (3) du règlement,

Subsidiairement,

— constater qu’elle n’utilise pas la couleur rose comme marque ; dire et juger qu’elle n’a pas commis d’acte de contrefaçon des marques de l’Union européenne n°010 214 112, n°010 214 179 ou n°010 210 195,

— dire et juger qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne n°010 214 112, n°010 214 179 ou n°010 210 195 en l’absence d’un quelconque risque de confusion,

— dire et juger que l’usage par elle de la couleur rose pour représenter des implants fabriqués licitement en céramique composite contenant de l’oxyde de chrome dans une certaine proportion est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale,

— dire et juger que la société CeramTec ne peut lui interdire de représenter ses produits lorsqu’ils sont fabriqués en céramique composite de couleur rose contenant de l’oxyde de chrome dans une certaine proportion et d’indiquer ainsi leur qualité aux termes de l’article 12 du règlement,

— dire et juger qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence parasitaire,

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens de la société CeramTec ; les déclarer mal fondés.

Si la Cour estime qu’une décision sur question préjudicielle est nécessaire pour rendre son jugement, lui permettre de proposer des questions préjudicielles et rédactions afin que la question soit susceptible de mettre la Cour en mesure de rendre sa décision,

Sur l’appel incident,

— constater que la société CeramTec a enregistré les marques litigieuses dans le but de conserver et de perpétuer, de façon indue, une exclusivité technique dont elle est à l’origine et qu’elle avait perdue à la suite de l’expiration des brevets qui protégeaient cette exclusivité technique,

— constater que les omissions et réponses volontairement incomplètes et trompeuses que la société CeramTec a données à l’Office pour obtenir l’enregistrement de marques protégeant la couleur rose Pantone 677C, constituent des manoeuvres qui, si elles avaient été connues, auraient révélé une contradiction avec l’article 7.1 (c) et (e) du Règlement (CE) n°207/2009 et auraient justifié le refus d’enregistrement des marques litigieuses,

— dire et juger que l’enregistrement des marques litigieuses et les manoeuvres dolosives ayant permis cet enregistrement constituent un abus de droit des marques,

— constater que la société CeramTec, de par sa part de marché de 85%, détient une position dominante,

— dire et juger que la société CeramTec, en substituant à ses brevets expirés la protection des marques, a abusé de sa position dominante en cherchant à évincer ses concurrents par des moyens autres que la seule concurrence par les mérites,

— dire et juger que la société CeramTec a entravé et rendu plus difficile son entrée sur le marché,

Par conséquent,

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2018 en ce qu’il :

— a débouté la société CeramTec de sa demande en concurrence parasitaire,

— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles pour abus du droit des marques et de position dominante,

— condamner la société CeramTec à lui verser la somme de 200.000 euros, à titre d’indemnité pour l’abus de droit des marques et l’abus de position dominante qu’elle a commis.

En tout état de cause,

— condamner la société CeramTec à lui verser la somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

— condamner la société CeramTec aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la cour constate que la société CeramTec qui a fait appel du chef du jugement déféré qui a rejeté sa demande d’expertise, ne critique plus le jugement de ce chef et ne forme pas de prétention à ce titre dans ses dernières conclusions. La cour n’a donc pas à statuer sur ce point en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

— Sur la nullité des marques n°10 214 195, 10 214 112 et 10 214 179 de CeramTec GmbH pour dépôt de mauvaise foi

Selon les dispositions de l’article 52 du règlement CE 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 dans sa version applicable à l’espèce,

‘1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ;

b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

La société CeramTec, appelante, critique la décision du tribunal qui a déclaré nulles les marques susmentionnées dont elle est titulaire au motif que celles-ci ont été déposées de mauvaise foi, estimant que les premiers juges ont fait une application erronée du droit en prenant en compte des critères totalement étrangers à la mauvaise foi et ont confondu la mauvaise foi et les motifs de nullité absolue de la marque de l’Union européenne.

La mauvaise foi du demandeur est une cause de nullité absolue de la marque et doit être appréciée à la date de dépôt de celle-ci.Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la cause de nullité d’une marque déposée de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit une demande d’enregistrement de cette marque non pas dans un but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celle relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine. Toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce (arrêt du 12 septembre 2019 Affaire C-104/18P).

La nature de la marque demandée peut également être pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur. En effet, dans le cas où le signe concerné consiste en la forme et la présentation d’ensemble d’un produit, l’existence de la mauvaise foi du demandeur pourrait être établie plus facilement lorsque la liberté de choix des concurrents quant à la forme et la présentation d’un produit est restreinte en raison de considérations d’ordre technique ou commercial, de sorte que le titulaire de la marque est en mesure d’empêcher ses concurrents non seulement d’utiliser un signe identique ou similaire, mais également de commercialiser des produits comparables (point 50 de l’arrêt CJUE du 11 juin 2009 C 529/07 Lindt) .

Aussi, contrairement à ce que soutient la société CeramTec, dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi doit être prise en considération la nature de la marque demandée, en l’espèce une nuance de couleur, ou la forme du produit en couleur, et la circonstance que cette couleur est due ou non à une caractéristique technique du matériau objet d’un brevet. Le titulaire de la marque peut en effet être en mesure, une fois le brevet expiré, de continuer à empêcher la commercialisation par ses concurrents de produits composés de ce matériau ainsi coloré, le composant colorant devant être utilisé dans un certain dosage pour parvenir à un matériau présentant les mêmes caractéristiques de résistance que celui de la société CeramTec.

A cet égard, la société CeramTec ne soutient pas utilement une confusion entre l’appréciation de la mauvaise foi, cause de nullité de la marque au sens de l’article 52 b) du règlement précité, et le motif absolu de refus prévu à l’article 7 1. d) ii) qui exclut l’appropriation à titre de marque d’un signe constitué par la forme ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Ce motif de refus et partant de nullité de la marque, n’est pas exclusif de la prise en considération de cet élément pour caractériser la mauvaise foi du déposant notamment sur son intention au moment du dépôt de détourner le droit des marques aux fins, non pas de se prémunir contre une tentative d’un tiers qui par son arrivée récente sur le marché cherche à profiter de la réputation attachée à la couleur en cause, mais de proroger un monopole précédemment détenu grâce à une invention brevetée récemment tombée dans le domaine public, fin du monopole attendue par la concurrence pour fabriquer les éléments de prothèse dans le même matériau désormais libre de droit.

Ainsi que le soutient la société CeramTec, les marques de l’Union Européenne objets du litige sont enregistrées et présumées valables en application de l’article 99 du règlement n°207/2009. Il appartient en conséquence à la société Coorstek de démontrer que ces enregistrements contreviennent aux dispositions de l’article 52 et notamment de caractériser la mauvaise foi de la société CeramTec lors du dépôt de ces marques le 23 août 2011.

Pour l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, il convient de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

Il ressort des éléments fournis au débat par la société Coorstek, que la société CeramTec, précédemment Cerasiv Gmbh, était jusqu’au 5 août 2011, titulaire d’un brevet européen EP 0 542 815 déposé le 5 août 1991 sous priorité de deux brevets allemands, et intitulé ‘pièce frittée et son utilisation’. Ce brevet porte sur une invention qui vise à mettre à disposition une pièce frittée présentant un niveau de résistance élevée et une bonne résistance à la rupture combinée en même temps avec une dureté élevée ce qui exige une pièce frittée dont la composition est très spécifique. Cette invention couvre donc un matériau céramique composite utilisant l’oxyde de chrome dans une certaine proportion ce pour améliorer la dureté en même temps que la résistance mécanique de ce matériau comme en témoigne la description du dit brevet (page 4 lignes 5 à 8).

Ce matériau dit céramique ZTA mettant en oeuvre l’invention brevetée est utilisé dans la fabrication par la société CeramTec de composants de quatrième génération de prothèses de hanche et du genou sous la marque ‘Biolox Delta’.

La couleur rose de ces composants pour prothèse est due à la présence d’oxyde de chrome dans la composition du matériau.

Si la couleur rose ne figure pas dans le brevet, le dosage d’oxyde de chrome -selon diverses proportions – à l’origine de cette couleur y est toutefois mentionné, ce quand bien même la variation de la proportion d’oxyde de chrome conduit à une différence de couleur allant du blanc au rouge rubis, la proportion de ce composant précisément retenue par la société CeramTec et dont elle

pensait qu’elle était source de solidité du matériau conduit nécessairement à la couleur déposée à titre de marque.

L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’oxyde de chrome n’est qu’un colorant parmi d’autres et que ce composant qui permet d’obtenir la couleur rose n’est pas nécessaire d’un point de vue technique, la couleur rose étant perçue comme une indication d’origine.

En effet, l’intimée établit par de nombreuses pièces versées au débat non utilement critiquées par l’appelante, qu’à la date du dépôt des marques en cause, la société CeramTec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome avait un effet technique et participait de la dureté du matériau objet du brevet et communiquait sur ce point.

Il ressort notamment d’un article intitulé ‘Etat actuel de la recherche en matière de céramique composite Biolox Delta’, daté de 2009 dont M. X, employé entre 2006 et 2018 en qualité de ‘manager Oxyde development’ chez CeramTec, est l’auteur avec MM. Y et Z, que le Biolox Delta est une céramique composite à base d’alumine, que ‘l’idée de départ pour le développement du nouveau matériau consistait à préserver toutes les propriétés souhaitables du Biolox Forte en tant qu’une excellente biocéramique utilisée depuis plus de 30 ans tout en augmentant sa résistance et sa dureté. Ces propriétés sont considérablement améliorées en ajoutant des éléments de renforcement … En plus des composants de renforcement, il existe également des éléments stabilisateurs dopant le matériau. Le chrome ajouté est soluble dans la matrice d’alumine et améliore la dureté du composite. La faible quantité de chrome explique la couleur rose du matériau’ (pièce 49 p.137 de l’intimée). Ce lien entre la présence d’oxyde de chrome et la dureté du composite ainsi que la couleur rose est également fait dans le dossier présenté à la ‘Food and Drug Administration’ tel que modifié en 2008 (FDA) (pièce 151 de l’intimée). En 2010, une plaquette de l’appelante faisait encore état du lien entre l’oxyde de chrome et la dureté du composite (pièce 50 intimée) comme un article de M. X (pièce 97 p.19) de 2013 soit après le dépôt des marques.

Aussi, l’attestation de M. X du 14 février 2020 (pièce 431 appelante) selon laquelle l’hypothèse de travail en développant le matériau ZTA était au sein de la société CeramTec que l’oxyde de chrome ajouté à la céramique ZTA ‘pouvait compenser la réduction de dureté en comparaison avec la céramique en alumine pure’, mais qu’à l’occasion de tests effectués par l’attestant et son équipe entre 2006 et 2011, notamment dans l’utilisation dans les implants dentaires, ‘les tests ont indiqué que le niveau d’oxyde de chrome tel que contenu dans le Biolox Delta n’avait aucun impact sur la dureté et d’autres propriétés pertinentes’, apparaît établie pour les besoins de la présente procédure, les affirmations précitées n’étant corroborées par aucune pièce contemporaine des faits allégués, seules des études publiées à compter de 2014 et donc postérieures aux dépôts des marques en cause, évoquent l’absence d’effet de l’oxyde de chrome sur la dureté.

De même, la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt de la demande d’enregistrement réalisées dans le cadre d’actions initiées par le titulaire de la marque contre des concurrents qu’il estimait contrefaire son droit de propriété industrielle, démontrent l’absence d’effet technique d’un tel composant qui n’aurait de conséquence que sur la couleur du matériau (expertise du 9 septembre 2016 sollicitée par le Landgericht de Stuggart dans le cadre d’un litige opposant la société CeramTec à la société Metoxit, pièce 150 de l’appelante ou expertise diligentée dans le cadre de l’affaire opposant les parties en Allemagne à la demande du tribunal de première instance de Stuttgart reçue le 14 mars 2018, pièce 322 de l’appelante), est indifférente.

Il est en effet démontré qu’au jour du dépôt des marques en cause, la présence d’oxyde de chrome dans la composition du matériau était considérée par la société CeramTec et partant, par ses concurrents et les utilisateurs de l’élément de prothèse tels les chirurgiens orthopédiques, comme participant de la dureté et de la résistance de celui-ci et que la couleur rose de l’élément de la prothèse n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome.

Les affirmations de la société CeramTec selon lesquelles l’intimée a inséré l’oxyde de chrome dans son matériau dans le seul dessein de copier la couleur rose en se fondant sur les déclarations faites par les représentants de cette société devant les juridictions américaines, ne sont pas plus pertinentes pour apprécier la validité de la marque, la société Coorstek ne faisant que reprendre à la demande des clients les proportions d’oxyde de chrome approuvées par les autorités sanitaires pour les implants en céramique dont le matériau était alors tombé dans le domaine public.

De même, est inopérante la circonstance que d’autres concurrents ont fait le choix d’utiliser des couleurs différentes à des fins esthétiques tel le noir pour la société Smith & Nephew et le bleu pour la société Kyocera, ou que les composants de couleur rose de la société CeramTec ne constituent pas une norme pour les implants médicaux. En effet, ainsi qu’il a été ci-avant rappelé, le brevet d’invention précité conférait à la société CeramTec un monopole sur le matériau en cause dont la couleur rose est due à un élément de sa composition soit l’oxyde de chrome, ce qui justifie l’absence chez ses concurrents de prothèses de couleur rose qui pouvaient être considérées comme des contrefaçons du brevet.

Pour apprécier la mauvaise foi, il convient également d’examiner la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de marque et il doit être relevé que la société CeramTec savait que son monopole lié au brevet expirait et que, dès l’année 2009, des concurrents, telle l’intimée, se préparaient à investir le marché avec des produits composés des mêmes céramiques de couleur rose une fois l’invention brevetée tombée dans le domaine public. Elle a donc déposé les marques communautaires quelques jours après l’expiration du brevet alors qu’elle ne l’avait pas fait antérieurement. Si un même produit peut être protégé par plusieurs droits de propriété industrielle, il n’en demeure pas moins que la succession de ces droits ne doit pas servir à protéger la même caractéristique du produit, en l’espèce sa caractéristique technique, pour prolonger indûment le monopole limité à 20 ans initialement conféré par le brevet et ce, sans qu’il puisse être utilement fait grief au tribunal d’avoir confondu entre mauvaise foi du déposant et motif de refus fondé sur les dispositions de l’article 7 1 d) ii) du règlement précité sur la marque communautaire.

La chronologie des événements, soit le dépôt de marque quelques jours après l’expiration du brevet alors que le produit de couleur rose était exploité depuis dix ans déjà par la société CeramTec doit également être prise en considération. L’appelante ne peut valablement invoquer qu’elle était la seule à utiliser cette couleur depuis 2003, alors qu’elle-même considérait que l’oxyde de chrome visé dans le brevet dont elle était titulaire participait de la résistance du matériau breveté. En conséquence, ses concurrents, considérant de même, n’utilisaient pas cette céramique composite contenant de l’oxyde de chrome dont la composition n’était pas dans le domaine public. La circonstance qu’il ne soit pas établi un usage antérieur de la couleur rose par un tiers pour des éléments de prothèse en céramique ne suffit donc pas à démontrer l’absence de mauvaise foi de la société CeramTec, cet élément étant en l’espèce dépourvu de pertinence.

La société CeramTec ne peut pas plus être suivie lorsqu’elle soutient qu’en déposant les marques en cause elle poursuivait un intérêt légitime visant à pérenniser les investissements commerciaux effectués sur la couleur rose alors qu’à la date du dépôt cette société présentait l’oxyde de chrome qui confère la couleur rose en cause comme un composant participant de l’effet technique du matériau objet du brevet et que cette couleur rose n’apparaissait pas être appréhendée par la société déposante comme un signe arbitraire susceptible de distinguer ses produits de ceux de la concurrence. A cet égard, le sondage fourni par la société CeramTec (pièce 71) réalisé en marge du congrès EFORT les 24 et 25 mai 2012 à Berlin auprès des participants est sans pertinence comme l’acquisition du caractère distinctif des signes en cause par l’usage, reconnu par l’EUIPO pour accepter d’enregistrer les marques en cause.

En conséquence, le critère participant de la mauvaise foi est en l’espèce non une volonté pour la société CeramTec d’empêcher des concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose mais de prolonger son monopole et d’empêcher ces concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant de quatrième génération composant ces éléments de prothèse.

En revanche, l’appelante fait valoir avec pertinence que la non révélation à l’EUIPO de l’existence d’un brevet dont elle était titulaire et qui a expiré antérieurement au dépôt des marques dont l’enregistrement est sollicité, ce quand bien même ce brevet porte sur un matériau contenant de l’oxyde de chrome qui donnerait une couleur rose au matériau servant à fabriquer la prothèse, est inopérante à caractériser la mauvaise foi du déposant, celui-ci n’ayant aucune obligation d’information de l’office dans le cadre de la procédure d’examen quant aux droits de propriété industrielle antérieurs dont il serait titulaire, alors que les motifs de refus opposés par l’office étaient fondés sur la seule absence de caractère distinctif des signes en cause.

Il résulte de ce qui précède que la société Ceramtec a procédé aux dépôts des marques en cause dans le dessein de prolonger la protection du matériau objet du brevet pour empêcher ses concurrents de commercialiser des produits de même nature et de même résistance et, partant, protéger l’accès à son marché. Elle a donc agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence ce même si, ultérieurement aux dépôts, il a été révélé que la présence d’oxyde de chrome n’avait pas d’effet sur la résistance du matériau. Elle a donc eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque à savoir l’indication d’origine, la société CeramTec appréhendant la couleur rose à la date du dépôt des marques non comme un signe de ralliement de la clientèle mais comme un effet d’un composant de son matériau qu’elle considérait comme participant à la résistance de celui-ci.

La mauvaise foi de la société Ceramtec à la date du dépôt des marques en cause est donc caractérisée et celles-ci doivent être déclarées nulles sans qu’il y ait lieu de poser les questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, telles que proposées par l’appelante, celles-ci n’étant d’aucune nécessité pour statuer sur la mauvaise foi de l’appelante au moment du dépôt de la marque.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef et en ce qu’il a considéré l’action en contrefaçon de la société CeramTec irrecevable.

— Sur la concurrence parasitaire

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

A titre subsidiaire, la société CeramTec soutient que la société Coorstek a commis des actes de concurrence parasitaire à son détriment en que cette dernière a modifié la couleur de ses composants céramiques initialement blanc/ivoire pour devenir rose dans l’unique but de créer un rattachement avec les composants de couleur rose qu’elle commercialise et de profiter, sans bourse délier de la notoriété de ces composants et de ses investissements.

La seule reproduction par un concurrent de la couleur non protégée par un droit de propriété intellectuelle n’est pas en soit fautive et il appartient à la société CeramTec de démontrer un agissement déloyal de la société Coorstek consistant à tirer indûment profit d’un savoir-faire qui lui est propre ou d’investissements qu’elle aurait consentis pour développer notamment une notoriété ou un produit phare.

Or, il ressort des développements qui précèdent que la nuance de rose des composants commercialisés par l’appelante est due à une proportion d’oxyde de chrome constituant le matériau desdits composants et n’est pas perçue comme un élément arbitraire mais comme une conséquence de la présence de cet oxyde de chrome.

Il en résulte que cette couleur ne peut être considérée comme une valeur économique de la société

CeramTec qui a certes procédé à de lourds investissements concernant le composant Biolox Delta qui a rencontré un succès commercial mondial en raison non de sa couleur mais du matériau innovant qui le constituait et qui selon les attestations versées au débat (40 à 49 appelante) présentent une grande résistance et sur lequel l’appelante a déjà bénéficié d’un monopole de 20 ans conféré par le brevet. Les quelques utilisations de la couleur rose dans des publicités relatives au composant ou l’existence de produits promotionnels de couleur rose (balle de golf, batterie externe de téléphone, clé USB … pièces 351 à 354 appelante), outre que la plupart de ces pièces ne sont pas datées et que la cour n’a pas connaissance du volume des publicités ou de distribution des articles promotionnels en France, ne sont pas suffisantes à caractériser la couleur rose comme une valeur économique de l’appelante qui serait reprise de manière déloyale par la société Coorstek.

La société CeramTec ne peut donc reprocher à la société Coorstek d’utiliser la céramique composite contenant de l’oxyde de chrome dont la composition est désormais dans le domaine public et d’avoir changé la couleur de ses composants pour passer du blanc au rose en reprenant la proportion d’oxyde de chrome qu’elle utilise et qui figure dans les autorisations des autorités sanitaires des produits en cause, alors qu’elle a communiqué sur le composant Biolox Delta entre 2003 et 2013 en relevant que l’oxyde de chrome qui teintait le matériau en rose participait à sa résistance, ce qui a été retenu par ses concurrents, les clients et les utilisateurs qui réclament cette composition, quand bien même elle soutient désormais le contraire une fois son monopole conféré par le brevet expiré.

Les demandes de la société CeramTec au titre de la concurrence parasitaire sont rejetées et le jugement également confirmé de ce chef.

— Sur la demande reconventionnelle de la société Coorstek fondée sur l’abus de droit des marques et abus de position dominante

Il a été ci-avant considéré que la société CeramTec a déposé les trois marques de l’Union européenne n°10 214 195, 10 214 112 et 10 214 179 de mauvaise foi et qu’elles étaient donc nulles.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, ce comportement déloyal est constitutif d’une faute qui engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Le préjudice en lien causal avec cette faute est l’impossibilité pour la société Coorstek, poursuivie pour contrefaçon de marques, d’investir pleinement le marché des composants de prothèse de 4e génération.

Un préjudice s’inférant nécessairement de cet acte de concurrence déloyale fût-il seulement moral, c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire sollicitée par la société Coorstek au motif qu’elle ne démontrait pas un préjudice distinct de celui réparé par l’annulation des marques opposées.

Au vu des éléments dont dispose la cour, il sera alloué à la société Coorstek la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.

Se fondant sur les dispositions de l’article L. 410-2 du code de commerce et l’article 102 du traité de l’Union européenne, la société Coorstek reproche également à la société Ceramtec un abus de position dominante, estimant que l’appelante détient 85% des parts de marché, les implants en céramique composite rose de 4e génération ayant évincé les autres implants céramiques du marché, la détention de droits de propriété industrielle s’analysant comme un avantage industriel susceptible d’être pris en compte.

S’agissant de l’abus de position dominante, il est nécessaire de délimiter le marché pertinent qui s’entend du lieu où se confrontent les offres et une demande de produits ou de services identiques ou substituables.

La société Coorstek définit le marché pertinent comme celui qui se situe en amont de la vente des prothèses de hanche entières aux clients finaux soit la vente/fourniture d’éléments de prothèse de hanche (billes d’articulation céramique s’insérant sur la tige fémorale ou inserts en céramique fixés dans le cotyle modulable qui permet l’utilisation d’insert en métal, plastique ou céramique) aux fabricants d’équipements d’origine. Elle précise que ce marché s’apparente à de la sous-traitance, les divers éléments fournis s’associant avec d’autres éléments détenus ou fabriqués par les fabricants d’équipement d’origine (OEM) pour former des prothèses de hanche complètes.

Néanmoins, aucun élément ne vient conforter la position de la société Coorstek selon laquelle le marché pertinent des produits est étroit et doit être limité aux seuls produits fabriqués avec des matériaux céramiques composites.

En effet, dans sa décision Smith & Nephew en date du 27 mai 2003 (COMP.M/3146), la Commission européenne a identifié (points 11 et 12 de la décision) un seul marché de produits, indépendamment des variations techniques et des méthodes chirurgicales qui différenciaient ces produits en termes de caractéristiques et de prix en raison du degré élevé de substituabilité tant du côté de l’offre que du côté de la demande, l’enquête de marché menée aux fins de la présente opération ayant confirmé que du côté de la demande, la plupart des clients considèrent que les différents modèles sont suffisamment substituables les uns avec les autres et que malgré l’existence de préférences particulières, le personnel médical est généralement familier avec les différentes méthodes chirurgicales et/ou est formé pour faire face à un changement de modèle dans un temps relativement court. En ce qui concerne la substituabilité au niveau de l’approvisionnement, les résultats de l’enquête de la Commission révèlent que tous les grands fabricants de prothèses de hanche spécialisés dans une méthode particulière peuvent facilement passer à une autre méthode sans que cela n’entraîne d’importantes modifications du processus de production ou des coûts plus importants.

Cette position a été suivie par l’Autorité de la concurrence dans sa decision n° 14-CDD-75 du 4 juin 2014 en relevant que la Commission européenne a déjà eu l’occasion de définir, sur le marché aval de la vente des prothèses de hanche aux clients finaux par les OEM, un marché correspondant à une prothèse de hanche totale, sans qu’une segmentation ne puisse être mise en oeuvre du fait des différences de conception pour répondre à des objectifs chirurgicaux.

S’agissant du marché géographique, il ressort de la décision de l’Autorité de la concurrence susmentionnée qu’à la différence des prothèses de hanche, le marché de la sous-traitance aux OEM n’est pas encadré par un régime de remboursement national. Aussi, et ainsi que le relèvent les parties, le marché doit s’analyser au niveau mondial.

Ainsi que le fait valoir l’appelante, le marché pertinent comprend toutes les prothèses de hanche quelle que soit leur matière et est de dimension mondiale. Le chiffre de 85% de parts de marché avancé par la société Coorstek comme ‘crédible’ n’est donc pas démontré au regard du marché pertinent retenu, ce d’autant que comme l’a relevé l’Autorité de la concurrence dans sa décision précitée, la demande de prothèse de hanche externalisée est concentrée, les cinq principaux OEM représentant 80 % du marché aval, ces clients disposant d’un pouvoir de négociation d’autant qu’ils demeurent capables de couvrir l’intégralité de leurs besoins en interne.

La position dominante de la société Ceramtec n’est donc pas caractérisée et c’est à raison que le tribunal a débouté la société Coorstek de ses demandes au titre de l’abus de position dominante. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.

— Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement concernant les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Partie perdante, la société CeramTec est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société

Coorstek, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 50.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Coorstek Bioceramics LLC de sa demande reconventionnelle pour abus de droit des marques;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société CeramTec GmbH à payer à la société Coorstek Bioceramics LLC la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit des marques,

Rejette toute autre demande,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CeramTec GmbH à payer à la société Coorstek Bioceramics LLC la somme complémentaire de 50.000 euros,

Condamne la société CeramTec GmbH aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Marque de couleur : le risque de nullité pour mauvaise foi

Marque de couleur : le risque de nullité pour mauvaise foi

Affaire CeramTec

Nullité de marque de couleur

Appréciation de la mauvaise foi

Nullité de la marque communautaire