Les sociétés School Pack et Sonat en désignant des trousses et des cartables sous le signe OXFORD ont commis contrefait les marques OXFORD de la société Holdham et ont commis une atteinte à leur renommée.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 31 MAI 2023

(n° 082/2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 23/03835 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF4B

Sur requête en omission de statuer de l’arrêt du 11 Janvier 2023 – Cour d’Appel de PARIS Pôle 5 – chambre 1 – RG n° 21/05478

DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. HOLDHAM

Société au capital de 10 315 500 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 352 998 827

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

DEFENDERESSES A LA REQUETE

S.A.R.L. SCHOOL PACK

Société au capital de 75 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CASTRES sous le numéro 394 685 804

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Assistée de la SELARL Jean-Jacques SAVENIER & ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan en la personne de M. [H] [K] (voir avec extrait KBIS)

Représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

Assistée de Me Olivier RICHARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 126

S.A.S.U. SONAT

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me Michèle MERGUI, de la société MERGUI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R275

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:

– Rejeté le moyen tiré de la forclusion par tolérance ;

– Dit qu’en faisant usage non autorisé du signe « OXFORD » pour désigner des trousses scolaires et des cartables, les sociétés School Pack SARL et Sonat SASU ont commis des actes de contrefaçon des marques « OXFORD » n° 1710600 et n° 3163404, dont est titulaire la société Holdham SA ;

– Dit que cet usage non autorisé par les sociétés School Pack SARL a porté atteinte aux marques renommées « OXFORD » n° 1710600 et n° 3163404, dont est titulaire la société Holdham SA ;

– Condamné in solidum les sociétés School Pack SARL et Sonat SASU à payer à la société Holdham SA, la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon et d’atteinte à la renommée des marques OXFORD n° 1710600 et n° 3163404 et la somme de 60.000 euros, en réparation de son préjudice moral .

Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a notamment :

– infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– constaté que la société Holdham a toléré l’usage par la société School Pack de la marque OXFORD n°1374270 depuis 2009 sur les produits de bagagerie scolaire ;

– déclaré irrecevable l’action de la société Holdham en contrefaçon sur le fondement de ses marques OXFORD n°1710600 et n°3163404 ;

– rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation.

Le 17 février 2023, la société Holdham a remis au greffe une requête en rectification d’omission de statuer.

Aux termes de ses dernières observations en réplique notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société Holdham demande à la cour de :

– RECTIFIER l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 11 janvier 2023 en ce que, « rejet[ant] toutes autres demandes contraires à la motivation » alors qu’aucun développement de la motivation ne porte sur l’atteinte à la renommée, il a omis de statuer sur la demande de la société Holdham tendant à voir :

« CONDAMNER in solidum les sociétés School Pack et Sonat à payer à la société Holdham la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon et d’atteinte à la renommée des marques OXFORD n°1710600 et n°3163404 »

En conséquence

– JUGER qu’en faisant un usage non autorisé du signe « OXFORD » pour désigner des trousses scolaires et des cartables, les sociétés School Pack et Sonat a porté atteinte aux marques renommées « OXFORD » n°1710600 et n°3163404, de la société Holdham SA ;

– CONDAMNER in solidum les sociétés School Pack et Sonat à payer à la société Holdham la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’atteinte à la renommée des marques OXFORD n°1710600 et n°3163404 ;

– CONDAMNER in solidum les sociétés School Pack et Sonat à payer à la société Holdham la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– FAIRE interdiction aux sociétés School Pack et Sonat de faire usage directement ou indirectement du signe « OXFORD » ou de tout autre signe reproduisant ou imitant les marques « OXFORD » n°1710600 et n°3163404 de la société Holdham sous astreinte ;

– ORDONNER à la société School Pack de procéder à ses frais au rappel des articles actuellement mis en vente dans toutes les enseignes, et de tous éléments et visuels (supports publi-promotionnels, pages Internet, publication sur les réseaux sociaux, etc.) portant le signe contrefaisant et à leur destruction sous contrôle d’huissier sous astreinte ;

– ORDONNER l’exécution provisoire

– ORDONNER la publication de la décision à intervenir par extraits dans trois journaux ou magazines de diffusion nationale, au choix de la société Holdham, aux frais avancés de School Pack et Sonat, dans la limite de 15.000 euros Hors Taxes par publication selon la forme suivante

« Par décision du [‘], la Cour d’appel de Paris a jugé que les sociétés School Pack et Sonat en désignant des trousses et des cartables sous le signe OXFORD ont commis contrefait les marques OXFORD de la société Holdham et ont commis une atteinte à leur renommée et les a condamnés à verser à Holdham la somme de [‘] € de dommages-intérêts ».

– CONDAMNER solidairement les sociétés School Pack et Sonat à verser à la société Holdham vingt mille (25.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– DEBOUTER School Pack de sa demande de condamnation de la société Holdham au paiement d’une somme de 315.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

– DEBOUTER Sonat de sa demande de condamnation de la société Holdham au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– STATUER CE QUE DE DROIT SUR LES DEPENS.

Dans ses observations en réponse notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la société School Pack demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

‘ REJETER la requête en rectification d’omission de statuer présentée par la société Holdham en date du 17 février 2023 ;

‘ CONFIRMER en toutes ses dispositions son arrêt rendu le 11 janvier 2023 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

‘ RECTIFIER son arrêt rendu le 11 janvier 2023, mais seulement dans les termes suivants :

« Constate que la société Holdham a toléré l’usage par la société School Pack de la marque OXFORD n°1374270 depuis 2009 pour des produits de bagagerie scolaire

Déclare irrecevable l’action de la société Holdham en contrefaçon et en atteinte à ses marques

de renommée OXFORD n°1710600 et n°316340, »

‘ CONFIRMER en toutes ses dispositions le reste de son arrêt rendu le 11 janvier 2023 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

‘ CONDAMNER la société Holdham à verser à la société School Pack la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ CONDAMNER la société Holdham aux entiers frais et dépens.

Aux termes de ses observations notifiées par RPVA le 12 avril 2023, la société Sonat demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

‘ REJETER la requête en rectifi cation d’omission de statuer présentée par la société Holdham en date du 17 février 2023 ;

‘ CONFIRMER en toutes ses dispositions son arrêt rendu le 11 janvier 2023 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

‘ RECTIFIER son arrêt rendu le 11 janvier 2023, mais seulement dans les termes suivants :

« Constate que la société Holdham a toléré l’usage par la société School Pack de la marque OXFORD n°1374270 depuis 2009 pour des produits de bagagerie scolaire

Déclare irrecevable l’action de la société Holdham en contrefaçon et en atteinte à ses marques de renommée OXFORD n°1710600 et n°316340»

‘ CONFIRMER en toutes ses dispositions le reste de son arrêt rendu le 11 janvier 2023 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

‘ CONDAMNER la société Holdham à verser à la société Sonat la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive

‘ CONDAMNER la société Holdham à verser à la société Sonat la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ CONDAMNER la société Holdham aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’omission de statuer

La société Holdham soutient que le jugement dont appel répondait distinctement aux deux demandes formulées, l’une sur le fondement de la contrefaçon de ses marques OXFORD, l’autre sur l’atteinte à la renommée de ses marques OXFORD ; que ces deux moyens étaient développés distinctement dans le corps de ses écritures ; que le dispositif de ses conclusions comportait également deux demandes distinctes ; que la demande fondée sur l’atteinte à la marque de renommée n’était donc pas confondue avec celle fondée sur la contrefaçon de marque ; qu’en se contentant de rejeter son action au motif que celle-ci serait « irrecevable à agir en contrefaçon», la cour d’appel a manifestement omis de statuer sur l’action de Holdham autrement fondée sur l’atteinte à la renommée de ses marques ; qu’en effet, les atteintes à une marque renommée visées par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ne constituent pas une contrefaçon ; qu’aux termes de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, seule l’« action en contrefaçon » dirigée contre une marque postérieure est susceptible d’être considérée comme irrecevable au motif que cette marque aurait été tolérée pendant cinq ans par le demandeur à l’action en contrefaçon ; qu’ainsi l’atteinte à une marque de renommée n’est pas visée par ce motif d’irrecevabilité ; qu’aucun des termes de l’exposé des motifs et du dispositif de l’arrêt du 11 janvier 2023 n’a tranché la demande d’Holdham spécifiquement fondée sur l’atteinte à ses marques de renommée qui figure dans le récapitulatif de ses demandes ; que le fait que l’arrêt ait cité les termes de l’article 9 de la directive du 21 décembre 1988 ne signifie pas que la cour a implicitement statué sur le moyen tiré de la prétendue atteinte aux marques ; qu’elle est donc bien fondée à demander à la cour d’appel de réparer cette omission et d’accueillir favorablement l’ensemble des demandes visées par le dispositif en réparation de l’atteinte portée à ses marques de renommée.

La société School Pack soutient qu’aucune omission de statuer ne peut être reprochée, puisque la cour a précisément indiqué dans le dispositif de l’arrêt qu’elle rejetait les autres demandes des parties contraires à la motivation de son arrêt ; qu’elle invoquait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance d’une manière générale par rapport à l’action intentée sans distinction des moyens en contrefaçon et en atteinte aux marques de renommée ; que la société Holdham n’a jamais soutenu dans le cadre de ses conclusions que le mécanisme de la forclusion par tolérance ne s’appliquerait pas à une action fondée sur l’atteinte portée à une marque de renommée ; qu’elle tente de réouvrir des débats sur un point qu’elle n’a pas développé dans le cadre de ses écritures; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance s’applique à l’action en responsabilité pour atteinte aux marques jouissant d’une renommée ou notoirement connues ; que l’omission n’est pas caractérisée lorsque le juge tranche la question dans le cadre d’une réponse qu’il apporte à un autre chef de demande ; qu’en citant explicitement les dispositions de l’article 9 de la directive européenne n°89/104/CEE du 21 décembre 1988 et en s’appuyant sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance pour rejeter l’action en contrefaçon et l’ensemble des autres moyens, prétentions et demandes de la société Holdham, la cour d’appel de Paris a, implicitement mais nécessairement, statué sur le moyen tiré de la prétendue atteinte aux marques de renommée de la société Holdham dès lors que cette fin de non-recevoir est également applicable à cette action ; que la requête en rectification d’omission de statuer ne saurait conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée ; que c’est ce que tente de faire la société Holdham qui entend obtenir la condamnation de la société School Pack alors que la cour d’appel a jugé que l’action était irrecevable en raison de la forclusion par tolérance.

A titre subsidiaire, elle demande de compléter l’arrêt en retenant que la fin de non-recevoir s’oppose aussi à l’action en responsabilité pour atteinte aux marques de renommée.

La société Sonat soutient que le dispositif de l’arrêt rejette toute autre demande contraire à l’appréciation faite par la cour des faits de l’espèce, et notamment la tolérance par la société Holdham de l’usage critiqué de la marque OXFORD ; qu’il découle de la reconnaissance du bien-fondé de la fin de non-recevoir que la prétendue atteinte à la marque de renommée est également rejetée ; que la cour n’a pas omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée conduisant également à l’irrecevabilité de la demande relative à l’atteinte à la renommée ; que la société Holdham tente une nouvelle fois en détournant l’objet d’une requête en omission de statuer d’obtenir gain de cause et sa condamnation solidairement avec la société School Pack.

Sur ce,

L’article 463 du code de procédure civile prévoit : ‘La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci’.

En l’espèce, il résulte du dispositif des conclusions de la société School Pack reproduit en page 8 de l’arrêt litigieux que celle-ci soulève une ‘irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion’, et demande en conséquence de juger que l’action introduite par la société Holdham sur le fondement des marques OXFORD n°1710600 (n°600) et n° 3163404 (n°404) est irrecevable en raison de la forclusion par tolérance, les mêmes marques étant invoquées au titre de la contrefaçon et de l’atteinte à la renommée, et la fin de non-recevoir étant en conséquence opposée pour l’ensemble de l’action introduite par la société Holdham sur le fondement de ses marques.

Il est en outre constant que la société Holdham n’a pas invoqué, en réponse à ce moyen d’irrecevabilité dans ses conclusions d’appel, que l’irrecevabilité de l’action, ainsi opposée par la société School Pack au titre de la forclusion par tolérance, ne s’appliquait pas à une action fondée sur l’atteinte à la marque de renommée.

Il résulte enfin des motifs de l’arrêt litigieux que dans le paragraphe intitulé en page 13 ‘Sur la forclusion par tolérance’ la cour vise expressément, en page 15 de l’arrêt, l’ancien article L. 716-5 alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle en application duquel est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré, mais aussi l’article 9 de la directive européenne n°89/104 du 21 décembre 1988, à la lumière duquel doit être interprété l’article L. 716-5 susvisé, qui énonce que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure pendant une période de cinq années ne peut plus s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure, de sorte que la forclusion par tolérance s’applique également à une action en responsabilité pour atteinte à une marque de renommée.

Après avoir jugé qu’il se déduit des éléments précis et concordants explicités en page 15 et 16 de l’arrêt que la société Holdham a toléré l’usage de la marque OXFORD par la société School Pack pour des produits de maroquinerie et bagagerie depuis 2009, la cour en conclut dans le dispositif que la société Holdham est irrecevable en son action en contrefaçon sur le fondement des marques Oxford, et que le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions, y compris en conséquence en ce qu’il a ‘dit que cet usage non autorisé par les sociétés School Pack a porté atteinte aux marques renommées OXFORD n°600 et n°404″ et en ce qu’il a ‘condamné in solidum les sociétés School Pack et Sonat à payer à la société Holdham la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon et d’atteinte à la renommée des marques Oxford n° 600 et n°404 (…)’.

Le dispositif de l’arrêt constate que la société Holdham a toléré l’usage par la société School Pack de la marque OXFORD depuis 2009, déclare irrecevable l’action de la société Holdham en contrefaçon sur le fondement deses marques OXFORD n° 1710600 et n°3163404, et rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation.

La cour, qui a ainsi retenu le moyen opposé de l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de la forclusion par tolérance, n’a dès lors pas omis de statuer sur les demandes formées par la société Holdham au titre de l’atteinte à la marque de renommée.

La requête en omission de statuer sera donc rejetée.

Ce n’est qu’à la suite d’une simple omission matérielle que la cour n’a pas ajouté dans les motifs comme dans le dispositif de l’arrêt que l’action de la société Hodham était déclarée irrecevable en contrefaçon et ‘en atteinte à la renommée’ sur le fondement de ses marques OXFORD n°1710600 et n°3163404. Cette omission manifestement matérielle sera en conséquence rectifiée dans les conditions du dispositif ci-après.

Sur la procédure abusive

La société Sonat fait valoir, qu’alors qu’elle avait procédé au retrait des produits litigieux et pleinement collaboré aux opérations de saisie-contrefaçon ayant démontré une très petite quantité de produits prétendument contrefaisants, à savoir 208 trousses, la société Holdham s’acharne à obtenir sa condamnation financière solidairement avec la société School Pack, l’exécution forcée du jugement de l’intégralité de la somme sur ses comptes par saisie attribution l’ayant placée dans une situation inextricable ; qu’elle lui fait subir le poids d’une procédure judiciaire abusivement longue et coûteuse. Elle demande la condamnation de la société Holdham à la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive.

La société Sonat sera cependant déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute de la part de la société Holdham, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement,

Vu l’arrêt rendu par cette chambre le 11 janvier 2023 sous le numéro de répertoire général 21/5478,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’omission de statuer par la société Holdham,

Rectifie une omission matérielle,

Dit qu’à la page 16 de l’arrêt (3ème ligne avant la fin) la phrase ‘est dès lors irrecevable en son action en contrefaçon sur le fondement de ses marques OXFORD n°600 et n°404″ doit être remplacée par ‘est dès lors irrecevable en son action en contrefaçon et en atteinte à la renommée sur le fondement de ses marques OXFORD n°600 et n°404″,

Dit que dans le dispositif à la page 18 de l’arrêt, la phrase ‘Déclare irrecevable l’action de la société Holdham en contrefaçon sur le fondement de ses marques OXFORD n°1710600 et n°3163404″ doit être remplacée par ‘Déclare irrecevable l’action de la société Holdham en contrefaçon et en atteinte à la renommée sur le fondement de ses marques OXFORD n°1710600 et n°3163404″,

Rejette les demandes formées au titre de la procédure abusive,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,

Dit que les dépens de la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor Public, et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Holdham à verser à ce titre aux sociétés School Pack et Sonat, la somme de 5 000 euros, à chacune.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE