Lorsqu’une contrefaçon est de grande qualité, le risque existe désormais de ne pas pouvoir prouver la contrefaçon. Dans cette affaire, la société Converse a été déboutée de sa demande de contrefaçon à l’égard de pairs de basquettes Converse commercialisées par un tiers.

Délit de contrefaçon

Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

En application de l’article 9 du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ayant abrogé le règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, le titulaire de la marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

En l’espèce, la contrefaçon n’a pas été jugée établie. Les défauts de fabrication relevés par la société Converse sur des exemplaires de basquettes commercialisés par un tiers ne pouvaient établir la preuve du défaut d’authenticité des chaussures litigieuses. La société aurait du présenter aux juges une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques précises et invariables de points de contrôle objectifs des chaussures sortant des usines fabriquant des chaussures Converse.

D’une manière générale, le tribunal a précisé qu’il ne disposait pas d’éléments objectifs pour que ces comparaisons soient pertinentes. En effet, aucun élément ne permettant de déterminer avec précision quels sont les critères qui constituent une “Converse authentique”, la société ne versant pas au débat le cahier des charges imposé à ses fabricants. Si pour des raisons de secret de fabrication, cette absence de production est compréhensible, en tout état de cause, la société Converse n’a pas sollicité une mesure d’instruction qui aurait permis dans des conditions respectant la confidentialité de donner ces éléments. Elle ne justifiait pas non plus des conditions dans lesquelles elle faisait respecter son cahier des charges auprès de ses 456 sous traitants. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’était pas établi que les paires de chaussures estimées contrefaisantes ne constituaient pas des produits authentiques.

Règle de l’épuisement des droits

Lorsque les produits commercialisés ne sont pas contrefaisants, le titulaire des droits peut se heurter au principe de l’épuisement des droits. En vertu de l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, “le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement”.

L’article 13 du règlement sur la marque communautaire contient des dispositions similaires. Ainsi, le droit conféré par la marque française ou communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire son usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire ou un tiers autorisé par lui, comme son licencié. En effet, le consentement à une première commercialisation des produits revêtus de la marque dans l’Etat d’où ils sont importés implique qu’ils peuvent ensuite librement circuler sur le territoire de l’Espace économique européen.

C’est à la partie qui invoque l’épuisement des droits d’en rapporter la preuve. Cependant, la Cour de justice de l’Union européen a dit pour droit dans l’arrêt Van Doren (C54-244/00) que la charge de la preuve doit être aménagée en raison des impératifs de protection de la libre circulation des marchandises lorsque l’importateur parallèle rapporte à titre préalable la preuve d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux. Dans ces conditions, il appartient au titulaire de la marque de prouver que les produits ont été mis initialement dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l’Espace économique européen.

Si la notion d’authenticité du produit n’est pas un critère pour apprécier la contrefaçon, les textes français et communautaires se référant à l’absence de consentement du titulaire de la marque, la mise en œuvre de la règle de l’épuisement des droits implique qu’elle porte sur des produits authentiques, c’est à dire fabriqués en l’espèce sous le contrôle de la société Converse, par ses sous traitants, à défaut ces produits ne pouvant avoir été mis sur le marché européen avec le consentement du titulaire de la marque.

Mots clés : Epuisement des droits

Thème : Epuisement des droits

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2012 | Pays : France