En vertu des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L’action en contrefaçon vise à sanctionner l’atteinte à un droit privatif alors que l’action en concurrence déloyale repose sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, de sorte que la demande additionnelle, relative à des agissements déloyaux et parasitaires qui auraient eu pour effet de causer un préjudice économique et d’entraver le développement d’activités, présentée pour la première fois en appel ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de la marque est donc nouvelle (irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d’appel).

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/08606 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CB7FO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 2ème section – RG n° 18/14144

APPELANT

M. Y X

De nationalité française

[…]

93400 SAINT-OUEN

Représenté par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 498

INTIMÉE

S.A.S. CANAL TOYS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 404 154 080

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480

Assistée de Me Pouya AMIRI plaidant pour la SELARL L & KA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K 176

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHÉE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire•

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Karine ABELKALON, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

Y X expose travailler dans le domaine artistique et être le président de l’association GRAFFART dont le siège se trouve à Saint-Ouen. Il indique être titulaire de la marque verbale française GRAFF’ART CITY, enregistrée auprès de l’INPI le 5 février 2010 sous le numéro 3710928, pour désigner les produits et services suivants:

– En classe 20 : «Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques;»

– En classe 24 : «Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à usage textile ; tissus élastiques; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l’exception de l’habillement);»

– En classe 25 : «Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements»;

– En classe 35 : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques.»

Il indique être également titulaire des sites internet www.graffart.fr et www.graffartpresse.fr.

La société CANAL TOYS se présente comme étant spécialisée depuis plus d’une vingtaine d’années dans la création, le développement et la fabrication de jouets, et principalement dans le domaine des loisirs créatifs.

Au cours de l’année 2017, Y X indique avoir constaté que la société CANAL TOYS commercialisait un coffret de jouet de graffitis sous le signe «GRAFF’ART STUDIO».

Suite à mise en demeure infructueuse de cesser de commercialiser le coffret de jeu qu’il aurait envisagé lui même de mettre sur le marché, Y X a, par acte du 30 octobre 2018, fait assigner la société CANAL TOYS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.

Par jugement rendu le 29 mai 2020 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

– Dit que Monsieur Y X est recevable en ses demandes,

– Dit que la société CANAL TOYS est irrecevable en ses demandes reconventionnelles relatives à la validité de la marque n°3710928 pour défaut de distinctivité et défaut d’usage sérieux,

– Déboute Monsieur Y X de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque,

– Condamne Monsieur Y X à 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– Condamne Monsieur Y X à verser à la société CANAL TOYS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne Monsieur Y X aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL L & KA AVOCATS-KAB conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. Y X a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2020.

Vu les dernières conclusions numérotées 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2021 par Y X, appelant et intimé incident, qui demande à la cour, de:

– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 29 mai 2019 ;

En conséquence,

– CONSTATER le caractère contrefaisant de l’utilisation du signe «GRAFF’ART STUDIO » par imitation de la marque antérieure « GRAFF’ART CITY » ;

– CONSTATER qu’en reproduisant à l’identique le prototype de jeu de graff créé par Monsieur X et en le commercialisant sous le signe « GRAFF’ART STUDIO », la société CANAL TOYS a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de Monsieur Y X ;

– CONSTATER que ces actes sont fautifs et permettent d’engager la responsabilité de leurs auteurs,

En conséquence,

– DIRE ET JUGER qu’en utilisant le signe « GRAFF’ART STUDIO » en l’apposant sur ses boites de jeux la société CANAL TOYS a commis un acte de contrefaçon de la marque « GRAFF’ART CITY » n° 3710928 ;

– INTERDIRE à la société CANAL TOYS de distribuer et commercialiser tant en France qu’à l’étranger le produit GRAFF’ART STUDIO, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit directement ou indirectement par personne interposée ;

– CONDAMNER la société CANAL TOYS à verser à Monsieur Y X la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ;

– CONDAMNER la société CANAL TOYS à procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux nationaux de son choix sans que cette exigence de publication n’excède 30.000 euros.

En tout état de cause ;

– CONDAMNER la société CANAL TOYS à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur Y X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– CONDAMNER la société CANAL TOYS aux entiers frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions numérotées 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2022 par la société CANAL TOYS, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:

– DIRE ET JUGER que la société CANAL TOYS est recevable et bien fondée en son appel incident et en l’ensemble de ses moyens, prétentions, demandes, fins et conclusions ;

– Y FAIRE DROIT

– CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :

– Débouté Monsieur Y X de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque

– Condamné Monsieur Y X à 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– Condamné Monsieur Y X à verser à la société CANAL TOYS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AVOCATS ‘ KAB conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

– INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :

– Dit que la société CANAL TOYS est irrecevable en ses demandes reconventionnelles relatives à la validité de la marque n°3710928 (défaut de distinctivité et défaut d’usage sérieux).

Statuant à nouveau,

Sur l’action en contrefaçon de marque

A titre principal,

– CONSTATER le défaut d’enregistrement de la marque « GRAFF’ART CITY » dans la classe 28,

– DIRE ET JUGER inopposable la marque « GRAFF’ART CITY » à l’exploitation du jeu GRAFF’ART STUDIO par la société CANAL TOYS, et DEBOUTER Monsieur Y X de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque

A titre subsidiaire,

– CONSTATER le caractère usuel du terme GRAFF’ART et corrélativement l’absence de distinctivité de la marque « GRAFF’ART CITY »,

– DÉCLARER la nullité de la marque « GRAFF’ART CITY » n°103710928 déposée le 5 février 2010 à l’INPI ;

A titre infiniment subsidiaire

– CONSTATER que M. Y X ne justifie pas d’un usage réel et sérieux de la marque française « GRAFF’ART CITY », n°103710928 déposée le 5 février 2010 à l’INPI,

– PRONONCER la déchéance de M. Y X, et le cas échéant de Monsieur Z A, sur ses (leurs) droits afférents à la marque française « GRAFF’ART CITY », n°103710928 déposée le 5 février 2010 à l’INPI, et ce pour l’intégralité des produits et services visés à son dépôt.

– ORDONNER la transmission du jugement de déchéance à intervenir à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques dans les termes du dispositif, en application des dispositions de l’article L. 714-7, R. 714-2 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ,

– AUTORISER la société CANAL TOYS à procéder elle-même à cette inscription, faute pour M. Y X d’y avoir procédé dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

Sur l’action en concurrence déloyale ou parasitaire

A titre principal,

– JUGER irrecevables les demandes et prétentions formulées par Monsieur Y X au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire, comme étant nouvelles en cause d’appel,

A titre subsidiaire,

– Les juger infondées et débouter Y X de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;

En tout état de cause :

– DEBOUTER MONSIEUR Y X de l’intégralité de ses demandes ;

– DIRE ET JUGER opposable toutes les dispositions de l’arrêt à intervenir à l’égard de Monsieur Z A, coindivisaire de la marque GRAFF’ART CITY ;

– CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la société CANAL TOYS la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– CONDAMNER Monsieur Y X à régler à la société CANAL TOYS la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

MOTIFS DE L’ARRÊT

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef non contesté du jugement

La cour constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit que M. Y X est recevable en ses demandes.

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en nullité de la marque GRAFF’ART CITY

A titre liminaire, si la société CANAL TOYS considère qu’en la déclarant irrecevable en ses demandes sans qu’une demande de M. Y X n’ait été formulée à ce titre, le tribunal a statué ultra petita et a attenté au principe du respect du contradictoire, elle ne formule cependant aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures qui seul, saisit la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.

La société CANAL TOYS soulève la nullité de la marque déposée par M. Y X en raison de son défaut de caractère distinctif et d’usage sérieux.

Cependant, comme l’a relevé le tribunal, la marque en cause dont la nullité est poursuivie par la société CANAL TOYS, a été déposée pour les produits des classes 20, 24 et 25 et pour les services de la classe 35 alors que les actes qui sont reprochés à la société CANAL TOYS portent exclusivement sur l’utilisation du signe «GRAFF’ART STUDIO» dans le cadre de la commercialisation d’un coffret de jeu, qui ne relève d’aucune de ces classes de produits et services. Aussi, dans la mesure où les produits et services visés à l’enregistrement de la marque litigieuse ne sont ni identiques ni similaires au produit exploité par la société CANAL TOYS, cette dernière doit être déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles, en ce qu’elles sont sans lien suffisant avec la demande principale.

En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef.

– Sur la contrefaçon de la marque GRAFF’ART CITY

M. Y X soutient le bien fondé de ses demandes au titre de la contrefaçon. S’il reconnaît que la marque GRAFF’ART CITY n’a pas été déposée en classe 28 qui comprend essentiellement des jouets, il fait cependant valoir qu’elle a été déposée en classe 35 qui comprend ainsi « les services des établissements se chargeant essentiellement de communications au public, de déclarations ou d’annonces par tous les moyens de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de services », de sorte que la commercialisation d’une boîte de jeux intitulée «GRAFF’ART STUDIO» portant sur un kit pour réaliser des graffiti, doit être considéré à tout le moins comme un produit similaire ou complémentaire à ceux visés dans l’enregistrement. Ainsi, l’appelant considère que la dénomination GRAFF’ART constitutive de la marque et du nom commercial opposés, représente au sein du signe GRAFF’ART STUDIO l’élément dominant et que la comparaison entre les signes en conflit établit des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles de nature à caractériser un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

En réponse, la société CANAL TOYS fait valoir que la marque « GRAFF’ART CITY » n’est pas déposée dans la classe 28 afférente aux jeux et jouets et qu’ainsi, M. Y X ne peut opposer sa marque « GRAFF’ART CITY » à la commercialisation de son jeu GRAFF’ART STUDIO. En outre, elle fait valoir que la classe 35 n’a aucunement pour vocation de désigner des activités de « promotion ou de diffusion » « autour » d’un courant artistique tel que le graffiti puisqu’elle vise à protéger des services et produits de la gestion des affaires commerciales et administratives et qu’en tout état de cause, une boîte de jeu ne peut être considérée comme similaire ou complémentaire à une activité de «promotion et de diffusion » d’un courant artistique. La société CANAL TOYS conclut en conséquence à l’absence d’actes de contrefaçon.

La cour rappelle qu’en vertu de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors applicable, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.»

Or, comme déjà examiné ci dessus, dans la mesure où le signe exploité par la société CANAL TOYS concerne exclusivement un coffret de jeux, produit qui n’est ni identique ni similaire à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, les premiers juges ont justement retenu qu’en l’absence de tout risque de confusion, aucun acte de contrefaçon de marque n’est caractérisé, sans qu’il soit dès lors nécessaire de procéder à la comparaison des signes en cause. Il y a seulement lieu pour la cour d’ajouter que si la marque déposée par M. Y X a effectivement été déposée en classe 35 qui vise les services de «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents;bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques», il ne peut être raisonnablement soutenu par l’appelant que l’apposition du signe «GRAFF’ART STUDIO» sur une boîte de jeux relèverait d’un service similaire aux services liés à la publicité de la classe 35.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé de ce chef.

– Sur la recevabilité des demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire

La société CANAL TOYS considère qu’est irrecevable, puisque nouvelle, la demande relative à des agissements déloyaux présentée pour la première fois en appel, alors que seule une demande en contrefaçon avait été formée devant les premiers juges.

Y X répond que la prétention sur le fondement de la concurrence déloyale tend aux mêmes fins que l’action initiale en contrefaçon, à savoir l’interdiction de la fabrication et de la commercialisation du produit litigieux GRAFF’ART STUDIO et le versement de dommages et intérêts.

Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Or, l’action en contrefaçon vise à sanctionner l’atteinte à un droit privatif alors que l’action en concurrence déloyale repose sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, de sorte que la demande additionnelle, relative à des agissements déloyaux et parasitaires qui auraient eu pour effet de causer un préjudice économique à M. Y X et de l’entraver dans le développement de ses activités, présentée pour la première fois en appel ne tend pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon de la marque enregistrée sous le n° 37109928 formée devant les premiers juges et est donc nouvelle.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes ainsi formulées par Y X pour la première fois en cause d’appel, qui ne sont pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance et ne sont pas liées à la survenance ou la révélation d’un fait nouveau.

– Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La société CANAL TOYS considère que M. Y X a intenté une action sans fondement à son encontre alors même qu’il a été a été mis en mesure, par courrier recommandé antérieur à l’assignation, de prendre conscience de l’absence de tous droits sur la marque GRAFF’ART CITY et qu’il a donc agi abusivement à son égard.

La cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société CANAL TOYS ne démontre pas la faute commise par M. Y X qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Elle ne démontre pas en outre l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de la procédure abusive formulées par la société CANAL TOYS et de réformer sur ce point le jugement déféré.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile

M. Y X, succombant, sera condamné aux dépens d’appel, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner M. Y X à verser à la société CANAL TOYS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. Y X au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

L’infirme de ce chef,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Déboute la société CANAL TOYS de sa demande formulée au titre de la procédure abusive,

Condamne M. Y X aux dépens d’appel,

Condamne M. Y X à verser à la société CANAL TOYS une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE